“專利代理師”，究竟是代理師還是設計師？

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作者：羅韜 中炬知識產權

原標題：專利代理師，究竟是代理師還是設計師

近日，隨著國務院常務會議通過《專利代理條例(修訂草案)》，修訂及送審歷時數年的新專利代理條例即將實施；此次修訂的一個重大變化是將從事專利代理工作的職業(yè)名稱由“專利代理人”修改為“專利代理師”；這意味著“專利代理人”這一自我國專利法頒布實施以來就存在的職業(yè)名稱將成為歷史；從宏觀上看，此次名稱的修改改善了專利代理人這一從事嚴謹法律工作、匯集著高素質人才的職業(yè)群體經常被客戶與其它職業(yè)代理人混為一談的尷尬局面，一定程度上提升了專利代理專業(yè)人員的社會認知度，也體現國家對這一群體人員的尊重，同時該修訂草案中還擬將“參與專利有關的訴訟”納入到專利代理機構的業(yè)務范圍之內，有助于提升專利代理人員提升業(yè)務能力提供更強大的動力。在本文中筆者嘗試從專利法及相關法律法規(guī)中對于專利代理的定義，結合行業(yè)現狀介紹專利代理的工作內容及發(fā)展方向。

一、專利代理的定義

現行《專利代理條例》第二條規(guī)定，專利代理是指專利代理機構以委托人的名義，在代理權限范圍內，辦理專利申請或者辦理其他專利事務。具體而言，專利代理是在申請專利、進行專利許可貿易或者解決專利糾紛的過程中，專利申請人（或者專利權人）委派具有專利代理人資格、且在國家知識產權局批準設立的專利代理機構中執(zhí)業(yè)的人員，作為委托代理人，在委托權限內，以委托人的名義按照專利法的規(guī)定向國家知識產權局辦理專利申請或其它專利事務所進行的民事法律行為。此外，專利代理還包括接受專利權無效宣告請求人或專利權人的委托，作為委托代理人，在委托權限內，以委托人的名義，按照專利法的規(guī)定向專利復審委員會辦理專利權無效宣告請求的相關事宜。

由上述定義可知，專利代理具有以下特點：

1）專利申請人或無效宣告請求人的委托對象為專利代理機構而非專利代理人；

2）從事專利代理的人員需具有專利代理人資格且在國家知識產權局批準設立的專利代理機構中執(zhí)業(yè)；

3）在專利申請人、專利權人或無效宣告請求人的委托權限內辦理委托事項；

4）專利代理亦與民法意義上的代理行為相同，是一種民事法律行為；

上述規(guī)定已然將從事專利代理工作的人員，與從事與專利有關事務工作的其他人員相區(qū)別，明確規(guī)定從專利代理的人員必須是具有專利代理人資格且在符合規(guī)定的代理機構中執(zhí)業(yè)。

同時根據現行《民事訴訟法司法解釋》第八十七條以及《行政訴訟法司法解釋》第三十三條的規(guī)定：專利代理人經中華全國專利代理人協會推薦，可以在專利糾紛案件中擔任訴訟代理人。通過前述的規(guī)定可知，專利代理的范圍還可由上述的專利申請、無效宣告程序代理擴展到與專利有關的訴訟代理。在當前訴訟法加大對訴訟代理人身份及資格進行限制的環(huán)境下，前述規(guī)定也一定程度上說明了與專利有關的訴訟中關于事實認定的特殊性，以及專利代理人員參與此類訴訟的必要性。

二、發(fā)明人、專利權人、專利設計師與專利代理師的關系

在專利授權公告文件中的著錄項目主要涉及到的主體包括專利權人、發(fā)明人、代理人，專利權人即是作為申請人向國家知識產權局提出專利申請的申請人，也是專利代理活動中的委托人，通常是做出發(fā)明創(chuàng)造的人或者組織做出發(fā)明創(chuàng)造的組織；發(fā)明人是對專利的技術方案做出實質性貢獻的自然人；代理人包括專利代理機構與專利代理人，是對代理此項專利的申請工作的人，也是專利代理活動中的被委托人。前述三者中，專利權人與發(fā)明人可以是同一人，發(fā)明人也可是受專利權人雇傭的職務發(fā)明者；而專利權人與代理人即是委托與被委托的關系。

對于專利設計人，法律上并無明確的定義，類似等同于專利發(fā)明人，而業(yè)內對于此稱謂也褒貶不一，有指幫助專利申請人正確規(guī)劃專利申請策略及時機，分解技術方案從而達到較佳的保護目的策劃人員；也有指針對技術層次較低甚至本不具備專利性技術，通過從無到有的“設計”編撰，使其通過審查獲得授權的“設計”人員。很顯然，前述對于專利設計人的定義差異較大，在專利代理中的價值更是差異明顯，前者在于保證專利權人在專利授權后的權益，后者則單純?yōu)榱藵M足某些政策或項目對于企業(yè)知識產權的要求。

而事實上，在專利代理的過程中，對申請人的專利申請時機，以及技術方案中需要獲得專利保護的技術單元進行規(guī)劃也是專利代理工作必不可少的部分，一般在完成了這項工作后，才進行撰寫專利申請文件及答復審查意見通知書等我們所熟知的專利代理工作；前述的專利申請時機與技術單元規(guī)劃亦可稱之為專利設計或申請策略規(guī)劃。即從這個角度講，在一個完善的專利代理工作中，專利設計與我們常規(guī)理解的專利代理應當是遞進的關系，兩部分工作均是為了提升專利質量為目的。

三、在專利確權與維權中專利代理師的作用

目前，中國專利代理機構2000余家，執(zhí)業(yè)專利代理人約為1.7萬人，而2017年僅發(fā)明專利的申請量就達到了138.2萬件。對照前述的兩個數據，很顯然目前執(zhí)業(yè)專利代理人的數量并不能滿足龐大的專利申請量，而實踐中也并非每個專利的申請人都會委托專利代理機構為其代理申請，那么是否對于專利申請而言，是否委托代理機構代理對于申請人來說究竟有什么區(qū)別呢？我們可以參考如下兩個案例：

【案例1】公開號為CN106744545A的中國發(fā)明專利申請，其獨立權利要求如下：

1.一種用于物料混合裝置的提升機構，包括提升機構，其特征在于：所述提升機構由左提升裝置、右提升裝置、底座板、左立柱架、右立柱架、左滑動組件、右滑動組件構成，左提升裝置設置在左立柱架左端，右提升裝置設置在右立柱架右端，左立柱架與右立柱架之間通過設置在左立柱架與右立柱架之間的底座板連接；所述左立柱架內側設置左滑動組件、右立柱架內側設置右滑動組件；所述左提升裝置、右提升裝置機構相同，相對設置；所述左立柱架、右立柱架結構相同，相對設置；所述左滑動組件、右滑動組件結構相同，相對設置。

【案例2】公開號為CN206897619U的中國實用新型專利，其獨立權利要求如下：

1.一種輥壓機配料提升機自動篩分裝置，由物料、篩板篩、篩孔、穩(wěn)流倉組成，其特征是：配料站送來的物料先通過篩板篩分一次，部分細粉直接進入V選進行成品篩選，相對較粗的物料進入穩(wěn)流倉，通過輥壓機擠壓，促進輥壓機的有效做功，穩(wěn)流倉細粉相對減少，下料也趨于平穩(wěn)，配料提升機下料溜上部約2米長的部分更換為布滿直徑為Φ14mm的篩板，并用耐磨堆焊條對孔間進行堆焊，在篩板下料制作一集料裝置與V選直接連接。

【案例1】與【案例2】均是有關提升機構結構的專利的獨立權利要求，根據其公開文件的著錄項目顯示，其未委托專利代理機構。

針對上述【案例1】，即便不考慮該專利實際解決的技術問題，該專利申請在獨立權利要求中所記載的技術特征數量也明顯偏多，并且在對提升機構的結構組成限定時，使用了封閉式的限定方式，同時其提升裝置、立柱架、滑動組件相互之間的關系及連接并不明確，而相對設置的限定方式也可能存在一種以上的理解。換言之，這樣的描述不僅易出現描述不清楚以及缺少必要技術特征的缺陷，封閉式的限定方式還極大的限縮了專利的保護范圍。

針對上述【案例2】，同樣對于篩分裝置的結構組成采用了封閉式的限定方式，并且使用了諸如“配料站送來的物料先通過篩板篩分一次，部分細粉直接進入V選進行成品篩選”等等的方法特征來限定自動篩分裝置的結構，這樣的撰寫方式無疑是不清楚的，且基本不用再討論其限定的保護范圍是否合理，因為其限定的技術手段與技術主體本身是存在矛盾的；同時該申請還直接將具體的尺寸和規(guī)格限定在了獨立權利要求中，亦屬于嚴重限縮專利保護范圍的情形。

根據現行《專利法》第第五十九條規(guī)定：發(fā)明或者實用新型專利權的保護范圍以其權利要求的內容為準，說明書及附圖可以用于解釋權利要求的內容?！蹲罡呷嗣穹ㄔ宏P于審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋》（法釋[2009]21號）第七條規(guī)定：人民法院判定被訴侵權技術方案是否落入專利權的保護范圍，應當審查權利人主張的權利要求所記載的全部技術特征。被訴侵權技術方案包含與權利要求記載的全部技術特征相同或者等同的技術特征的，人民法院應當認定其落入專利權的保護范圍；被訴侵權技術方案的技術特征與權利要求記載的全部技術特征相比，缺少權利要求記載的一個以上的技術特征，或者有一個以上技術特征不相同也不等同的，人民法院應當認定其沒有落入專利權的保護范圍。

由上述規(guī)定可知，專利申請的權利要求、尤其是獨立權利要求所記載的技術特征，將直接影響專利授權后的保護范圍，因而如何在滿足《專利法實施細則》第五十三條所規(guī)定的駁回情形的基礎上，盡量的爭取專利的保護范圍是申請人所需要考慮的。根據上述的規(guī)定也就不難理解，為什么目前的司法實踐中大量的專利無法進行維權，以至于大量的專利權人認為中國的專利司法保護環(huán)境惡劣，專利權人的權益得不到保證。其實究其根本，是由于專利權人的權利要求相對于侵權產品而言，無法滿足上述司法解釋對于侵權判定方式的規(guī)定，即專利的權利要求無法全面覆蓋侵權產品，且侵權產品也不能與專利的權利要求構成等同侵權的情形。同時在專利侵權訴訟實踐中，對于專利權利要求中記載的技術特征也需要進行正確的劃分與解釋，用以與侵權產品的結構特征進行對比，技術對比是否得當也是法院最終裁判侵權事實是否成立的關鍵。在這一點上，理工科背景且長期從事專利代理工作的專利代理人顯然比普通律師更具有優(yōu)勢，通過解釋和說明專利與侵權產品的異同，可以幫助法官正確判斷專利侵權糾紛中涉及的事實，有助于專利侵權訴訟程序順利進行。

簡而言之，專利申請文件的權利要求書就好比專利的申請人與國家簽訂的一紙合同，國家在專利授權后按照“合同條款”的約定對申請人的技術進行保護，因此在申請之前，申請人需要對“合同條款”進行仔細斟酌。這就如同在民法實踐中，雙方當事人簽訂書面合同時，當中涉及的條款需經由專業(yè)的律師擬定或審核，以至于妥善約定及明確合同雙方當時人在合同中的權利和義務；專利申請的過程亦是如此，專利代理師在前述“合同”簽訂的過程中，能使專利申請人的權益得到保證，不至于出現專利權人手持專利證書而無法維權的尷尬局面。

四、目前政策引導下的專利代理方向

2017年，國家知識產權局公布了《專利質量提升工程實施方案》，當中明確了堅持市場導向、價值驅動，營造良好的專利保護環(huán)境，培育充滿活力的專利運營市場；其中主要包括 “四大重點工程”具體包括發(fā)明創(chuàng)造與專利申請質量提升工程、專利代理質量提升工程、專利審查質量提升工程以及嚴格保護和高效運用促進專利質量提升工程；此外，在方案中還提出了完善法律法規(guī)及相關政策、營造以質量為導向的輿論環(huán)境、加強審查質量流程保障等“八大基礎支撐”，從而確保專利質量提升工程落到實處、取得實效。

筆者認為，在上述《專利質量提升工程實施方案》的引導之下，專利代理機構及專利代理人的業(yè)務方向也將逐漸返璞歸真，將更多的專業(yè)力量應用在具有市場競爭力、且在領域中占據前沿地位的技術的專利申請上，在面對此類方案時，前期以設計師的角色做好申請規(guī)劃策略，應用現行《專利法》允許的方式搶占申請先機，后期以代理師的角色斟酌專利權利要求的保護范圍就顯得尤為重要。

除此之外，對于產品上市前的防侵權檢索，行業(yè)專利數據分析、預警、尋找技術空白這類專利代理的衍生業(yè)務也將逐漸成為未來的主流業(yè)務之一；而專利代理師，無論是專利申請的設計規(guī)劃者還是代理者，都需將提升專業(yè)能力與業(yè)務水平來滿足市場競爭中客戶不斷增長的知識產權需求；以上為筆者長期從事專利代理的一些感悟和理解，如有不當之處，請予以諒解并批評指正。

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作者：羅韜 中炬知識產權

編輯：IPRdaily趙珍          校對：IPRdaily縱橫君

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