檢索之「專利無效」檢索

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作者：楊亞茹  北京品源專利代理有限公司

原標(biāo)題：檢索之專利無效檢索

專利無效檢索，一方面，可以是企業(yè)在主動(dòng)維權(quán)前，通過針對(duì)自身專利進(jìn)行專利有效性檢索，來了解專利的穩(wěn)定性，以幫助企業(yè)作出是否釆取維權(quán)行動(dòng)的決策；另一方面，也可以是企業(yè)在遭遇競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的專利攻擊時(shí)，通過針對(duì)對(duì)方起訴所依據(jù)專利進(jìn)行專利無效檢索，來收集能無效該專利的文獻(xiàn)證據(jù)，幫助企業(yè)在無效宣告程序中取得勝利。

引言

專利檢索常見的有專利主題檢索、專利性檢索、專利無效檢索以及專利侵權(quán)檢索，其中，專利主題檢索一般是指在技術(shù)開發(fā)之前進(jìn)行的檢索，企業(yè)為了了解技術(shù)領(lǐng)域的研究現(xiàn)狀以確定研究方向而進(jìn)行的檢索；專利性檢索一般是指專利申請(qǐng)過程中且在專利授權(quán)前，審查員對(duì)專利申請(qǐng)中的技術(shù)方案進(jìn)行新穎性和創(chuàng)造性的檢索；專利無效檢索一般是指在專利授權(quán)后，無效請(qǐng)求人根據(jù)專利法的相關(guān)規(guī)定以破壞專利穎性、創(chuàng)造性為目的進(jìn)行的檢索，或者專利權(quán)人在侵權(quán)訴訟前為分析專利權(quán)的穩(wěn)定性而進(jìn)行的檢索（也稱專利穩(wěn)定性檢索）；專利侵權(quán)檢索是指被訴侵權(quán)人基于“現(xiàn)有技術(shù)抗辯原則”為了維護(hù)自身利益，以破壞涉案專利新穎性、創(chuàng)造性為目的進(jìn)行的檢索。不同類型的專利檢索，檢索策略也不盡相同。

專利無效檢索，一方面，可以是企業(yè)在主動(dòng)維權(quán)前，通過針對(duì)自身專利進(jìn)行專利有效性檢索，來了解專利的穩(wěn)定性，以幫助企業(yè)作出是否釆取維權(quán)行動(dòng)的決策；另一方面，也可以是企業(yè)在遭遇競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的專利攻擊時(shí)，通過針對(duì)對(duì)方起訴所依據(jù)專利進(jìn)行專利無效檢索，來收集能無效該專利的文獻(xiàn)證據(jù)，幫助企業(yè)在無效宣告程序中取得勝利。專利無效檢索中若想要檢索到有用的對(duì)比文件，一般比較耗費(fèi)時(shí)間，而一個(gè)操作性高的檢索流程，則可在一定程度上提高專利無效檢索的效率，接下來就介紹一個(gè)專利無效檢索中比較通用的檢索流程。

1、專利無效宣告的法律條款

在進(jìn)行專利無效檢索前，要明白哪些類型的證據(jù)可作為專利無效宣告的理由，這樣可有針對(duì)性地進(jìn)行專利穩(wěn)定性分析或者專利無效分析。

《專利法》第45條規(guī)定，自國務(wù)院專利行政部門公告授予專利權(quán)之日起，任何單位或個(gè)人認(rèn)為該專利權(quán)的授予不符合專利法有關(guān)規(guī)定的，可以請(qǐng)求專利復(fù)審委員會(huì)宣告該專利權(quán)無效。

《專利法實(shí)施細(xì)則》第65條第2款規(guī)定，前款所稱無效宣告請(qǐng)求的理由，是指被授予專利的發(fā)明創(chuàng)造不符合專利法第2條（保護(hù)客體類型）、第20條第1款（保密審查）、第22條（發(fā)明和實(shí)用新型授權(quán)條件：三性）、第23條（外觀設(shè)計(jì)專利授權(quán)條件）、第26條第3款（說明書清楚完整，公開充分）、第4款（權(quán)利要求書以說明書為依據(jù)）、第27條第2款（外觀設(shè)計(jì)的照片應(yīng)清楚）、第33條（修改不得超范圍）或者本實(shí)施細(xì)則第20條第2款（獨(dú)權(quán)包括必要技術(shù)特征）、第43條第1款（分案申請(qǐng)修改不得超原申請(qǐng)范圍）的規(guī)定，或者屬于專利法第5條（違反國家法律等）、第25條的規(guī)定（客體范圍），或者依照專利法第9條（同樣的發(fā)明創(chuàng)造只能授予一項(xiàng)專利權(quán)以及先申請(qǐng)?jiān)瓌t）規(guī)定不能取得專利權(quán)。

2、專利無效檢索的檢索流程

1）整理目標(biāo)專利的基本信息

首先，確定目標(biāo)專利的法律狀態(tài)及權(quán)利歸屬，這關(guān)系到無效檢索的工作意義，避免因失誤引起不必要的檢索。

確認(rèn)目標(biāo)專利基本信息后，明確目標(biāo)專利的申請(qǐng)日、公開日、以及授權(quán)公告日，然后從目標(biāo)專利的審查意見通知書、引用文獻(xiàn)以及無效訴訟歷史檔案（如果有的話）方面著手，審查意見通知書中通常會(huì)提到審查員針對(duì)目標(biāo)專利所檢索的影響目標(biāo)專利新穎性或創(chuàng)造性的對(duì)比文件，我們通過查閱目標(biāo)專利的審查意見通知書即可得到與目標(biāo)專利較為相近的對(duì)比文件；目標(biāo)專利的引用文獻(xiàn)即申請(qǐng)人在專利申請(qǐng)文件中提到的最接近的現(xiàn)有技術(shù)，同理，申請(qǐng)人一般不會(huì)將與目標(biāo)專利中的技術(shù)方案最接近的現(xiàn)有技術(shù)放在目標(biāo)專利的申請(qǐng)文件中；雖然專利無效行政訴訟遵循"一事不再理"原則，但如果能了解到目標(biāo)專利之前的無效訴訟歷史情況，特別是在歷次訴訟中被原告所釆用的所有證據(jù)文獻(xiàn)及他們的證據(jù)組合方式，我們可以提取前人檢索到的有價(jià)值的證據(jù)文獻(xiàn)，拋棄前人無用的證據(jù)以及證據(jù)組合方式，在很大程度上可以提高效率。此方法也可以推演應(yīng)用到查詢目標(biāo)專利的同族專利的審查意見通知書、引用文獻(xiàn)和無效行政訴訟歷史方案。

2）分析目標(biāo)專利的技術(shù)方案

在檢索之前，對(duì)技術(shù)方案的正確分析是進(jìn)行有效檢索和判斷技術(shù)方案是否具備新穎性和創(chuàng)造性的基礎(chǔ)。專利申請(qǐng)文件中，權(quán)利要求書中的每一項(xiàng)權(quán)利要求就是一個(gè)完整的技術(shù)方案，因此，在進(jìn)行專利無效檢索之前，要正確分析每一個(gè)權(quán)利要求請(qǐng)求保護(hù)的技術(shù)方案。

3）確定目標(biāo)專利的技術(shù)領(lǐng)域

影響一個(gè)技術(shù)方案的新穎性的文獻(xiàn)所記載的內(nèi)容應(yīng)當(dāng)與該目標(biāo)專利中的技術(shù)方案實(shí)質(zhì)上相同，并且兩者適用于相同的技術(shù)領(lǐng)域、解決相同的技術(shù)問題、具有相同的預(yù)期技術(shù)效果。因此，在該技術(shù)方案所屬的技術(shù)領(lǐng)域檢索最可能檢索到影響目標(biāo)專利新穎性或創(chuàng)造性的對(duì)比文件。通過查詢目標(biāo)專利的著錄項(xiàng)目可以確定目標(biāo)專利所屬技術(shù)領(lǐng)域，即IPC分類號(hào)。

如果上述技術(shù)領(lǐng)域中沒有檢索到影響目標(biāo)專利新穎性或創(chuàng)造性的對(duì)比文獻(xiàn)，一般情況下，還應(yīng)當(dāng)檢索功能類似的技術(shù)領(lǐng)域。具體地說，如果確定技術(shù)方案位于IPC的“應(yīng)用分類”位置，則應(yīng)考慮檢索相應(yīng)“功能分類”位置的技術(shù)領(lǐng)域，或功能相同或相近的其他“應(yīng)用分類”位置的技術(shù)領(lǐng)域。例如，一個(gè)技術(shù)方案涉及的是“心臟瓣膜”，該技術(shù)方案所屬的技術(shù)領(lǐng)域是A61F2/24，該分類位置為“應(yīng)用分類”，屬于一種應(yīng)用于心臟的“閥”。與之相應(yīng)的通用的閥的“功能分類”為F16K，因此對(duì)該技術(shù)方案進(jìn)行檢索時(shí)，還應(yīng)考慮是否需要將檢索范圍擴(kuò)展到功能分類位置F16K以及其他閥的特殊應(yīng)用位置，例如F16N23/00“控制閥的特殊應(yīng)用”。

值得一提的是，是否需要將檢索范圍擴(kuò)展到功能相似的領(lǐng)域，主要取決于技術(shù)領(lǐng)域的轉(zhuǎn)換是否具有顯而易見性。如果一個(gè)技術(shù)方案特別強(qiáng)調(diào)其技術(shù)改進(jìn)是針對(duì)特殊用途進(jìn)行的，該技術(shù)方案是將通用的裝置或方法針對(duì)特殊用途進(jìn)行了相應(yīng)的改進(jìn)，此時(shí)就沒有必要一味地?cái)U(kuò)展檢索的技術(shù)領(lǐng)域了。

4）確定基本檢索要素

所謂基本檢索要素是指從技術(shù)方案中提煉出來的，最能夠體現(xiàn)技術(shù)方案的基本構(gòu)思的可檢索的要素。如果檢索結(jié)果的技術(shù)方案包含了這些檢索要素，就可以使用該文獻(xiàn)評(píng)價(jià)目標(biāo)專利的新穎性；如果檢索結(jié)果的技術(shù)方案缺少基本檢索要素中的任何一個(gè)，則該技術(shù)方案有可能用于評(píng)價(jià)目標(biāo)專利的創(chuàng)造性。因此，提出基本檢索要素的目的在于利用可檢索的要素來表達(dá)技術(shù)方案，以便在數(shù)據(jù)庫中查找影響新穎性或創(chuàng)造性的文獻(xiàn)。

從技術(shù)方案提取基本檢索要素的張就是對(duì)技術(shù)方案進(jìn)行分析和分解的過程，將哪些技術(shù)特征和/或技術(shù)特征的組合作為基本檢索要素，是由它們?cè)谶_(dá)到發(fā)明所解決的技術(shù)問題或達(dá)到的技術(shù)效果中是否起到了關(guān)鍵作用所決定的。

基本檢索要素可以用分類號(hào)表達(dá)，也可以用關(guān)鍵詞表達(dá)。

5）構(gòu)造檢索式

檢索式中可以包含關(guān)鍵詞、分類號(hào)、申請(qǐng)人、發(fā)明人、申請(qǐng)日、公開日等多個(gè)信息，檢索式是檢索策略的表達(dá)，完整有效的檢索式能夠提高檢索效率，一般包括五類檢索式：僅用關(guān)鍵詞構(gòu)建的檢索式、僅用確切分類號(hào)構(gòu)建的檢索式、用關(guān)鍵詞配合分類號(hào)構(gòu)建的檢索式、僅用專利權(quán)人構(gòu)建的檢索式及用專利權(quán)人配合關(guān)鍵詞或分類號(hào)構(gòu)建的檢索式。在這里分享一個(gè)構(gòu)造檢索式的小竅門，在確定檢索策略后，打開佰騰網(wǎng)的高級(jí)檢索頁面，在對(duì)應(yīng)的欄目中輸入基本檢索要素的信息，可自動(dòng)生成一個(gè)初級(jí)的檢索式，然后再根據(jù)自己確定的檢索策略重新修改初級(jí)檢索式中不符合檢索策略要求的邏輯表達(dá)，最終形成符合檢索策略的檢索式。該方法特別適用于在EPO、USPTO、KIPRIS等外國專利數(shù)據(jù)庫中進(jìn)行外文檢索，只需要將檢索式中的中文關(guān)鍵詞或者其他信息替換為相應(yīng)的文種，即可通過檢索式在外國專利數(shù)據(jù)中進(jìn)行檢索，可大大提高了檢索效率。

6）檢索結(jié)果的內(nèi)容篩選

結(jié)合附圖以及快速瀏覽摘要的方式進(jìn)行判斷，并將疑似破壞新穎性/創(chuàng)造性的對(duì)比文件保存，這個(gè)過程實(shí)際上就是以目標(biāo)專利的技術(shù)方案為基礎(chǔ)，對(duì)所命中的對(duì)比文件進(jìn)行初步的新穎性和創(chuàng)造性的判斷。作為初步篩選，快速瀏覽的對(duì)象是附圖和摘要。

仔細(xì)閱讀疑似破壞新穎性/創(chuàng)造性的對(duì)比文件的全文，以便進(jìn)行新穎性/創(chuàng)造性的判斷。

若通過初步確定的檢索式未找到破壞新穎性/創(chuàng)造性的對(duì)比文件，可在檢索式中刪去關(guān)于時(shí)間的限定，這是因?yàn)橛袝r(shí)候從目標(biāo)專利中提取的關(guān)鍵詞并不是以前所屬技術(shù)領(lǐng)域技術(shù)人員針對(duì)該技術(shù)方案的統(tǒng)稱，可檢索近期的專利文獻(xiàn)中是否對(duì)該技術(shù)方案進(jìn)行描述，然后對(duì)檢索到的相關(guān)文獻(xiàn)進(jìn)行追蹤檢索，即查看相關(guān)文獻(xiàn)的引用文獻(xiàn)以及優(yōu)先權(quán)文獻(xiàn)。

確定最合適的對(duì)比文件，可以從以下幾個(gè)角度確定最合適的對(duì)比文件：

第一，一篇能夠破壞新穎性/創(chuàng)造性的文獻(xiàn)；

第二，不能破壞新穎性和創(chuàng)造性，但是相同的技術(shù)特征的數(shù)目最多的文獻(xiàn)；

第三，與實(shí)施例最接近的文獻(xiàn)；

第四，容易與另一篇文獻(xiàn)結(jié)合，即存在結(jié)合啟示，且這種結(jié)合的啟示較之其他文獻(xiàn)而言說服力更強(qiáng)。

7）填寫檢索報(bào)告

檢索報(bào)告用于記載檢索的結(jié)果，特別是記載構(gòu)成相關(guān)現(xiàn)有技術(shù)的文獻(xiàn)。

3、總結(jié)

總而言之，無效檢索是一個(gè)需要“人”(經(jīng)驗(yàn)和技能）和“物”(數(shù)據(jù)和工具）完美配合的既需“套路”（檢索流程）又要“誠意”（大量時(shí)間）的工作。

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作者：楊亞茹   北京品源專利代理有限公司

編輯：IPRdaily趙珍          校對(duì)：IPRdaily縱橫君

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