「捐獻(xiàn)原則」在專利確權(quán)過程中的應(yīng)用

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原標(biāo)題：捐獻(xiàn)原則在專利確權(quán)過程中的應(yīng)用

案號：(2017)京行終1082號

關(guān)鍵詞：捐獻(xiàn)原則、確權(quán)、無效、專利

【案情簡介】

案涉專利：專利號為201010602968.3、名稱為“冷光片瓶貼及其防水制造工藝”的發(fā)明專利（簡稱本專利）。本專利中關(guān)于電池盒的設(shè)置方式包括兩種實(shí)施方案：一、電池盒完全隱藏于瓶底；二、電池盒暴露于瓶底外。

專利權(quán)人：陳華清

無效程序：針對本專利，東莞明馳公司以本專利權(quán)利要求1-7不具備創(chuàng)造性為由，向?qū)＠麖?fù)審委員會提出無效宣告請求。陳華清對權(quán)利要求作出修改，修改后的權(quán)利要求2中包含上述實(shí)施方案一，即電池盒完全隱蔽于瓶底。用于評價(jià)修改后權(quán)利要求2的創(chuàng)造性的證據(jù)1公開了上述實(shí)施方案二，即電池盒暴露于瓶底外。專利復(fù)審委員會經(jīng)審理作出第27224號無效宣告請求審查決定，宣告本專利修改后的權(quán)利要求2無效。

一審：陳華清不服并向北京知識產(chǎn)權(quán)法院提起訴訟，請求撤銷第27224號決定。北京知識產(chǎn)權(quán)法院判決駁回陳華清的訴訟請求。

二審：陳華清不服原審判決并向北京市高級人民法院提起上訴，請求撤銷原審判決及第27224號決定。其主要理由為：第27224號決定在評價(jià)權(quán)利要求2的創(chuàng)造性時(shí)遺漏了區(qū)別技術(shù)特征“所述電池盒底座的外形設(shè)計(jì)為充分配合瓶子底部的形狀，可以很隱蔽的裝在瓶子底部”。

【裁判結(jié)果】

撤銷國家知識產(chǎn)權(quán)局專利復(fù)審委員會作出的第27224號無效宣告請求審查決定。

【法律評析】

二審法院認(rèn)為：專利權(quán)人在撰寫權(quán)利要求2時(shí)僅記載了電池盒底座“可以很隱蔽的裝在瓶子底部”，并沒有要求保護(hù)“安放在底座上”的技術(shù)方案，對于明顯排除在權(quán)利要求保護(hù)范圍之外的技術(shù)方案，應(yīng)視為“捐獻(xiàn)”，不應(yīng)讀入權(quán)利要求中。因此，專利復(fù)審委員會在評價(jià)權(quán)利要求2的創(chuàng)造性時(shí)遺漏了區(qū)別技術(shù)特征“所述電池盒底座的外形設(shè)計(jì)為充分配合瓶子底部的形狀，可以很隱蔽的裝在瓶子底部”。

《最高人民法院關(guān)于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應(yīng)用法律若干問題的解釋》規(guī)定：“對于僅在說明書或者附圖中描述而在權(quán)利要求中未記載的技術(shù)方案，權(quán)利人在侵犯專利權(quán)糾紛案件中將其納入專利權(quán)保護(hù)范圍的，人民法院不予支持?！?可見，捐獻(xiàn)原則來源于專利侵權(quán)訴訟程序。通過引入捐獻(xiàn)原則能夠進(jìn)一步明確權(quán)利要求的保護(hù)范圍，從而為有效解決專利侵權(quán)糾紛提供幫助。

然而，本案中僅涉及專利的創(chuàng)造性判斷問題，二審法院在涉及創(chuàng)造性判斷的確權(quán)過程中引用捐獻(xiàn)原則，這種做法是否合適呢？筆者持贊同態(tài)度。

對于在說明書中披露而未寫入權(quán)利要求的技術(shù)方案，如果不適用捐獻(xiàn)原則，雖然對專利權(quán)人的保護(hù)是較為充分的，但這一方面會給專利申請人規(guī)避對較寬范圍的權(quán)利要求的審查提供便利，另一方面會降低權(quán)利要求的劃界作用，使專利權(quán)保護(hù)范圍的確定成為一件過于靈活和不確定的事情，增加了公眾預(yù)測專利權(quán)保護(hù)范圍的難度，不利于專利公示作用的發(fā)揮以及公眾利益的維護(hù)。

具體到本案，引入捐獻(xiàn)原則后，使本專利權(quán)利要求2中電池盒的設(shè)置方式明確解釋為僅指“電池盒完全隱藏于瓶底”，同時(shí)明確排除本專利說明書和證據(jù)1中均公開的“電池盒暴露于瓶底外”這一實(shí)施方案，這就使權(quán)利要求2中“所述電池盒底座的外形設(shè)計(jì)為充分配合瓶子底部的形狀，可以很隱蔽的裝在瓶子底部”這一技術(shù)特征得到了更為明確的解釋，也為該技術(shù)特征相對于證據(jù)1能夠構(gòu)成區(qū)別技術(shù)特征提供了更為有力的理論支撐。

當(dāng)然，如果允許在確權(quán)過程中引入捐獻(xiàn)原則，需要確保捐獻(xiàn)原則在專利確權(quán)過程和專利侵權(quán)程序中應(yīng)用的一致性。如果在專利侵權(quán)程序中使用捐獻(xiàn)原則確定權(quán)利要求的內(nèi)容，將權(quán)利要求朝著更小保護(hù)范圍的方向解釋，而在專利確權(quán)過程中又不使用捐獻(xiàn)原則確定權(quán)利要求的內(nèi)容，將權(quán)利要求朝著更大保護(hù)范圍的方向解釋，那么這顯然對專利權(quán)人是不利的，專利權(quán)人將處于兩頭吃虧的境地。

【律師點(diǎn)睛】

捐獻(xiàn)原則的作用是進(jìn)一步明確權(quán)利要求的保護(hù)范圍，對于權(quán)利要求中未記載而在說明書或者附圖中有明確描述的技術(shù)方案，可應(yīng)用捐獻(xiàn)原則將其排除在專利權(quán)保護(hù)范圍之外。盡管捐獻(xiàn)原則來源于專利侵權(quán)程序，但在專利確權(quán)過程中，同樣存在權(quán)利要求中未記載而在說明書或者附圖中有明確描述的技術(shù)方案的情況，而此時(shí)也同樣需要先對專利權(quán)保護(hù)范圍作出進(jìn)一步明確，才能更有效地確定權(quán)利要求中的區(qū)別技術(shù)特征，因此，將捐獻(xiàn)原則的判斷方法引入專利確權(quán)過程中有其基礎(chǔ)和必要性。

從專利撰寫的角度來看，專利文件為了滿足充分公開、權(quán)利要求書得到說明書支持等要求，需要在說明書中列舉多個(gè)實(shí)施例。此時(shí)，需要特別注意權(quán)利要求對技術(shù)方案的包容性，不論是采用上位概括還是并列的撰寫方式，都要防止遺漏已記載在說明書或者附圖中的技術(shù)方案，否則基于捐獻(xiàn)原則，該技術(shù)方案將被排除在專利權(quán)保護(hù)范圍之外，視為專利權(quán)人對該技術(shù)方案的主動放棄，該技術(shù)方案將無償捐獻(xiàn)給社會大眾，這對專利權(quán)人將是極為不利的。

來源：江蘇專利信息服務(wù)中心

作者：李湘群

編輯：IPRdaily趙珍          校對：IPRdaily縱橫君

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