實用新型的創(chuàng)造性如何不同于發(fā)明？

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作者： 鄧超  法學博士

供稿：IP法微信公眾號

原標題：實用新型的創(chuàng)造性如何不同于發(fā)明？

我國的專利法中規(guī)定了三種專利類型，分別是涉及技術(shù)方案的發(fā)明和實用新型、以及涉及工業(yè)外觀的外觀設(shè)計。外觀設(shè)計的保護對象是外觀（形狀、圖案、色彩），比較容易與發(fā)明和實用新型的保護對象（技術(shù)方案）區(qū)分開。但發(fā)明和實用新型的保護對象相同，都是技術(shù)方案，往往使得二者難以區(qū)分。

二者的區(qū)別簡介如下：

首先，根據(jù)專利法第2條的定義，實用新型不能保護涉及方法的技術(shù)方案。

換言之，雖然發(fā)明和實用新型的保護對象都是抽象的技術(shù)方案（例如，專利產(chǎn)品受到保護的客體并非是該產(chǎn)品本身，而是該產(chǎn)品中體現(xiàn)的抽象的技術(shù)方案），但是實用新型要求該技術(shù)方案能夠承載于有形介質(zhì)（產(chǎn)品）上，而不能沒有承載介質(zhì)（例如方法）。另外，實用新型只保護其形狀、構(gòu)造在視覺上能掌握的產(chǎn)品，而不能保護微觀的材料組分。

其次，根據(jù)專利法42條，實用新型的保護期為10年，短于發(fā)明20年的保護期。

另外，根據(jù)專利法35條，只有發(fā)明才需要經(jīng)過實質(zhì)審查，而實用新型沒有實質(zhì)審查（雖然審查部門會對實用新型的新穎性進行選擇性審查）。

最后，根據(jù)專利法22條3款，發(fā)明和實用新型的創(chuàng)造性標準不同。

發(fā)明需要具有“突出的實質(zhì)性特點和顯著的進步，而實用新型則需要具有“實質(zhì)性特點和進步”。即，發(fā)明的創(chuàng)造性要高于實用新型的創(chuàng)造性。

由于實用新型的保護范圍更小，保護期更短，沒有實質(zhì)審查，創(chuàng)造性更低，因此常常被稱為“小發(fā)明”。我國對于使用實用新型來維權(quán)并沒有太苛刻的要求，一般在起訴前出具評價報告即可（評價報告的結(jié)論為負面也沒關(guān)系）。因此，在實踐中，實用新型的申請量和維權(quán)量都多于發(fā)明。在迄今為止最大額的專利侵權(quán)案件中，正泰公司就是用一件實用新型專利起訴了國際巨頭施耐德電器，在一審勝訴后，二審中雙方達成和解，施耐德電器向正泰公司支付1.57億元人民幣的補償金。

但是有關(guān)實用新型專利的一個問題迄今為止仍然沒有得到充分探討，即，其創(chuàng)造性問題。專利法22條3款的規(guī)定過于籠統(tǒng)，無法直接適用，從該條能得到的結(jié)論只是實用新型的創(chuàng)造性要低于發(fā)明。在更為具體的《審查指南》中，其IV.VI-4部分規(guī)定了實用新型的創(chuàng)造性與發(fā)明的創(chuàng)造性區(qū)別在于：1.評價實用新型的現(xiàn)有技術(shù)的技術(shù)領(lǐng)域一般是其所屬的技術(shù)領(lǐng)域，而發(fā)明的現(xiàn)有技術(shù)的技術(shù)領(lǐng)域可以擴展到所有技術(shù)領(lǐng)域；2.評價實用新型的現(xiàn)有技術(shù)一般不超過2篇，而發(fā)明的現(xiàn)有技術(shù)的數(shù)量沒有限制。在發(fā)明或?qū)嵱眯滦拖鄬τ谝黄嗤I(lǐng)域的現(xiàn)有技術(shù)是否具有創(chuàng)造性時，二者不存在差別。因為此處，是否存在技術(shù)啟示或者是否容易被本領(lǐng)域技術(shù)人員想到是一個“有或無”、“是或否”的問題，而非“多或少”、“難或易”的問題。換言之，在使用2篇以內(nèi)的相同技術(shù)領(lǐng)域的現(xiàn)有技術(shù)來評價創(chuàng)造性時，針對發(fā)明和實用新型的創(chuàng)造性應(yīng)該得出相同的結(jié)果。

這一結(jié)論對于現(xiàn)實具有一定的指導意義，因為我國的專利法允許針對同一技術(shù)方案同日申請發(fā)明和實用新型，這是我國特有的制度。其原因在于1985年最初制定專利法時規(guī)定的先申請原則僅限于他人，而不包括同一申請人（同日或不同日）提交同樣的發(fā)明創(chuàng)造。因此，同一申請人同日或不同日提出的同樣發(fā)明創(chuàng)造不能適用先申請原則駁回也不能以此無效。為了彌補這一漏洞，1993年的專利法實施細則12條追加了禁止重復(fù)授權(quán)原則，但不禁止同一申請人同日提交兩件申請，即不禁止“雙重申請”，但禁止“雙重授權(quán)”。

在“雙重申請”的情況下，如果實用新型先授權(quán)，之后發(fā)明由于相同或相似技術(shù)領(lǐng)域的2篇以內(nèi)的現(xiàn)有技術(shù)而駁回，并且該駁回決定生效，那么理論上，先得到授權(quán)的實用新型也是不穩(wěn)定的，因為該實用新型相對于發(fā)明被駁回中使用的2篇以內(nèi)的現(xiàn)有技術(shù)不具有創(chuàng)造性。有一種理解是，例如相對于兩篇相同領(lǐng)域的現(xiàn)有技術(shù)是否具有創(chuàng)造性，實用新型的創(chuàng)造性標準要低于發(fā)明。此時如果達不到發(fā)明的創(chuàng)造性標準，那么可能會符合實用新型的創(chuàng)造性標準。但如上所述，這一理解在法律、規(guī)章層面沒有基礎(chǔ)。因為二者的創(chuàng)造性差異僅在于技術(shù)領(lǐng)域和現(xiàn)有技術(shù)的數(shù)量，在相對于現(xiàn)有技術(shù)是否容易想到方面，二者的標準相同，結(jié)論均為“是”（容易想到）或“否”（不容易想到），而不存在程度的問題（比如，發(fā)明非常不容易想到，實用新型比較不容易想到）。

但在現(xiàn)實中發(fā)生過如下案例：權(quán)利人同日申請了發(fā)明和實用新型，且實用新型先得到授權(quán)，之后發(fā)明在實審中被審查員指出相對于1篇本領(lǐng)域的對比文件不具有創(chuàng)造性，權(quán)利人于是放棄了發(fā)明申請沒有進行答復(fù)。日后，權(quán)利人以實用新型起訴，侵權(quán)訴訟中的被告作為無效請求人使用發(fā)明實審中的那1篇對比文件來無效該實用新型，卻被復(fù)審委維持了專利權(quán)有效！復(fù)審委在無效決定中認為，在對比文件的基礎(chǔ)上結(jié)合公知常識獲得該實用新型權(quán)利要求1的技術(shù)方案對本領(lǐng)域技術(shù)人員而言并非顯而易見。由于種種原因，侵權(quán)訴訟中的被告即無效請求人沒有針對該無效決定進行起訴。

這一案例似乎又顛覆了上述結(jié)論。一個解釋是，權(quán)利人雖然在實審中放棄了發(fā)明專利申請，但不代表其認可了審查員在實審中給出的審查意見。但是我國直到2018年6月15日才出臺了“針對發(fā)明專利申請，在第一次審查意見通知書答復(fù)期限屆滿前主動申請撤回的，可以退還50%的實質(zhì)審查費”的政策，彼時，申請人不答復(fù)審查意見通知書并沒有合理的理由，一般難以被認為不認可審查意見的結(jié)論。更為合理的解釋是，雖然《審查指南》規(guī)定了“本領(lǐng)域技術(shù)人員”這一概念，試圖將創(chuàng)造性的判斷標準客觀化，但在判斷創(chuàng)造性的實際操作中，仍然是由專利局或復(fù)審委的審查員以及法官等個體來進行判斷的，因此，不可避免地會導致標準不統(tǒng)一。尤其是，發(fā)明的創(chuàng)造性主要是由專利局的審查員在實質(zhì)審查階段進行判斷，而實用新型的創(chuàng)造性是由復(fù)審委的審查員在無效階段進行判斷的。

綜上，雖然針對同日申請，如果發(fā)明因為2篇以內(nèi)的相同領(lǐng)域的現(xiàn)有技術(shù)被駁回，那么理論上該實用新型相對于該現(xiàn)有技術(shù)也不具有創(chuàng)造性，但實際上該實用新型并非必然被無效，其仍然具有一定的價值。

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作者： 鄧超  法學博士

供稿：IP法微信公眾號

編輯：IPRdaily趙珍          校對：IPRdaily縱橫君

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