從一個案例看「本國優(yōu)先權」的謹慎使用

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作者：張建鵬  北京連和連知識產權代理有限公司代理人

原標題：從一個案例看本國優(yōu)先權的謹慎使用

長期以來，審查員和申請人及專利代理人將注意力貫注于專利權的實質性缺陷，特別是有無新穎性和創(chuàng)造性方面，忽略了優(yōu)先權的主張能不能得到在先申請的支持。如果將新穎性和創(chuàng)造性的論證看做是維護專利權的“下游水質”是否清澈，那么優(yōu)先權能不能成立則關系到該專利權是不是具有穩(wěn)定的“水源”。只有優(yōu)先權主張能夠得到堅實的基礎，后續(xù)的專利權才有可能維持穩(wěn)定，本文擬從一個案例探討當前優(yōu)先權特別是本國優(yōu)先權中存在的問題及應對之策。

（一）引言

長期以來，審查員和申請人及專利代理人將注意力貫注于專利權的實質性缺陷，特別是有無新穎性和創(chuàng)造性方面，忽略了優(yōu)先權的主張能不能得到在先申請的支持。如果將新穎性和創(chuàng)造性的論證看做是維護專利權的“下游水質”是否清澈，那么優(yōu)先權能不能成立則關系到該專利權是不是具有穩(wěn)定的“水源”。只有優(yōu)先權主張能夠得到堅實的基礎，后續(xù)的專利權才有可能維持穩(wěn)定，本文擬從一個案例探討當前優(yōu)先權特別是本國優(yōu)先權中存在的問題及應對之策。

（二）案情回顧

專利權人厚德食品股份有限公司（以下簡稱厚德公司）提出了申請?zhí)枮?01210535868.2，發(fā)明名稱為“一種蛋制品及其加工方法、加工蛋制品的裝置”，申請日為2012年12月12日，公開日為2013年3月3日的發(fā)明專利申請，而后又提出了主張該在先申請的優(yōu)先權，申請日為2013年06月19日，申請?zhí)枮?01310131560.6，發(fā)明名稱為“一種蛋制品及其加工方法、加工蛋制品的裝置”的在后專利申請。該在后申請于2013年8月14日公開，并于2014年7月24日通過實質審查獲得專利授權。

此后，本案的專利權人厚德食品股份有限公司與被疑專利侵權人大連綠雪蛋品發(fā)展有限公司（以下簡稱綠雪公司）陷入專利侵權訴訟，厚德公司的訴訟請求先后被北京知識產權法院（2015）京知行初字第2004號一審判決和北京市高院（2016）京行終5664號判決駁回，申請?zhí)枮?01310131560.6涉案專利在綠雪公司向專利復審委員會提出的專利無效程序中因相對于已經公開的在先申請201210535868.2不具有新穎性和創(chuàng)造性被全部無效。

其中，厚德公司和綠雪公司的爭議的焦點就是上述在先申請的發(fā)明主題與涉案專利的發(fā)明主題是否一致，如果兩者不發(fā)明主題一致則涉案專利的優(yōu)先權不能成立，在涉案專利的申請日前已經公開的在先申請將構成涉案專利的現(xiàn)有技術，能夠用于評價其新穎性和創(chuàng)造性。北京知識產權法院和北京市高院及專利復審委員會最終的態(tài)度都是，該優(yōu)先權不成立。

（三）申請人主張本國優(yōu)先權的原因簡析

本案所涉及的在先申請與主張該在先申請的優(yōu)先權的涉案專利的區(qū)別主要在于涉案專利將獨立權利要求1中的原料“雞蛋粉”擴展為“蛋粉或蛋液干物質”，將從屬權利要求5中的微波處理時間由“130-150秒”擴展為“130-300秒”（申請文件及審查意見通知書和無效宣告請求審查決定書等讀者可通過中國專利電子申請網等自行查閱，此處不再贅述）。

根據(jù)專利法第34條的規(guī)定，除非申請人主動請求早日公布其發(fā)明專利申請的內容，否則原則上發(fā)明專利采取滿十八個月公開的原則，同時，根據(jù)中國專利電子申請網的公開記錄，申請人的確在提出發(fā)明專利申請的同時提出了提前公開和同時進行實質審查的要求，可見申請人對于專利盡早授權的期望。據(jù)此分析，申請人主張本國優(yōu)先權的行為實際上導致了其授權時間的延遲，這應該并非其本意。涉案發(fā)明專利于2014年7月24日獲得專利授權，8月27日才辦理授權登記，而陷入與該權利人的侵權訴訟之爭的大連綠雪蛋品發(fā)展有限公司于同年8月11日就已經向專利復審委員會發(fā)起了對該專利申請的無效訴訟。

因此，筆者冒昧地揣測，專利權人的申請是有的放矢，期望其專利權的授權越快越好，并盡快依據(jù)獲得授權的專利申請發(fā)起專利侵權訴訟，但隨后意識到由于在先申請的撰寫失誤導致保護范圍過小，難以將被疑侵權技術方案涵蓋進去，而在先申請已經公開，無法撤回，直接提交新的申請則意味著該在先申請構成現(xiàn)有技術將嚴重影響在后申請的授權前景，故而采取了主張本國優(yōu)先權的辦法以實現(xiàn)合理規(guī)避該已經公開的在先申請造成的負面影響。

（四）申請人在主張本國優(yōu)先權時的失誤分析

申請文件的撰寫的好壞直接關系到后續(xù)維權能否順利，雖然申請人及其代理人通過主張本國優(yōu)先權來規(guī)避已經公開的在先申請的思路是正確的，但其在后申請的修改過于簡單粗暴，沒有充分依托于現(xiàn)有框架，而是強行直接通過修改技術特征擴大范圍，因此給后續(xù)維權帶來了很多麻煩。實際上，為了避免優(yōu)先權的濫用，《專利審查指南（2010）》對此已經做出了比較細致的規(guī)定，申請人依據(jù)這些規(guī)定完全可以避免優(yōu)先權不成立的后果。

①申請人未通過“多項優(yōu)先權”實現(xiàn)“步步為營”

專利審查指南第二部分第三章第4.2.4節(jié)“本國多項優(yōu)先權和本國部分優(yōu)先權”列舉出了享有多項本國優(yōu)先權和本國部分優(yōu)先權的情形，例如該節(jié)記載了如下情形“一件中國在后申請中記載了多個技術方案。例如，記載了A、B和C三個方案，它們分別在三件中國首次申請中記載過，則該中國在后申請可以要求多項優(yōu)先權，即A、B、C分別以其中國首次申請的申請日為優(yōu)先權日”。根據(jù)該指南上述規(guī)定，為了穩(wěn)妥起見，作為申請人的厚德公司可以在涉及“雞蛋粉”的在先申請技術方案之后，再次提出包括以“鴨蛋粉”、“鵝蛋粉”和“蛋液干物質”為原料的技術方案的第二件（或多件）發(fā)明專利申請，然后提出主張該兩件（或多件）在先申請的本國多項優(yōu)先權的在后專利申請。由于常見蛋類也無外乎這幾種，在后申請基本上可以涵蓋其可能的被侵權的范圍且不會引發(fā)整個在后申請完全因此無效，區(qū)別僅在于由于多個技術方案的優(yōu)先權日不同在涉及侵權訴訟賠償問題時計算的時間點不同，經濟賠償受到一定程度的影響。

②申請人未通過在后申請的權利要求書的層次化撰寫為優(yōu)先權問題做好預警

《專利審查指南（2010）》第二部分第八章第4.6.2.1節(jié)“部分優(yōu)先權的核實”中指出“由于對在先申請中的發(fā)明作進一步的改進或者完善，申請人在其在后申請中，可能會增加在先申請中沒有的技術方案。在這種情況下，審查員在核實優(yōu)先權時，不能以在后申請增加內容為理由斷定優(yōu)先權要求不成立，而應當對在后申請中被在先申請清楚記載過的相同主題給予優(yōu)先權，即給予部分優(yōu)先權。具體地說，在在后申請中，其技術方案已在在先申請中清楚記載的權利要求可以享有優(yōu)先權；而其技術方案未在在先申請中記載的權利要求則不能享有優(yōu)先權，應當視為是在在后申請的申請日提出的。就整個申請而言，這種情況稱為部分優(yōu)先權，即該申請的部分主題享有優(yōu)先權，也就是說部分權利要求所限定的技術方案享有優(yōu)先權”。

根據(jù)以上規(guī)定，如果厚德公司在其在后申請的說明書中存在一項從屬權利要求“所述蛋粉或蛋液干物質可以為雞蛋粉、鴨蛋粉或鵝蛋粉中的任意一種”，即使厚德公司沒有提出多項優(yōu)先權的主張導致“鴨蛋粉”和“鵝蛋粉”的技術方案不能享有優(yōu)先權，但并不妨礙“雞蛋粉”技術方案享有優(yōu)先權。而且，由于2017年2月28日國家知識產權局第74號局令進一步放寬了對專利無效程序中對權利要求的修改限定，在后續(xù)訴訟過程中允許權利人“在權利要求中補入其他權利要求中記載的一個或多個技術特征，以縮小保護范圍”，在無效程序中厚德公司可以依據(jù)該從屬權利要求將獨立權利要求1進一步限定為雞蛋粉。然而，厚德公司的在后申請直接將原料從“雞蛋粉”擴張為“蛋粉或蛋液干物質”，卻沒有對權利要求設置這樣的層次結構，導致無法通過進一步修改以享有部分優(yōu)先權而出現(xiàn)“滿盤皆輸”的局面。

（五）現(xiàn)有審查實踐可能導致了該類情況出現(xiàn)

①優(yōu)先權能否成立需借助于實質審查才能完成

《專利審查指南（2017）》第二部分第三章第4.2.1節(jié)“享有本國優(yōu)先權的條件”中指出“享有本國優(yōu)先權的專利申請應當滿足以下條件：……（2）申請人就相同主題的發(fā)明或者實用新型在中國第一次提出專利申請（以下簡稱中國首次申請）后又向專利局提出專利申請（以下簡稱中國在后申請）”，并且該章第4.1.2節(jié)“相同主題的發(fā)明創(chuàng)造的定義”中指出“利法第二十九條所述的相同主題的發(fā)明或者實用新型，是指技術領域、所解決的技術問題、技術方案和預期的效果相同的發(fā)明或者實用新型。但應注意這里所謂的相同，并不意味在文字記載或者敘述方式上完全一致”。

而根據(jù)該指南第二部分第四章第3.2.1.1節(jié)“判斷方法”中指出的，審查員在確定發(fā)明所要解決的技術問題時，“首先應當分析要求保護的發(fā)明與最接近的現(xiàn)有技術相比有哪些區(qū)別特征，然后根據(jù)該區(qū)別特征所能達到的技術效果確定發(fā)明實際解決的技術問題”。由此可見，由于審查員原則上并不能直接將申請人在申請文件中自述所解決的技術問題當做該發(fā)明所要解決的技術問題，而是需要經過檢索分析，因此在先申請與在后申請的發(fā)明主題是否一致只有經過實質審查才能確定。

②實質審查程序中對優(yōu)先權的成立與否所引起的重視不夠

《專利審查指南（2010）》第二部分第八章第4.6.1節(jié)“需要核實優(yōu)先權的情況”指出，“當檢索得到的所有對比文件的公開日都早于申請人所要求的優(yōu)先權日時，不必核實優(yōu)先權”，這實際上在允許審查員從確保審查效率的前提下賦予了審查員核實優(yōu)先權的責任，而且審查員僅僅在不出現(xiàn)“對比文件構成PX或PY類文件”、“任何單位或者個人在專利局的申請構成PE類文件”以及“任何單位或者個人在專利局的申請構成PE類文件”情況下時才可以免除核實優(yōu)先權的義務。顯而易見，目前實質審查中很少有審查員真正關注到了優(yōu)先權能否成立這一問題。

另外，《專利審查指南（2010）》第二部分第八章第5.2.1.1節(jié)“修改的內容和范圍”指出“申請人在申請日提交的原說明書和權利要求書記載的范圍，是審查上述修改是否符合專利法第三十三條規(guī)定的依據(jù)，申請人向專利局提交的申請文件的外文文本和優(yōu)先權文件的內容，不能作為判斷申請文件的修改是否符合專利法第三十三條規(guī)定的依據(jù)”，這進一步使得審查員對審核在后申請技術方案是否與優(yōu)先權文本所記載的技術方案之間是否一致這一問題上松懈。

即，整體上來說，《專利審查指南》雖然規(guī)定了審查員對優(yōu)先權能否進行核實的義務，但審查員在具體審查實踐中未對該問題給予充分關注，而核實優(yōu)先權能否成立是一個復雜的問題，因此，本案所涉及的問題的出現(xiàn)成為必然。

（六）為何直到本案優(yōu)先權爭議才成為焦點

雖然在先申請與在后申請之間在發(fā)明主題方面可能存在一定偏差導致優(yōu)先權有可能不成立，但長期以來并沒有引發(fā)問題，筆者認為主要是以下原因：

①主張外國優(yōu)先權的中國在后申請的權利人通常以在先申請文本的中文譯本作為中國在后申請的文本并盡可能爭取兩者的一致性，以避免因翻譯導致的技術理解偏差，因此外國優(yōu)先權與中國在后申請之間因發(fā)明主題發(fā)生沖突的可能性很??；

②國內申請人通常出于申請資金和程序簡化上的考慮，往往爭取一遍提出合適的申請文本，大多數(shù)對提出本國優(yōu)先權興趣不大，難以觸發(fā)此類沖突；

③相當一部分申請人為了避免發(fā)明專利提前公開導致的技術研發(fā)路徑暴露，采取盡可能晚公開的政策，由于發(fā)明專利滿十八個月的公開政策與通過巴黎公約途徑進入我國的12個期限限制以及提起本國優(yōu)先權的12個月期限限制，在先申請不會成為在后申請的現(xiàn)有技術，難以成為無效訴訟中的有效依據(jù)；

④規(guī)定享有優(yōu)先權條件的專利法第29條并不在專利法第65條第2款規(guī)定的可以用于無效訴訟的法條依據(jù)范圍之內，因此通常不會構成引發(fā)侵權訴訟對方當事人的興趣。

因此，只有當滿足如下條件時，能否享有優(yōu)先權才會成為爭議焦點：在先申請因申請?zhí)崆肮_而公開于后申請的申請日之前；在先申請與在后申請之間因技術方案方面并不完全一致，有可能導致優(yōu)先權不成立；在先申請與在后申請技術方案存在重合性，能夠影響在后申請的新穎性和創(chuàng)造性評價。

因此，綜上情況，大連綠雪公司于2014年8月11日（涉案專利公開日之前）針對涉案專利向專利復審委員會提出第一次專利無效時采用的申請?zhí)枮?01310084442.4，申請人為開封太陽金明食品有限公司的發(fā)明專利作為主要的證據(jù)，而在同年10月14日，即涉案專利公開后獲知其具體內容就立即改變方向，以涉案專利的在先申請為主要證據(jù)了。

（七）北京高院判決和專利復審委員會的無效決定合法合理

①北京高院的判決避免了本國優(yōu)先權的濫用

專利審查指南第二部分第三章第4.1.3節(jié)“外國優(yōu)先權的效力”中指出“此外，在優(yōu)先權期間內，任何單位和個人可能會就相同主題的發(fā)明創(chuàng)造提出專利申請。由于優(yōu)先權的效力，任何單位和個人提出的相同主題發(fā)明創(chuàng)造的專利申請不能被授予專利權。就是說，由于有作為優(yōu)先權基礎的外國首次申請的存在，使得從外國首次申請的申請日起至中國在后申請的申請日中間由任何單位和個人提出的相同主題的發(fā)明創(chuàng)造專利申請因失去新穎性而不能被授予專利權”，該章第4.2.3節(jié)“本國優(yōu)先權的效力”規(guī)定“參照本章第4.1.3節(jié)的相應規(guī)定”。

我們已知厚德公司主張的以蛋粉或蛋液干物質為原料的“蛋制品加工方法”是具有創(chuàng)造性的，如果肯定北京高院認定厚德公司在先申請與在后申請保護主題不同，假設這樣的場景：申請人A申請了與厚德公司實質上相同的加工步驟但原料為鴨蛋粉的蛋制品加工方法的發(fā)明專利申請，其申請日在厚德公司的涉案專利在先申請的申請日和公開日之間，由于雞蛋粉與鴨蛋粉通常被理解為不同的技術特征，則A公司的技術方案并不存在新穎性問題，甚至有可能通過創(chuàng)造性審查（考慮到厚德公司的在先申請僅為抵觸申請且其以蛋粉為原料的在后申請技術方案獲得授權的情況而類推）。即，如果北京知識產權法院和北京高院的做法體現(xiàn)了對其他申請人的利益的尊重，平衡了雙方利益。反之，如果北京知識產權法院和北京高院認定厚德公司的在先申請與在后申請的發(fā)明主題相同則意味著，由于A公司以鴨蛋粉為原料的技術方案將因厚德公司優(yōu)先權的限制“失去新穎性而不能被授予專利權”。

因此，從筆者認為從情理上來說，北京知識產權法院和北京高院的判決合情合理。

②專利復審委員會的無效決定沒有超出法律授權范圍

有人可能會持有以下觀點：

《專利審查指南（2010）》第四部分第三章第3.3節(jié)“無效宣告請求范圍以及理由和證據(jù)”指出“無效宣告理由僅限于專利法實施細則第六十五條第二款規(guī)定的理由，并且應當以專利法及其實施細則中有關的條、款、項作為獨立的理由提出。無效宣告理由不屬于專利法實施細則第六十五條第二款規(guī)定的理由的，不予受理”，而專利法第六十五條第二款規(guī)定“是指被授予專利的發(fā)明創(chuàng)造不符合專利法第二條、第二十條第一款、第二十二條、第二十三條、第二十六條第三款、第四款、第二十七條第二款、第三十三條或者本細則第二十條第二款、第四十三條第一款的規(guī)定，或者屬于專利法第五條、第二十五條的規(guī)定，或者依照專利法第九條規(guī)定不能取得專利權”，而涉及外國優(yōu)先權和本國優(yōu)先權的享有條件的專利法第二十九條并不在其中，因此專利復審委員會的無效決定已經超出法律授權范圍。

對此，筆者認為，雖然本案中牽涉到了專利法第29條，但該條款僅作為申請人優(yōu)先權能否成立的依據(jù)，并沒有直接構成專利權無效的理由，復審委本質上是基于專利法第22條的規(guī)定做出了無效決定，因此復審委的做法并沒有問題。

（八）如何避免類似情況的造成出現(xiàn)

①專利局通過培訓強化審查員核實優(yōu)先權的意識

《專利審查指南（2010）》實際上已經充分規(guī)定了對核實優(yōu)先權的必要性，例如該指南第二部分第七章4.1節(jié)“檢索現(xiàn)有技術中相關文獻的時間界限”指出“審查員應當檢索發(fā)明專利申請在中國提出申請之日以前公開的所有相同或相近技術領域的專利文獻和非專利文獻。這樣做的好處是，審查員可以省去核實優(yōu)先權是否成立的工作”，如果審查員嚴格執(zhí)行該要求，在本案中由于優(yōu)先權不能成立，則申請人厚德公司反而可以避免因撤回在先申請導致的損失。因此，筆者建議專利局除了新創(chuàng)性等的評價，還應對優(yōu)先權的核實加強管理，引起審查員的足夠重視。

②通過審查指南的修改強化審查員和代理人對于優(yōu)先權的重要意義的認識

從本文中所引用的《專利審查指南（2010）》對于優(yōu)先權核實的規(guī)定來看，指南總體上規(guī)定過于溫和，給審查員一種不是應當如何核實優(yōu)先權，而是“如何規(guī)避優(yōu)先權核實”以提高審查效率的錯覺。因此筆者建議指南中的相關規(guī)定采取更加嚴肅的語氣，例如《專利審查指南（2010）》第二部分第四章3.2.1.1節(jié)“判斷方法”中的“（2）確定發(fā)明的區(qū)別特征和發(fā)明實際解決的技術問題”部分中進一步加入一段如下內容“在確定發(fā)明實際解決的技術問題之后，如果本申請主張了外國優(yōu)先權或本國優(yōu)先權，審查員應該根據(jù)所解決的技術問題進一步判斷該發(fā)明要求保護的發(fā)明創(chuàng)造主題是否包含于優(yōu)先權文件中”。

③代理人的應加強對于《專利審查指南》的學習

很多代理人抱怨《專利審查指南》的規(guī)定不夠細化，但實際上代理人所遇到的絕大多數(shù)問題都能夠如本案中的優(yōu)先權問題一樣，在在現(xiàn)有框架內找到答案。正如毛澤東所云“《紅樓夢》要讀五遍才有發(fā)言權”，專利申請涉及申請人的切身利益，代理人切忌“想當然”、“差不多”，所有行為都必須盡可能從指南中找到依據(jù)，心中有數(shù)，了然于胸，避免“立于危墻之下”。例如，代理人應該勸說申請人審慎地對待發(fā)明專利的提前公開，避免在先申請成為現(xiàn)有技術而影響自身發(fā)明專利的順利授權；盡可能將主張優(yōu)先權的在后申請的權利要求書盡可能層次化，從而為利用“多項優(yōu)先權”和“部分優(yōu)先權”留下空間；等等。

（九）總結

雖然《專利審查指南》規(guī)定了對優(yōu)先權的審查義務，但長期以來專利局將重點放在了新創(chuàng)性等方面，對優(yōu)先權的核實重視不夠，這是本案發(fā)生的重要原因；申請人及其代理人沒有在《專利審查指南》所允許的合法框架內利用優(yōu)先權制度以及撰寫失誤導致了權利的徹底喪失。對此，專利局應該加強對優(yōu)先權的核實工作，強化審查員對優(yōu)先權核實的重要意義的認識，同時，申請人和代理人應該堅持利用合法框架維護自身權益，謹慎對待專利申請，力求穩(wěn)中求快，切勿因“急”生錯，更不可寄希望“鉆空子”而因小失大。

來源：IPRdaily中文網（IPRdaily.cn）

作者：張建鵬  北京連和連知識產權代理有限公司代理人

編輯：IPRdaily趙珍          校對：IPRdaily縱橫君

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