「方法專利」所延及產品的保護范圍如何確定？

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豆豆7年前

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原標題：果林微案丨方法專利所延及產品的保護范圍如何確定

案號：（2009）民提字第84號

關鍵詞：發(fā)明專利、專利方法、產品、專利侵權

案情簡介

案涉專利：專利號為00102701．8、名稱為“氨氯地平對映體的拆分”的發(fā)明專利。

原告（專利權人）：張喜田

被告：石家莊制藥集團歐意藥業(yè)有限公司（簡稱歐意公司）、石家莊制藥集團華盛制藥有限公司（簡稱華盛公司）、石藥集團中奇制藥技術(石家莊)有限公司（簡稱中奇公司）、吉林省玉順堂藥業(yè)有限公司（簡稱玉順堂公司）

原告主張：涉案專利公開了制造左旋氨氯地平（專利直接產品）的方法，由左旋氨氯地平可進一步制得馬來酸左旋氨氯地平（原料藥），而由馬來酸左旋氨氯地平又可進一步制得馬來酸左旋氨氯地平片（成藥）。

馬來酸左旋氨氯地平和馬來酸左旋氨氯地平片新藥由中奇公司研發(fā)，華盛公司生產了馬來酸左旋氨氯地平，歐意公司生產了馬來酸左旋氨氯地平片，玉順堂公司銷售了馬來酸左旋氨氯地平片。中奇公司、華盛公司、歐意公司和玉順堂公司的行為均侵犯原告的上述專利權。

被告主張：原料藥和成藥均不能由涉案專利方法直接獲得，因而不受該方法專利的保護。

爭議焦點：方法專利所延及產品的保護范圍如何確定。

裁判結果

法院判決駁回張喜田的訴訟請求。

法律分析

本案需要明確兩點事實：1、實施涉案專利權利要求1限定的方法后，直接獲得的是“結合一個DMSO-d6的(S)-(-)-氨氯地平的D-酒石酸鹽”，或“結合一個DMSO-d6的(R)-(+)-氨氯地平的L-酒石酸鹽”，而非原告所稱的左旋氨氯地平。2、華盛公司和歐意公司生產的產品不僅包括馬來酸左旋氨氯地平和馬來酸左旋氨氯地平片，還包括左旋氨氯地平。

根據再審法院的觀點，方法專利權的保護范圍只能延及依照該專利方法直接獲得的產品，即，使用專利方法獲得的原始產品，而不能延及對原始產品作進一步處理后獲得的后續(xù)產品。華盛公司、歐意公司生產的馬來酸左旋氨氯地平、馬來酸左旋氨氯地平片以及左旋氨氯地平，均屬于對上述產品作進一步處理后獲得的后續(xù)產品，不屬于依照涉案專利方法直接獲得的產品。

涉案專利權的保護范圍不能延及左旋氨氯地平、馬來酸左旋氨氯地平及其片劑，因此，華盛公司和歐意公司生產左旋氨氯地平的行為不侵犯涉案專利的專利權。

律師點晴

《中華人民共和國專利法》第十一條規(guī)定：發(fā)明和實用新型專利權被授予后，除本法另有規(guī)定的以外，任何單位或者個人未經專利權人許可，都不得實施其專利，即不得為生產經營目的制造、使用、許諾銷售、銷售、進口其專利產品，或者使用其專利方法以及使用、許諾銷售、銷售、進口依照該專利方法直接獲得的產品。

其中，“依照該專利方法直接獲得的產品”中的產品的延及范圍應當作何理解呢？例如，依照某項專利方法可以直接獲得甲產品，對甲產品進行加工、處理后可以獲得乙產品，對乙產品進行加工、處理后又可以獲得丙產品，……。那么，使用或銷售甲產品是否涉及侵權？使用或銷售乙產品、丙產品、……呢？按照本案中法院的觀點，上述舉例中的方法專利的保護范圍應當包括該專利方法本身以及依照該方法直接獲得的甲產品。具體到本案，涉案專利的保護范圍包括專利方法本身以及制造左旋氨氯地平的中間產品（專利直接產品）。而由于華盛公司、歐意公司生產的馬來酸左旋氨氯地平、馬來酸左旋氨氯地平片以及左旋氨氯地平均不屬于專利直接產品，因而不涉及侵權。

該案于2010年審結，然而2016年的最高法專利侵權司法解釋對上述問題作出了不同于該案判決觀點的解釋，即，對使用專利方法獲得的原始產品進一步加工、處理而獲得的后續(xù)產品的行為，屬于“使用該專利方法直接獲得的產品”；對于將依照專利方法直接獲得的產品進一步加工、處理而獲得的后續(xù)產品，進行再加工、處理的，人民法院應當認定不屬于專利法第十一條規(guī)定的“使用該專利方法直接獲得的產品”。按照該司法解釋，上述案例中的左旋氨氯地平作為依照專利方法直接獲得的產品進一步加工、處理而獲得的后續(xù)產品，屬于“使用該專利方法直接獲得的產品”，那么，上述案件在該問題上將得出截然相反的結論。

綜上可見，方法專利的保護范圍既不是僅僅局限于專利方法本身，也并非延及至所有的后續(xù)產品，方法專利的保護范圍包括專利方法本身、依照專利方法直接獲得的原始產品、以及對該原始產品進一步加工后所直接獲得的后續(xù)產品。企業(yè)除了應當避免使用專利方法直接獲得的相關原始產品，還應特別注意避免使用基于該原始產品直接獲得的后續(xù)產品。

另值得注意的是，本案中，歐意公司為了證明其生產左旋氨氯地平的方法不同于涉案專利的方法，先后提交了一份專利申請公開說明書以及授權公告的發(fā)明專利說明書、在國家食品藥品監(jiān)督管理局備案的工藝流程記錄、生產記錄、《馬來酸左旋氨氯地平工藝規(guī)程SOP-MPP-W017(00)》等證據，用于證明其系使用自有方法制造左旋氨氯地平，并未使用涉案專利方法。法院通過現場試驗（按照歐意公司的專利方法）證實了歐意公司是依照自有方法制得左旋氨氯地平。這就提醒企業(yè)，需要在日常研發(fā)和生產過程中增強自主知識產權意識，對于自主研發(fā)過程中所涉及的技術方案要及時采用專利的形式進行保護，當涉及侵權糾紛時，企業(yè)方能及時有效地提供相關證據以自證清白。

來源：江蘇專利信息服務中心

作者：李湘群

編輯：IPRdaily趙珍校對：IPRdaily縱橫君

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