從法國知名童嬰品牌Sophie長頸鹿一案，看外觀設(shè)計的仿冒行為特征

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作者：BENQUET，Sylvette 圖盧茲商標部負責人

譯者：宋昕哲 法國知識產(chǎn)權(quán)法博士 IPSIDE研究員

供稿：歐洲IPSIDE知識產(chǎn)權(quán)事務(wù)所

原標題：從法國知名童嬰品牌Sophie長頸鹿一案看外觀設(shè)計的仿冒行為特征

案例導(dǎo)入

判決：鑒于多處相似判定構(gòu)成仿冒行為

巴黎上訴法院，第四庭，2000年7月30日，Sté Hasbro France 訴 Sté Vulli。

“誠然，為了讓人聯(lián)想到長頸鹿，所有長頸鹿玩具必然有一個長脖子，四條腿，一戳鬃毛，一根尾巴，一個腦袋，腦袋上還長著兩只耳朵和兩只小角。然而，本案受指控的玩具不僅再現(xiàn)了上述長頸鹿的尋常特點，還復(fù)制了Sophie長頸鹿玩具特有的特點”。

“正如一審法院所指出的那樣，將兩個玩具觀察對比不難發(fā)現(xiàn)（爭議）Hasbro長頸鹿玩具有一個龐大的腦袋（相較于軀體其它部分），明顯地呈橢圓形，長著鼓起的臉頰。有一張微開的凸起的嘴，讓動物看起來有喜悅的神情。玩具的四條腿與軀體其它部分幾乎在同一平面，放置成一個現(xiàn)實中無法擺出的姿勢。此外，不難看出該長頸鹿玩具腦袋與身體垂直，背上長著細長的鬃毛，尾巴順著左后腿垂下。最后，可以觀察到，爭議長頸鹿玩具的腿較之身體其它部分相對較短”。

“縱然存在幾處細節(jié)差異，比如眼睛形狀，耳朵形狀以及顏色選擇等。但這些細節(jié)差異不足以讓兩個外觀設(shè)計之間的相似處消失，而相似處讓這兩個設(shè)計擁有相同的整體外觀。鑒于此，一審法院的判決應(yīng)當被維持，原由 MB France公司現(xiàn)由Hasbro公司投放市場的長頸鹿玩具系屬Sophie長頸鹿的仿冒產(chǎn)品?！?br/>

定義

1、仿冒行為

仿冒行為的判定：判例法所確立的原則是，仿冒行為應(yīng)根據(jù)相似處來判定，而不應(yīng)根據(jù)差異點來判定。

仿冒行為，即任何侵害知識產(chǎn)權(quán)權(quán)利人權(quán)利的行為，不管仿冒者獲得的收益，也無論所使用的手段（比如，一個家具受知識產(chǎn)權(quán)法保護，未經(jīng)許可傳播其照片可構(gòu)成仿冒行為）。

巴黎上訴法院在2005年6月29日的一份判決中指出，“當兩個外觀設(shè)計之間的相似處占主要地位，二者差異點不能消除二者產(chǎn)生的同樣的整體視覺效果，因此有可能導(dǎo)致普通消費者在一般注意力的條件下發(fā)生對來源發(fā)生錯誤認知，這種情況下構(gòu)成仿冒行為?！?br/>

2、相關(guān)概念：寄生行為

“（寄生行為是指）一個市場主體緊隨另一主體其后悄然介入的所有行為，企圖不花費任何成本利用后者的投入與技術(shù)訣竅?！保ǚ▏罡叻ㄔ?，1999年1月26日）

（寄生行為的構(gòu)成）需證實，受寄生的企業(yè)作了大量智力、資金投入，或者該企業(yè)由于歷史或耗資巨大的廣告宣傳活動等原因享有聲譽。該企業(yè)應(yīng)當證明它具有特殊經(jīng)濟價值。

寄生行為的構(gòu)成要件包含受寄生企業(yè)所遭受的損失。如果寄生企業(yè)與受寄生企業(yè)之間存在競爭關(guān)系，后者在訴訟中可以客戶流失、營業(yè)額下降為理由，理由可以是現(xiàn)實的，也可以是潛在的。客戶流失的原因在于，前者（寄生企業(yè)）以更低的價格出售商品，因為它節(jié)省了一些成本（沒有花費資金用于研究，它僅模仿復(fù)制；沒有廣告投入）。如果前者的商品與后者商品質(zhì)量類似，后者（受寄生企業(yè)）則會丟失營業(yè)額。

如果不存在競爭關(guān)系，訴訟中受寄生的企業(yè)可將企業(yè)形象平庸化、產(chǎn)品形象平庸化或品牌形象損失作為理由。寄生行為企圖實現(xiàn)也必將導(dǎo)致價值轉(zhuǎn)移、形象濫用甚至創(chuàng)新風險轉(zhuǎn)移。

受寄生的企業(yè)應(yīng)當證明存在客戶被挖走的現(xiàn)象，也就是說混淆的可能性，或者證明它的產(chǎn)品被平庸化、貶值了。

仿冒者的反擊：外觀設(shè)計無效抗辯

1、以缺乏新穎性或獨特性為理由請求宣告外觀設(shè)計無效

在涉及仿冒行為的訴訟中，外觀設(shè)計本身無效通常成為被告（仿冒者）的一個抗辯主張，理由通常是外觀設(shè)計缺乏新穎性或獨特性。為使無效抗辯理由成立，被告須證明訴爭外觀設(shè)計與申請日（申請優(yōu)先權(quán)時指優(yōu)先權(quán)日）前公開的在先設(shè)計“相同”或產(chǎn)生相似的整體印象。

根據(jù)歐盟判例法，判斷訴爭外觀設(shè)計是否具有新穎性或獨特性，應(yīng)將訴爭設(shè)計與一個或多個的在先設(shè)計單獨比較，而不是與多個在先設(shè)計的設(shè)計特征的結(jié)合比較。單獨比較是指，例如有三個在先設(shè)計（A、B和C），應(yīng)將訴爭設(shè)計與在先設(shè)計A、B與C分別比較，審查是否相同或是否產(chǎn)生相同的整體印象。結(jié)合比較是指，將先前設(shè)計A、B與C某些特征結(jié)合在一起（如條文、線條或顏色的組合），再與訴爭設(shè)計比較。（歐盟法院2014年6月19日判決；歐盟普通法院2010年6月22日判決）

在上述例子中我們可以推斷，一個將A、B與C某些特征結(jié)合在一起的新設(shè)計也可作為歐盟外觀設(shè)計受到保護，只要該結(jié)合作為一個整體滿足新穎性與獨特性要求。

2、新穎性的判斷

判斷爭議外觀設(shè)計與先前設(shè)計是否“相同”，重要基準是先前設(shè)計是否已包含了組成爭議設(shè)計的所有元素。如果完全包含，二者則應(yīng)被判定為“相同”。因此，比較范疇可限定在爭議設(shè)計的元素或特征。先前設(shè)計是否包含額外元素或特征，這個問題并不重要。如果一個爭議外觀設(shè)計所有特征已被一個更復(fù)雜的先前設(shè)計完全囊括，爭議設(shè)計不能被認定為具有新穎性的。（歐盟知識產(chǎn)權(quán)局2011年10月25日決定）

但是，爭議設(shè)計如果包含先前設(shè)計不具備的額外特征或不相似特征，則可被認定為是新穎的，除非這些額外或不相似特征太微不足道以至于不能被察覺。

-一個“微不足道的特征”的例子是，較之先前設(shè)計，爭議設(shè)計在色調(diào)搭配上稍有變化。（歐盟知識產(chǎn)權(quán)局2009年7月28日決定）

-“微不足道細節(jié)”的另一個例子，其中一個外觀設(shè)計額外有一個很小的識別性標識。該標識將不會被視為影響新穎性判斷的額外特征。（歐盟知識產(chǎn)權(quán)局2006年11月8日決定）

爭議外觀設(shè)計n°5260-0001|在先外觀設(shè)計（虛構(gòu)例子）

3、獨特性的判斷

“具有獨特性”，是指對于一個“知情的使用者”而言，一個外觀設(shè)計得到的整體印象與申請日以前（申請優(yōu)先權(quán)時指優(yōu)先權(quán)日）已經(jīng)公開的設(shè)計的整體印象不同。（歐盟外觀設(shè)計條例第6條第1款）

在判斷獨特性時，設(shè)計人在開發(fā)設(shè)計時自由發(fā)揮的程度（設(shè)計空間）應(yīng)當予以考慮。（歐盟外觀設(shè)計條例第6條第2款）

延伸理解：知情的使用者

“知情的使用者”的概念，應(yīng)理解為一個虛擬人，既不是商標法上面講的不必掌握任何專業(yè)知識的“普通消費者”，也不是精通技術(shù)的專家，而是介于二者之間。既然“知情的使用者”不是設(shè)計人也不是技術(shù)專家，那么他們并不必然知道設(shè)計特征中哪些是由技術(shù)功能決定的，哪些是為了感官尤其視覺效果的（歐盟普通法院2013年6月22日判決）。即便如此，“知情的使用者”知悉相關(guān)領(lǐng)域現(xiàn)有的不同外觀設(shè)計，對這些外觀設(shè)計一般由什么要素構(gòu)成這一問題有一定程度的認知 。由于相關(guān)產(chǎn)品對“知情的使用者”的利害關(guān)系，他們給予相對較高的注意力。（歐盟法院2011年10月20日判決；歐盟普通法院2010年6月22日判決）

換句話說，“知情的使用者”既不是設(shè)計人也不是技術(shù)專家。因此，“知情的使用者”應(yīng)界定為對相關(guān)領(lǐng)域現(xiàn)有外觀設(shè)計有一定認知的人，但他們不知道哪些設(shè)計特征是外表層面哪些是功能層面?！爸榈氖褂谜摺奔炔皇峭庥^設(shè)計產(chǎn)品的生產(chǎn)商也不是銷售商。

理清判斷主體“知情的使用者”后，我們再來看“知情的使用者”是如何進行判斷的。

首先，“知情的使用者”按照產(chǎn)品設(shè)計用途來使用外觀設(shè)計產(chǎn)品。有的設(shè)計特征作用于較小，這是由于產(chǎn)品使用時這些特征并不顯而易見。（歐盟普通法院2010年6月22日）

其次，審查兩個外觀設(shè)計產(chǎn)生的整體印象時，“知情的使用者”不太注重同類產(chǎn)品一般都具有的普遍特征、共性特征。他們的注意力集中在隨意特征或不同于一般的不同特征。（歐盟普通法院2010年3月18日；歐盟知識產(chǎn)權(quán)局2006年11日28日決定）

再次，當設(shè)計空間有限時（設(shè)計自由度受功能、成本因素等因素限制），兩個外觀設(shè)計之間的相似點對整體視覺效果并不具有顯著影響。對于“知情的使用者”而言，設(shè)計自由度越小，兩個外觀設(shè)計之間較小的差別也越有可能足以產(chǎn)生不同的視覺效果。（歐盟普通法院2010年3月18日）

最后，如果目前存在過多其它在先外觀設(shè)計導(dǎo)致現(xiàn)有技術(shù)飽和，“知情的使用者”會更加注意外觀設(shè)計之間微小的差別，從而它們有可能產(chǎn)生不同的整體印象。（歐盟法院2012年11月13日判決）

爭議外觀設(shè)計n°1512633-0001 |在先外觀設(shè)計 n°52113-0001

法院認為，給“知情的使用者”產(chǎn)生的整體印象應(yīng)結(jié)合產(chǎn)品的使用方式來判斷。因此，應(yīng)當考慮兩個外觀設(shè)計在座椅靠背傾斜度和扶手椅座位上的不同。一個傾斜的座椅靠背加上一個座位所能提供的舒適度不同于一個垂直的靠背加上一個座位，“知情的使用者”對座椅的使用因而可能受到影響。（歐盟普通法院2014年2月4日判決）

然而，在另一個涉及同一在先外觀設(shè)計（扶手椅）的案子里，法院卻判定爭議外觀設(shè)計no1512633-0003不具備獨特性。法院認為，爭議外觀設(shè)計與在先設(shè)計之間的共同特征（垂直結(jié)構(gòu)，靠背和座位是平的，座位位置在整個結(jié)構(gòu)的下部），勝過它們之間的區(qū)別，包括爭議外觀設(shè)計包含的三個墊子。（歐盟普通法院2014年2月4日判決）

在第二個涉及扶手椅的案子里，歐盟普通法院支持了歐盟知識產(chǎn)權(quán)局上訴委員會的決定（2012年4月27日決定）。歐盟知識產(chǎn)權(quán)局認為，判斷外觀設(shè)計產(chǎn)生的整體印象時，墊子的重要性不及扶手椅的結(jié)構(gòu)。原因在于：墊子不屬于固定結(jié)構(gòu)，它們很容易從主要產(chǎn)品中分離出來；墊子經(jīng)常與座椅分開銷售與購買；與座椅價格相比墊子的價格相對更低?！爸榈氖褂谜摺敝粫⑷齻€墊子視為可有可無的附屬品。三個墊子很難被歸為“外觀設(shè)計的重要部分”。因此，外觀設(shè)計整體印象應(yīng)取決于扶手椅的結(jié)構(gòu)，而不應(yīng)取決于三個墊子。我們可以認為這三個墊子屬于次要要素。（歐盟普通法院2014年2月4日判決）

爭議外觀設(shè)計n°1512633-0003|在先外觀設(shè)計n°52113- 0001

4、外觀設(shè)計無效的其它理由

除了缺乏新穎性或獨創(chuàng)性之外，外觀設(shè)計條例還規(guī)定了其它駁回理由。其中之一是，如果一個外觀設(shè)計“包含了他人識別性標識（如商標、地理標志）”，而依據(jù)歐盟法或歐盟成員國國內(nèi)法，相關(guān)權(quán)利人可以禁止使用該標識，該外觀設(shè)計可被宣告無效。（歐盟外觀設(shè)計條例第25條第1款第e項）

歐盟外觀設(shè)計條例第25條規(guī)定的“包含了他人識別性標識”并不要求完全地、一層不變地將他人識別性標識使用在外觀設(shè)計上。事實上，如果爭議外觀設(shè)計沒有使用標識的一些元素，或者增加了額外元素，同樣可構(gòu)成“包含了他人識別性標識”，尤其是當棄用或增加的元素僅是次要的，或者是不能為相關(guān)公眾察覺的。

滿足條例25條規(guī)定的無效的理由，只需要外觀設(shè)計包含的標識與他人識別性標識相似。（歐盟普通法院2010年5月12日判決）

5、部分無效的可能性

被宣告無效的外觀設(shè)計可以通過修改得以維持（例如刪除不符合保護條件的設(shè)計特征，刪除他人的識別性標識），但前提是修改后的設(shè)計滿足歐盟外觀設(shè)計保護要件。維持申請由權(quán)利人在書面程序截止前提出。維持申請應(yīng)當附上修改后的設(shè)計。提交的修改后的設(shè)計，可以包括一個已刪除部分特征的外觀設(shè)計的圖示，或一個用虛線清楚表明部分特征并非申請保護的對象的圖示。維持申請還可附上一份權(quán)利人部分放棄聲明書，不超過100字。

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作者：BENQUET，Sylvette 圖盧茲商標部負責人

譯者：宋昕哲 法國知識產(chǎn)權(quán)法博士 IPSIDE研究員

供稿：歐洲IPSIDE知識產(chǎn)權(quán)事務(wù)所

編輯：IPRdaily趙珍          校對：IPRdaily縱橫君

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