具有方法特征的專利侵權案件的證明問題

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原標題：果林微案丨具有方法特征的專利侵權案件的證明問題

案號：（2017）蘇民終1099號

關鍵詞：方法特征、專利侵權、舉證責任

案情簡介

南通明興公司系專利號為ZL200610011949.7，名稱為“智能物料配送的監(jiān)控方法及系統(tǒng)”的發(fā)明專利（即涉案專利）的共同專利權人之一。因認為寧波圣瑞思公司制造并銷售給南通泰爾佳公司的“智能服裝懸掛系統(tǒng)”侵犯了其專利權，故南通明興公司向一審法院提起訴訟，引發(fā)本案。

裁判結果

原審一審認為被控侵權產(chǎn)品沒有落入涉案專利的保護范圍，駁回南通明興公司的全部訴訟請求。南通明興公司不服提出上訴。原審二審裁定發(fā)回重審。

一審再次認為被控侵權產(chǎn)品沒有落入涉案專利的保護范圍，再次駁回南通明興公司的全部訴訟請求。南通明興公司不服，再次提出上訴。二審駁回南通明興公司上訴，維持原判。

法律評析

涉案專利有兩項獨立權利要求，分別為權利要求1和權利要求4，其中權利要求1要求保護一種智能物料配送的監(jiān)控方法，其步驟包括：“（1）在軌道上運行的每個吊架上均設有一個無線電射頻識別RFID標簽，當一個吊架經(jīng)過某個工作站進站口前的RFID讀卡器時，此讀卡器會讀到吊架標簽上的信息，經(jīng)由工作站終端設備發(fā)送給上位機；（2）上位機接收到吊架檢測信號后，會判斷此吊架是否應該進入這個工作站進行加工，如果不應進入這個工作站，則上位機不發(fā)生送任何信號，吊架繼續(xù)在主軌道上運行；如果應該進入這個工作站，則上位機向可編程邏輯控制器PLC發(fā)送一個支軌接通信號，可編程邏輯控制器PLC在接收到這個信號后控制相應工作站點的進站開關合上，使吊架得以進入工作站；（3）吊架上的衣料在某個工作站完成相應工序的加工后，工作站終端設備向上位機發(fā)送一個加工完成信號，同時通過電器開關將這個吊架送入出站緩沖區(qū)?！?br/>

而權利要求4則要求保護一種智能物料配送的監(jiān)控系統(tǒng)，包括：（1）上位機，整個智能物料配送裝置的控制中心；（2）工作站終端設備，與上位機通訊；（3）RFID標簽，在每個吊架上均貼有一RFID標簽，用于唯一標識此吊架；（4）RFID讀卡器，讀取RFID標簽上的電子信息，并通過終端設備傳送給上位機；（5）可編程邏輯控制器PLC，接受上位機的通訊信號，控制相應站點的進、出站開關的閉合，使吊架進入工作站或進入主軌道。

由以上權利要求可知，權利要求1和權利要求4是相互對應的方法和系統(tǒng)。在本案的原審一審和二審階段，南通明興公司先主張被控侵權產(chǎn)品同時落入了權利要求1和權利要求4的保護范圍。后本案發(fā)回重審后，南通明興公司撤回了基于權利要求1的侵權主張，只保留了以權利要求4主張權利。

根據(jù)我國專利法的規(guī)定，對產(chǎn)品、方法或者其改進可以申請發(fā)明專利。據(jù)此，權利要求可以劃分為兩種基本類型，即產(chǎn)品權利要求和方法權利要求。產(chǎn)品權利要求包括物品、物質(zhì)、材料、工具、裝置、設備等，方法權利要求包括制造方法、使用方法、通訊方法、處理方法以及將產(chǎn)品用于特定用途的方法等。從權利要求類型看，權利要求4無疑是產(chǎn)品權利要求。

然而產(chǎn)品權利要求并不一定全用產(chǎn)品技術特征（形狀、構成、結構、參數(shù)等）限定。當產(chǎn)品權利要求無法用產(chǎn)品技術特征予以清楚地表征時，允許借助于方法特征表征，如通訊關系、控制方式、實現(xiàn)過程等。此時，產(chǎn)品權利要求的保護范圍亦受方法特征限定作用的影響。

具體到權利要求4，從其權利要求的文字內(nèi)容可以清楚的看出，權利要求4不僅對組成智能物料配送系統(tǒng)的物理構件的類型作出了限定，即其要求保護的智能配送監(jiān)控系統(tǒng)由上位機、工作站終端設備、RFID標簽、RFID讀卡器、可編程邏輯控制器等物理構件組成，還限定了各物理構件之間的通訊和控制關系。在涉案專利之前的無效宣告程序中，無論是南通明興公司自己的陳述還是專利復審委員會的認定，均認為權利要求4系統(tǒng)的信息傳送和控制方式未被對比文件公開，因而具有創(chuàng)造性。因此，權利要求4中各物理構件相互之間的通訊和控制關系是權利要求4的關鍵技術特征之一，對其保護范圍產(chǎn)生重要影響。若要判定被控侵權產(chǎn)品是否落入權利要求4的保護范圍，就必須查明被控侵權產(chǎn)品相關部件之間的信息傳送和控制方式，即查明被控侵權產(chǎn)品是否具有相關方法特征。

關于被控侵權產(chǎn)品是否具有相關方法特征的查明，屬于事實認定的范圍。對于這樣的事實認定，一般仍要遵循民事訴訟法及專利法等相關規(guī)定，明確各當事人的舉證責任?！爱斒氯藢ψ约禾岢龅闹鲝垼胸熑翁峁┳C據(jù)”，這是民事訴訟法的一般規(guī)定。而專利法只在涉及新產(chǎn)品制造方法的發(fā)明專利的糾紛中，規(guī)定制造同樣產(chǎn)品的被控侵權者負有證明其產(chǎn)品制造方法不同于專利方法的舉證責任。換言之，在不涉及新產(chǎn)品制造方法的情況下，一般仍應由原告進行舉證。對于含方法特征的專利侵權糾紛，一般亦應按此處理。

本案中，為了方便法院進行侵權對比，寧波圣瑞思公司主動向法院提供了被控侵權產(chǎn)品的工作原理及工作過程，南通明興公司對寧波圣瑞思公司提供的被控侵權產(chǎn)品的工作原理及工作過程予以認可。根據(jù)寧波圣瑞思公司的陳述，被控侵權產(chǎn)品相關部件之間的通訊、控制關系為“站點控制中心與進站執(zhí)行機構電連結，讀卡器讀取的RFID吊架標簽信息發(fā)送給站點控制中心，站點控制中心可以發(fā)送支軌接通信號，使吊架得以進入工作站?！憋@然，寧波圣瑞思公司陳述的被控侵權產(chǎn)品各部件之間的通訊和控制關系與權利要求4不同。對此，南通明興公司主張，寧波圣瑞思公司陳述的被控侵權產(chǎn)品相關部件之間的通訊、控制關系與權利要求4中相關技術特征構成等同。

根據(jù)相關司法解釋，要判斷相關技術特征之間是否構成等同，要從手段、功能、效果等方法進行判斷，而判斷的前提，更是要對被控侵權產(chǎn)品的相關技術特征進行查明。本案中，被控侵權產(chǎn)品的信息傳送和控制方式是一種客觀存在，可通過科學技術手段予以查明。在寧波圣瑞思已詳細說明被控侵權產(chǎn)品的工作原理及工作過程且被南通明興公司認可的情況下，南通明興公司仍主張被控侵權產(chǎn)品的信息傳送和控制方式與權利要求4中相關技術特征構成等同，其應負有舉證責任，應主動申請技術鑒定查明事實情況。而南通明興公司在原審二審過程中，也多次主張要對被控侵權產(chǎn)品的信息傳送和控制方式進行鑒定。但本案發(fā)回重審后，南通明興公司雖然提出了鑒定申請，但在鑒定過程中拒絕繳納鑒定費用，導致無法通過技術鑒定的方式查明被控侵權產(chǎn)品相關部件之間的信息傳送與控制方式。對此，南通明興公司只能承擔證明責任方面的不利后果，致使其最終敗訴。

律師點晴

“誰主張，誰舉證”，是民事訴訟中舉證責任的一般原理。在法律法規(guī)沒有特別規(guī)定的情況下，專利侵權訴訟亦應遵循該原理。但是由于方法特征不像產(chǎn)品特征那樣直觀可見，特別是一些通訊關系、控制方式等較隱蔽的特征，更難以通過一般的手段舉證，而是往往要借助于技術手段方可查明，這對主張專利權保護的原告提出了較高的要求。建議從以下幾個方面進行考慮：

一、在申請專利時，應盡量避免在產(chǎn)品權利要求中使用方法特征，而是采用較直觀的產(chǎn)品特征對權利要求進行表征。如要采用方法特征，也應當盡量采用具有外部可視特點的方法特征，如將內(nèi)部隱蔽的通訊關系、控制方式外部可視化，為以后侵權訴訟時查明被控侵權產(chǎn)品的技術方案提供便利。

二、如產(chǎn)品權利要求已具有方法特征，則應當考慮方法特征對產(chǎn)品權利要求保護范圍的限定作用，謹慎確定被控侵權產(chǎn)品，不可僅在疑似被控侵權產(chǎn)品在產(chǎn)品特征上有類似就將其確定為被控侵權產(chǎn)品。如本案中的被控侵權產(chǎn)品，雖然在部件方面與涉案專利權利要求4具有一些相似，但是權利要求4具有特定的信息傳送和控制方式，而在信息控制技術領域，即使是相同的部件，所實現(xiàn)信息傳送和控制方式亦可千差萬別，從而構成實質(zhì)性差異，故無法僅從部件方面的類似確定被控侵權產(chǎn)品是否構成侵權。南通明興公司僅由部件方面的類似就貿(mào)然提出起訴，其訴訟策略明顯失當。

三、如果已進入訴訟程序，權利主張人應積極就被控侵權產(chǎn)品具有相關方法特征進行舉證，特別是必須通過技術手段才能查明的技術特征，應主動申請技術鑒定或者通過技術輔助人等方式進行證明。萬不可因錯失機會而使得技術事實無法查明，從而導致較高的敗訴風險。

來源：江蘇專利信息服務中心

作者：劉豐

編輯：IPRdaily趙珍          校對：IPRdaily縱橫君

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