結合北京市高院《專利侵權判定指南（2017）》，談企業(yè)如何規(guī)避知識產權侵權風險

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來源：IPRdaily中文網（IPRdaily.cn）

作者：張建鵬  北京連和連知識產權代理有限公司代理人

原標題：結合北京市高院《專利侵權判定指南（2017）》談企業(yè)如何規(guī)避知識產權侵權風險

近幾年來，伴隨著市場競爭的日益激烈和存量市場的瓜分殆盡，專利權訴訟日益成為設置競爭壁壘限制競爭對手進入市場和瓜分市場份額的有力武器，與此同時，很多企業(yè)由于缺乏應對知識產權的經驗而莫名其妙成地無意中為“侵權者”，導致自己辛辛苦苦獲得的銷售收入為人作嫁，前期投入到生產研發(fā)成本付之東流。今日，筆者梳理了該指南的相關條款，結合工作中遇到的一些專利對如何領會并運用該指南進行侵權風險評估和對策制定提供了一些思路。

摘要

隨著知識產權戰(zhàn)的日益激烈，貫穿產品的研發(fā)、生產和銷售等各個階段的專利侵權預警和應對策略分析的重要性越來越凸顯，如果這方面的工作不夠充分，很可能導致莫名其妙成為“侵權者”而不得不對簿公堂，導致前期努力付之東流。知識產權的侵權風險和應對策略分析是一個復雜的工作，而北京市高院《專利侵權判定指南（2017）》不僅是司法工作者進行專利侵權判定的圭臬，也是知識產權工作者不可多得的良好教材。

關鍵詞：知識產權，專利侵權，全面覆蓋原則，改劣發(fā)明

一、引言

近幾年來，伴隨著市場競爭的日益激烈和存量市場的瓜分殆盡，專利權訴訟日益成為設置競爭壁壘限制競爭對手進入市場和瓜分市場份額的有力武器，與此同時，很多企業(yè)由于缺乏應對知識產權的經驗而莫名其妙成地無意中為“侵權者”，導致自己辛辛苦苦獲得的銷售收入為人作嫁，前期投入到生產研發(fā)成本付之東流。

鑒于此，筆者認為，企業(yè)對知識產權的侵權風險評估和應對策略分析應該是貫穿一個新產品的整個生命周期的。在研發(fā)前要避免踏入他人專利權的“雷區(qū)”和避免重復開發(fā)，研發(fā)中及時根據存量有效專利的情況調整研發(fā)方向，即使自身獲得專利授權且產品上市也不可掉以輕心，繼續(xù)積極應對可能出現的專利侵權訴訟并緊盯市場，防止競爭對手侵犯自己的專利權。這是個相當復雜的工作，而北京市高院的《專利侵權判定指南（2017）》不僅為司法工作者進行專利侵權判定提供了圭臬，也為企業(yè)知識產權工作者和專利代理人進行這方面工作提供了不可多得的良好教材。

因此，筆者梳理了該指南的相關條款，結合工作中遇到的一些專利對如何領會并運用該指南進行侵權風險評估和對策制定提供了一些思路。

二、理解北京高院《專利侵權判定指南（2017）》的核心原則

古人云，綱舉目張，意思是提起大繩子來，一個個網眼就都張開了，即，只要做事抓住主要的環(huán)節(jié)，次要環(huán)節(jié)自然就被帶動起來了。筆者認為，在運用該指南之前，要深刻吃透“公平原則”、“專利權有效原則”、“折衷原則”等該指南中通過專條描述的判定原則。

其中，“全面覆蓋原則”尤其值得知識產權工作者關注。在該指南中，該原則不僅單獨作為第35條得到闡釋，而且可以說貫穿始終，在多條中得到進一步體現，并且與禁止反悔原則、折衷原則又呈現千絲萬縷的聯系。例如，該指南第24條指出，寫入權利要求的主題名稱對權利要求的保護范圍有限定作用，第25條指出主題名稱中所包含的應用領域、用途或者結構等技術內容對權利要求均具有限定作用，第20條指出，不論方法權利要求是否明確限定了步驟的先后順序，在侵權判定中都要考慮方法權利要求中是否步驟的先后順序，第103條就侵犯方法專利權指出，“權利要求記載的專利方法技術方案的每一個步驟均被實現”才構成“專利侵權行為”。

相應于全面覆蓋原則，該指南解決了長期以來懸而未決且爭議頗多的關于改劣發(fā)明是否構成侵權的問題，并徹底摒棄了“多余指定原則”這一概念。關于改劣發(fā)明，該指南第129條指出“被訴侵權技術方案省略權利要求中個別技術特征或者以簡單或低級的技術特征替換權利要求中相應技術特征，舍棄或顯著降低權利要求中與該技術特征對應的性能和效果從而形成變劣技術方案的”，“可以認定為不相同也不等同”，從而不構成侵犯專利權。筆者認為該條款不僅與全面覆蓋原則相呼應，使得整個指南在精神上一以貫之，而且可以有助于維護專利權的穩(wěn)定性和公信力，筆者試舉出下面的假設例來說明：某發(fā)明專利權利要求1包括技術特征A、B和C，實質審查階段審查員檢索到公開了包括技術特征A、B的對比文件并認為技術特征C屬于本領域的公知常識，從而否定了其創(chuàng)造性，申請人依據說明書的記載將權利要求1進一步限定為包括技術特征A、B、C和D并獲得授權，從技術方案應該作為一個整體發(fā)明思路的角度來說，申請人實際上已經“認可”只有A、B、C和D四個技術特征均存在的技術方案才具有創(chuàng)造性，是對現有技術的貢獻，從公眾的角度來看，由于專利的公信力，他有理由相信申請人已經“捐獻”了僅包括例如技術特征A、C和D三個技術特征的技術方案并有權實施該技術方案。鑒于此，筆者認為改劣發(fā)明不構成侵權合情合理，指南的這一規(guī)定有理有據。

關于多余指定原則，是指法院審理專利侵權案件時將涉案專利的權利要求的技術特征區(qū)分為必要技術特征和非必要技術特征，在忽略多余特征的情況下，僅以權利要求中的必要技術特征來確定專利保護范圍。這一原則是我國在專利制度尚不成熟，缺乏有經驗的專利代理人的情況下誕生的，其隨著我國專利代理的不斷發(fā)展當然應走下舞臺，而且專利既是得到官方背書的具有公信力的公開文件，也是基于“以公開換保護”在專利權人與公眾之間就其專利權人的合理壟斷范圍達成的“契約”，不宜擴大解讀，因此從這一角度來說其消失也是必然的。

總之，理解了該指南中以全面覆蓋原則為首的各侵權判定原則是專利工作者進行一切侵權風險分析的基礎，在理解這些原則并通過檢索所得到與企業(yè)所欲開放的產品最接近的現存有效專利（下文簡稱為現有技術）之后，方可進入基于該指南進行侵權風險分析和應對策略制定的階段。

三、靈活運用指南條款，合理規(guī)避侵權風險

孫子兵法指出“昔之善戰(zhàn)者，先為不可勝，以待敵之可勝”，意思是說，有謀略的軍事家不可企圖上來就要戰(zhàn)勝別人，而是要首先創(chuàng)造自己不可戰(zhàn)勝的條件，然后等待可以戰(zhàn)勝敵人的機會。筆者非常贊同這種思想，并認為企業(yè)知識產權和科技創(chuàng)新工作中應合理運用該思想，在奢談相對于現有技術取得顯著創(chuàng)新之前，至少先要保證不落入其他現存有效的專利權的保護范圍，至少是保守穩(wěn)妥地“低空飄過”對方的保護范圍，在此基礎上才有資格繼續(xù)談如何創(chuàng)新。因此，筆者以下將重點探討在檢索現有技術之后如何至少做到“低空飄過”，實現合法規(guī)避侵權風險。

（1）分析能否通過技術領域、用途等方面的不同從根本上快速規(guī)避侵權可能性

指南第25條規(guī)定“主題名稱中所包含的應用領域、用途或者結構等技術內容對權利要求所要保護的技術方案產生影響的，則該技術內容對專利權的保護范圍具有限定作用”。例如，假設企業(yè)意欲開發(fā)“一種椰子樹用肥料”，檢索到了名稱為“.一種棕櫚樹用肥料”的現有技術，即使兩者的組分非常相似乃至相同，由于現有技術明確將其應用領域或者說用途限定為“棕櫚樹用”，因此，可以說此時企業(yè)無侵權之虞。

另外，“棕櫚樹用”本身也可以說是一項技術特征，根據指南第60條“對于發(fā)明權利要求中的非發(fā)明點技術特征、修改形成的技術特征或者實用新型權利要求中的技術特征，如果專利權人在專利申請或修改時明知或足以預見到存在替代性技術特征而未將其納入專利權的保護范圍，在侵權判定中，權利人以構成等同特征為由主張將該替代性技術方案納入專利權的保護范圍的，不予支持”，本領域技術人員公知植物肥料的使用是有一定共性的，可施于棕櫚樹的肥料有可能施于椰子樹，而現有技術的權利人沒有將其寫入權利要求，實際上構成了“捐獻”，符合該地60條體現的“捐獻原則”。因此，這種情況下，新產品開發(fā)者的椰子樹用肥料不構成對現有技術的“棕櫚樹用肥料”的侵權，新產品開發(fā)者可以大膽開發(fā)該產品。

又比如，如果檢索到的現有技術為實用新型，根據指南第24條規(guī)定“實用新型專利權利要求中包含非形狀、非構造技術特征的，該技術特征對確定專利權的保護范圍具有限定作用。非形狀、非構造技術特征，是指實用新型專利權利要求中記載的不屬于產品的形狀、構造或者其結合等的技術特征，如用途、制造工藝、使用方法、材料成分（組分、配比）等”。例如，面對“一種防風棕櫚草葉片”這種通過主題名稱限定了原材料的實用新型，新產品開發(fā)人可以迅速通過改變原材料的種類來避免侵權。

（2）看能否基于“公平原則”規(guī)避侵權風險

指南第2條就兼顧專利權人的利益和社會公眾的信賴利益做出了規(guī)定，指出“下列情形屬于不應納入保護范圍的內容：（1）專利所要克服的技術缺陷的技術方案；（2）整體上屬于現有技術的技術方案”，第59條規(guī)定“被訴侵權技術方案屬于說明書中明確排除的技術方案，或者屬于背景技術中的技術方案，權利人主張構成等同侵權的，不予支持”。

例如在“一種應用于核電和風電的鑄造材料及其制作方法”的專利申請中，其背景技術部分記載了“由于鍛打處理產生的缺陷，使得目前所使用的青銅錠已越來越不能滿足國內外高標泵閥類合金錠的需求”，在其技術內容部分記載其技術目的為“提供了一種應用于核電和風電的鑄造材料及其制作方法，既能夠提高材料的強度和硬度，又能夠避免鑄造材料因鍛打而產生的開裂情況，減少了材料在鑄造過程中產生的氣孔率”。此時，企業(yè)所研發(fā)的鍛打處理的青銅合金產品即使成分與該現有技術成分相同，由于已經屬于該現有技術“所要克服的技術方案”，被現有技術的說明書“明確排除”，因此不屬于現有技術的保護范圍，不構成侵權。

（3）看能否通過改變方法步驟的順序規(guī)避侵權

指南第20條規(guī)定“方法專利權利要求對步驟順序有明確限定的，步驟本身以及步驟之間的順序均應對專利權的保護范圍起到限定作用；方法專利權利要求對步驟順序沒有明確限定的，不應以此為由，不考慮步驟順序對權利要求的限定作用，而應當結合說明書及附圖、權利要求記載的整體技術方案、各個步驟之間的邏輯關系以及專利審查檔案，從本領域普通技術人員的角度出發(fā)，確定各步驟是否應當按照特定的順序實施”。

即，方法權利要求中，只要存在步驟，不論其是否明確記載了“步驟一”、“步驟二”或者“首先”、“然后”這樣的字眼，只要其說明書隱含公開了步驟的先后順序，那么該先后順序就會成為該現有技術的限定因素，成為侵權判定時的考慮因素。因此，企業(yè)可以充分通過步驟的順序做文章來避免侵權。如果現有技術中存在“步驟一”、“步驟二”這種記載自然好，即使沒有也應該對現有技術的全部申請文件進行整體把關和充分挖掘確定其有無步驟先后順序。例如，企業(yè)專利工作者檢索到的現有技術的記載了“1）、按質量百分比計，將鋁：5～7%，鐵：2～4%，錳：0～1.2%，鎳：10～12%，鋅：0.5～2%，銅：余量置于工頻電爐內，加熱至1150度完全熔化后并保溫；2）、按質量百分比計，將稀土元素鑭或鈰：0.05～0.2%，添加到正在保溫的合金溶液當中，開啟振動裝置與攪拌裝置，振動裝置振動頻率為：15次/秒，攪拌裝置攪拌速率為：150轉/分鐘，攪拌時間為:10～15分鐘”，此時現有技術中明確限定了稀土元素是加入“完全熔化后并保溫”的“合金溶液”，即使沒有“1）”和“2）”也可以確定其是存在明確的先后順序的。此刻，企業(yè)就可以大膽嘗試研發(fā)能否通過將各金屬成分與稀土元素一起加入工頻電爐能否實現同樣的技術效果而無需擔憂侵權問題。

（4）看能否通過省略或替換某些步驟規(guī)避侵權風險

基于全面覆蓋原則，該指南第103條指出“使用專利方法，是指權利要求記載的專利方法技術方案的每一個步驟均被實現”，第111條指出“依照專利方法直接獲得的產品，是指將原材料、物品按照方法專利權利要求記載的全部步驟特征進行處理加工”，第129條指出“被訴侵權技術方案省略權利要求中個別技術特征或者以簡單或低級的技術特征替換權利要求中相應技術特征，舍棄或顯著降低權利要求中與該技術特征對應的性能和效果從而形成變劣技術方案的”不構成侵犯專利權。

因此，當面對作為方法權利要求的現有技術中記載或者限定原料種類而將其他可以實現相同或類似技術效果的原料排除于保護范圍，或者將一些可有可無、容易替代，對技術效果的實現影響不大的步驟寫入權利要求書的技術方案，企業(yè)可以基于上述條款進行專利權侵權的合理規(guī)避。以發(fā)明名稱為“一種采用棕櫚空果串生產燃料乙醇的方法”的發(fā)明專利申請為例，其權利要求1中記載的步驟包括切割、爆破、水解，而根據該指南上述條款的精神，采用其他富纖維植物殘渣如玉米秸稈作原料，或者省略切割步驟直接對原料進行蒸汽爆破實現原料粉碎，或者干脆以晾曬之后研磨等工藝代替切割、爆破步驟等改變，這樣做或者依據上述條款中體現的全面覆蓋原則不構成與現有技術的技術方案的技術特征的一一相同或等同，或可以構成基本上差不多技術效果的“改劣發(fā)明”，從而無侵權之虞。

（5）看能否通過產品制備方法的不同規(guī)避侵權風險

該指南21條明確了“以制備方法界定產品的技術特征對于確定專利權的保護范圍具有限定作用。被訴侵權產品的制備方法與專利方法既不相同也不等同的，應當認定被訴侵權技術方案未落入專利權的保護范圍”，第99條指出“以下行為應當認定為制造發(fā)明或者實用新型專利產品行為：（1）以不同制造方法制造產品的行為，但以方法限定的產品權利要求除外”。

因此，例如當企業(yè)檢索到的現有技術為“一種鎂合金，其特征在于：按重量比含有鋁0.5-1%……和難以去除的雜質；上述配料充分混合后放入煉爐中加熱壓鑄”時就可以考慮用與壓鑄“既不相同也不等同”的制備方法例如粉末冶金或者鍛造制備相同成分的鎂合金，或者面對“一種汽車構件用鋁鎂合金，其特征在于，制備工藝包括粉末冶金、熱處理和陽極氧化處理……”，則可以考慮采取相同的合金成分研發(fā)其相應的鑄造或鍛造工藝而無需擔憂侵權風險。

（6）看能否基于“捐獻原則”規(guī)避侵權風險

指南第40條體現了“捐獻原則”的精神，“被訴侵權技術方案在包含了權利要求中的全部技術特征的基礎上，又增加了新的技術特征的，仍然落入專利權的保護范圍，但專利文件明確排除該技術特征的除外”。

存在這樣的情形：有經驗的專利申請人或代理人為了盡可能大的保護范圍及應對后續(xù)審查意見等多方面的考慮，在權利要求書中寫入能夠實現其基本技術效果的數值范圍是“1~100”而不是取得了特別優(yōu)異的技術效果的“50~100”，而“50”這一數據點是技術效果發(fā)生“質變”的臨界點；在實質審查階段審查員指出了“1~100”是通過“有限次試驗能夠得到的”，于是申請人將其修改為“50~100”以證明“取得了預料不到的技術效果”并獲得授權。因此，包含數據范圍“1~49”的技術方案已經被申請人明確放棄，企業(yè)研發(fā)時可以采用該雖不盡善盡美但可以仍能基本滿足要求的技術方案，并在此基礎上進一步改進而無需擔憂侵權風險。

（7）看能否基于“禁止反悔原則”規(guī)避專利侵權風險

該指南第60條指出，“專利權人在專利申請或修改時明知或足以預見到存在替代性技術特征而未將其納入專利權的保護范圍，在侵權判定中，權利人以構成等同特征為由主張將該替代性技術方案納入專利權的保護范圍的，不予支持”。例如，仍以發(fā)明名稱為“一種采用棕櫚空果串生產燃料乙醇的方法”的發(fā)明專利為例，其權利要求1中記載了“空果串粉末進行堿處理、水煮或酸處理……所述堿性物質包括氨水、氫氧化鈉或氧化鈣……所述工業(yè)酸包括鹽酸、硫酸、乙酸或稀硝酸……所述緩沖液包括醋酸-醋酸鈉緩沖溶液、乙酸-乙酸鈉緩沖溶液，或檸檬酸-檸檬酸鈉緩沖溶液……”。本領域技術人員公知，碳酸鈉與氨水呈現類似的弱堿性，氫氧化鉀與氫氧化鈉呈現類似的強堿性，甲酸與乙酸呈現類似的弱酸性，而甲酸-甲酸鈉緩沖溶液的形狀類似乙酸-乙酸鈉緩沖溶液，因此，企業(yè)完全可以通過這些技術特征的替換規(guī)避侵權風險，即使后續(xù)過程中出現侵權糾紛，也可以“禁止反悔原則”主張這些技術方案已被現有技術的權利人明確放棄來進行反駁。

四、縱使專利權在手，侵權風險不可輕

即使企業(yè)實現了對現有技術的革新并就此獲得了專利權，仍然需要警惕因實施自己的專利權導致對他人在先權利的侵權可能性，而這一點恰恰極容易被忽略。

我們可以假設這樣的場景：A作為申請人獲得了阿司匹林的產品專利權，并且在其說明書中還披露了制備阿司匹林的方法，此時B提出了制備阿司匹林的另一方法，由于專利權的授權是以“三性”審查，即實用性、新穎性和創(chuàng)造性的審查為主，因此審查員檢索后發(fā)現該方法較作為A所披露的制備方法收率明顯提高，則當然有權授予發(fā)明人B該制備方法專利權。但由于A在先的產品權利要求，此刻B實施其獲得專利權的制備方法來制備阿司匹林將造成對權利人A的侵權。

關于這一點，該指南進行了明確，其第99條所指出，對于未采用制備方法限定的產品權利要求，即使“以不同制造方法制造產品的行為”或者“將部件組裝成專利產品的行為”也會構成對產品專利權的侵犯；第43條指出，實施“從屬專利”，即“在包含了在先產品專利權利要求的全部技術特征的基礎上，增加了新的技術特征”、“在原有產品專利權利要求的基礎上，發(fā)現了原來未曾發(fā)現的新的用途”、以及“在原有方法專利權利要求的基礎上，增加了新的技術特征”都構成“落入在先專利的保護范圍”，屬于相同侵權的范疇。

這種情況下，如不及時采取對策將導致該專利權陷入棄之可惜，但行之侵權的尷尬境地，對于權利人B來說，最好的辦法當然是構成與權利人A的交叉許可，同時為了為交叉許可的順利實現創(chuàng)造條件，權利人B應加快進度，對權利人A的專利權進行“圍城戰(zhàn)”，例如爭取關于阿司匹林用于制備鎮(zhèn)痛藥的用途發(fā)明，阿司匹林用于制備心血管疾病藥物的用途發(fā)明，阿司匹林其他制備方法的發(fā)明的授權。如此，權利人A即使要行使自己的專利權也是暗礁遍地，最終的格局是，權利人A構成了一個被攻不破的堅固產品權利要求“堡壘”，但發(fā)現自己也別束縛得“走不出”這個“堡壘”，從而不得不進行談判，由此權利人B為自己爭取到了比較有利的地位。

五、總結

以上，筆者采用條分縷析的方法，就如何運用北京高院《專利侵權判定指南（2017）》來分析侵權風險和制定規(guī)避策略提出了自己的見解。同時，申請人認為，在實際應用中，上述條款并不是割裂開來使用的，而是需要根據具體案情具體分析，因地制宜地綜合利用。例如，某廠家甲在對纖維的水解處理過程采用了碳酸鈉進行堿處理，現有技術的權利人乙依據其采用了氫氧化鈉的堿處理主張甲的行為構成了“等同侵權”，那么此時甲既可以依據公平原則指出將氫氧化鈉的堿處理法保護范圍擴大到碳酸鈉屬于擴張解釋，有違“社會公眾的信賴利益”，也可以指出“解釋權利要求時，應當以權利要求記載的技術內容為準”指出乙的主張有違專利權保護范圍解釋的“折衷原則”，或者查詢其審查記錄，確認其關于碳酸鈉的技術方案已經刪除，依據“禁止反悔原則”進行反駁等等。

總之，正如《專利審查指南》既是審查員審查專利申請中解決問題的指南，但同時也是申請人和代理人避免專利申請中出現問題的圭臬一樣，北京高院《專利侵權判定指南（2017）》不僅是司法工作人員在審理專利侵權訴訟中的法寶，也是企業(yè)在產品研發(fā)、生產、銷售等各個環(huán)節(jié)中進行專利侵權風險分析以及制定應對策略的“秘笈”，其深刻領會和靈活運用極其必要。

來源：IPRdaily中文網（IPRdaily.cn）

作者：張建鵬  北京連和連知識產權代理有限公司代理人

編輯：IPRdaily趙珍          校對：IPRdaily縱橫君

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