權(quán)利要求中那些“處境尷尬”的技術(shù)特征

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作者：陳華 杭州天勤知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司

原標(biāo)題：權(quán)利要求中那些“處境尷尬”的技術(shù)特征

摘要：權(quán)利要求的解釋是一種對簡潔的權(quán)利要求語言進(jìn)行詳細(xì)描述的方式，目的是理解而不是改變權(quán)利要求的范圍。技術(shù)特征是權(quán)利要求的基本組成單元，因此在權(quán)利要求進(jìn)行解釋時更多的是針對技術(shù)特征地劃分與解釋。在現(xiàn)行的專利法體系下，授權(quán)程序、確權(quán)程序以及侵權(quán)程序中技術(shù)特征的解釋規(guī)則略有不同，某些特殊的技術(shù)特征在授權(quán)程序、確權(quán)程序中會進(jìn)行擴(kuò)大解釋，而在侵權(quán)程序中會進(jìn)行縮小解釋，導(dǎo)致其處境尷尬。

權(quán)利要求的解釋并非專利侵權(quán)程序（訴訟）中獨(dú)有的概念，在專利授權(quán)程序（申請）和專利確權(quán)程序（無效）中同樣需要對權(quán)利要求進(jìn)行解讀，以確定權(quán)利要求的含義和范圍，并判定其與現(xiàn)有技術(shù)的關(guān)系。

實務(wù)中，由于三個程序的性質(zhì)和任務(wù)不同，權(quán)利人修改專利申請文件或?qū)＠募某叨炔煌?，?dǎo)致權(quán)利要求的解釋規(guī)則也存在一定的差異。

專利授權(quán)程序中，審查員面對的是未授權(quán)的專利申請，其任務(wù)是對專利申請人提請的專利申請文件進(jìn)行審查，盡量避免授予有瑕疵的專利權(quán)。因此，在授權(quán)程序中審查員遵循最大合理解釋原則來界定權(quán)利要求的含義。

相反，專利侵權(quán)程序中，法官面對的是已經(jīng)授權(quán)公告的專利，其任務(wù)是判定被控侵權(quán)技術(shù)方案是否落入專利權(quán)的保護(hù)范圍。法官應(yīng)當(dāng)用說明書中的限縮性定義對權(quán)利要求中的特征進(jìn)行解釋，而不是將其理解為該特征的通用含義。

確權(quán)程序中，專利復(fù)審委員會面對的是已經(jīng)授權(quán)公告的權(quán)利，其任務(wù)是借助無效宣告請求人提出的理由和證據(jù)重新審視專利授權(quán)是否恰當(dāng)。確權(quán)程序中權(quán)利要求的解釋尺度，不能像專利授權(quán)程序中那樣大幅度地通過權(quán)利要求的解釋來調(diào)和權(quán)利人與社會公眾的利益，而是應(yīng)當(dāng)界于授權(quán)程序與侵權(quán)判定程序之間。

下文將通過幾種特殊的技術(shù)特征的介紹，來說明為何這些技術(shù)特征的處境尷尬。

一、功能性技術(shù)特征

功能性技術(shù)特征：是指權(quán)利要求中的對產(chǎn)品的部分或部分之間的配合關(guān)系或?qū)Ψ椒ǖ牟襟E采用其在發(fā)明創(chuàng)造中所起的作用、功能或者產(chǎn)生的效果來限定的技術(shù)特征。

《審查指南》中規(guī)定只有在某一技術(shù)特征無法用結(jié)構(gòu)特征來限定，或者技術(shù)特征用結(jié)構(gòu)特征限定不如用功能或效果特征來限定更為恰當(dāng)，而且該功能或者效果能通過說明書中規(guī)定的實驗或者操作或者所屬技術(shù)領(lǐng)域的慣用手段直接和肯定地驗證的情況下，使用功能或者效果特征來限定發(fā)明才可能是允許的。同時明確了功能性技術(shù)特征的解釋規(guī)則，對于權(quán)利要求中所含有的功能性技術(shù)特征，解釋為覆蓋了所有能夠?qū)崿F(xiàn)所述功能的實施方法。

由于《審查指南》對于功能性技術(shù)特征采取的是不鼓勵、但也沒有絕地禁止的態(tài)度。對于申請人來說功能性技術(shù)特征被解釋為覆蓋了所有能夠?qū)崿F(xiàn)所述功能的實施方法，很容易會讓申請人有錯覺，認(rèn)為使用功能性技術(shù)特征范圍會很大，導(dǎo)致申請人大量使用功能性技術(shù)特征，違背制度設(shè)計初衷。因此，在授權(quán)程序、確定程序以及侵權(quán)程序中解釋功能性技術(shù)特征時做出了適當(dāng)?shù)摹皯土P”。

在專利授權(quán)程序和確權(quán)程序中進(jìn)行了擴(kuò)大解釋，功能性技術(shù)特征解釋時采用“覆蓋了所有能夠?qū)崿F(xiàn)所述功能的實施方法”，這么解釋會讓功能性技術(shù)特征的范圍非常大，導(dǎo)致專利授權(quán)程序中的審查員或者確權(quán)程序中的無效請求人很容易找到破壞新穎性或創(chuàng)造性的現(xiàn)有技術(shù)。

而在專利侵權(quán)程序中進(jìn)行了縮小解釋，如果被認(rèn)定為功能性技術(shù)特征，解釋時采用“結(jié)合說明書和附圖描述的該功能的具體實施方式及其等同的實施方式，確定該技術(shù)特征的內(nèi)容”，同時對其等同認(rèn)定做出更加嚴(yán)格的要求。

因此，“功能性技術(shù)特征”顯得有些處境尷尬。在授權(quán)程序和確權(quán)程序中，申請人或者權(quán)利人更加希望進(jìn)行縮小解釋，這樣更加容易授權(quán)或者維持專利權(quán)；在侵權(quán)程序，權(quán)利人更加希望進(jìn)行擴(kuò)大解釋，這樣更加容易判定為侵權(quán)；而實際上進(jìn)行解釋時卻是正好相反。

二、產(chǎn)品權(quán)利要求中的方法技術(shù)特征

權(quán)利要求有兩種基本類型，分別為方法權(quán)利要求和產(chǎn)品權(quán)利要求。方法權(quán)利要求適用于方法發(fā)明，通常應(yīng)當(dāng)用工藝過程、操作條件、步驟或者流程等技術(shù)特征來描述。產(chǎn)品權(quán)利要求適用于產(chǎn)品發(fā)明或者實用新型，通常應(yīng)當(dāng)用產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)、組成等技術(shù)特征來描述。但是，隨著專利制度的不斷發(fā)展，我們也經(jīng)常看到某些產(chǎn)品權(quán)利要求中采用了方法技術(shù)特征來限定。

方法特征限定的產(chǎn)品權(quán)利要求：是指產(chǎn)品權(quán)利要求的技術(shù)方案部分或者全部由方法技術(shù)特征進(jìn)行限定。《審查指南》也有規(guī)定，當(dāng)產(chǎn)品權(quán)利要求中的一個或多個技術(shù)特征無法用結(jié)構(gòu)特征也不能用參數(shù)特征予以清楚地表征時，允許借助方法特征表征。

對于這種“非典型”的產(chǎn)品權(quán)利要求如何進(jìn)行解釋，在實務(wù)中一直存在著爭議。根據(jù)目前的案例及司法解釋，在授權(quán)程序和確定程序中主要采用的是“產(chǎn)品限定法”，而在侵權(quán)程序中采用的是“全面覆蓋原則”。

“產(chǎn)品限定法”是指方法技術(shù)特征限定的產(chǎn)品權(quán)利要求的可專利性取決于根據(jù)方法所得到的產(chǎn)品本身。如果方法技術(shù)特征帶來了結(jié)構(gòu)和/或組成上的改變，則方法技術(shù)特征會被考慮，推定起到限定作用；如果方法技術(shù)特征沒有帶來結(jié)構(gòu)和/或組成上的改變，方法技術(shù)特征將不被考慮，推定不起限定作用。

“全面覆蓋原則”是指人民法院判定被訴侵權(quán)技術(shù)方案是否落入專利權(quán)的保護(hù)范圍，應(yīng)當(dāng)審查權(quán)利人主張的權(quán)利要求所記載的全部技術(shù)特征。在侵權(quán)程序中方法技術(shù)特征將會被考慮，起到限定作用。

基于上述的說明，當(dāng)方法技術(shù)特征限定的產(chǎn)品權(quán)利要求中，方法技術(shù)特征沒有帶來產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)和/或組成上的改變，其處境會變得尷尬。在授權(quán)程序和確定程序中基于“產(chǎn)品限定法”，方法技術(shù)特征將不起到限定作用，則該權(quán)利要求的范圍變大，更容易找到接近的現(xiàn)有技術(shù)，使得專利授權(quán)或?qū)＠麢?quán)維持的難度變大。

同時，在侵權(quán)程序中基于“全面覆蓋原則”，方法技術(shù)特征將起到限定作用，使得該權(quán)利要求的保護(hù)范圍變小，降低了侵權(quán)認(rèn)定的可能。

三、實用新型中的材料特征與方法特征

實用新型是指對產(chǎn)品的形狀、構(gòu)造或者其結(jié)合所提出的適于實用的新的技術(shù)方案。實用新型專利的權(quán)利要求中也可以含有已知材料和已知方法的名稱限定產(chǎn)品的形狀、構(gòu)造；但不得出現(xiàn)新材料特征以及新方法或者方法的步驟、工藝等。

由于實用新型專利沒有實質(zhì)審查，對于權(quán)利要求中包含了材料特征或方法特征的實用新型專利，在授權(quán)程序中需要判斷是否屬于實用新型保護(hù)的客體，主要是判斷其中記載的材料或方法是否為現(xiàn)有技術(shù)中已知的。例如，將現(xiàn)有技術(shù)中的已知材料或已知方法應(yīng)用于具有形狀/構(gòu)造的產(chǎn)品，屬于實用新型保護(hù)的客體；而對材料或方法本身提出的改進(jìn)，則不屬于實用新型保護(hù)的客體。

在判斷其屬于實用新型保護(hù)的客體后，才能依據(jù)專利法的相關(guān)規(guī)定對其進(jìn)行創(chuàng)造性的判斷。創(chuàng)造性的判斷更多的會出現(xiàn)在確權(quán)程序中，需要將這些材料特征和方法特征納入技術(shù)方案中進(jìn)行整體考慮。如果技術(shù)方案中的非形狀、非構(gòu)造技術(shù)特征導(dǎo)致該產(chǎn)品的形狀、構(gòu)造或者其結(jié)合產(chǎn)生變化，則只考慮該技術(shù)特征所導(dǎo)致的產(chǎn)品形狀、構(gòu)造或者其結(jié)合的變化，而不考慮該非形狀、構(gòu)造技術(shù)特征本身。

技術(shù)方案中的材料特征與最接近的現(xiàn)有技術(shù)中的相應(yīng)特征相比，其區(qū)別在于材料不同，而材料的不同并未帶來產(chǎn)品在形狀、構(gòu)造或者其結(jié)合上發(fā)生變化的，即使由于材料的不同使得包括材料特征在內(nèi)的該技術(shù)方案的效果優(yōu)于或不同于最接近的現(xiàn)有技術(shù)，該材料特征在實用新型的創(chuàng)造性審查中仍然不予考慮。

方法特征可分為兩種：(1)對產(chǎn)品的形狀、構(gòu)造或者其結(jié)合不產(chǎn)生影響的方法特征，即該方法特征的引入并未使得產(chǎn)品在形狀、構(gòu)造或者其結(jié)合上發(fā)生變化，該方法特征在實用新型的創(chuàng)造性審查中不予考慮。(2)對產(chǎn)品的形狀、構(gòu)造或者其結(jié)合產(chǎn)生影響的方法特征，即該方法特征的引入使得產(chǎn)品在形狀、構(gòu)造或者其結(jié)合上發(fā)生變化，在實用新型的創(chuàng)造性審查中只考慮所述形狀、構(gòu)造或者其結(jié)合的變化而不考慮方法特征本身。

而在侵權(quán)程序中基于“全面覆蓋原則”，實用新型專利權(quán)利要求中包含非形狀、非構(gòu)造技術(shù)特征的，這些技術(shù)特征應(yīng)當(dāng)用于限定專利權(quán)的保護(hù)范圍，并按照字面含義進(jìn)行嚴(yán)格解釋。

因此，對于產(chǎn)品的形狀、構(gòu)造或者其結(jié)合不產(chǎn)生影響的材料特征或方法特征，它們的處境會變得尷尬。在授權(quán)程序和確定程序中材料特征或方法特征將不被考慮，則該權(quán)利要求的范圍變大，更容易找到接近的現(xiàn)有技術(shù)，使得專利授權(quán)的難度變大。而在侵權(quán)程序中，材料特征或方法特征將起到限定作用，使得該權(quán)利要求的保護(hù)范圍變小，降低了侵權(quán)認(rèn)定的可能。

筆者總結(jié)的上述三種特殊的技術(shù)特征，是由于幾種程序中解釋規(guī)則的差異，導(dǎo)致它們會有不同的解釋。當(dāng)然，文中僅僅是針對權(quán)利要求解釋時產(chǎn)生的差異進(jìn)行評述，并不代表上述三種技術(shù)特征沒有存在的價值。筆者也認(rèn)同“存在即合理”，在實務(wù)中三種技術(shù)特征在特殊的場景下使用也會有意料不到的效果。

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作者：陳華 杭州天勤知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司

編輯：IPRdaily趙珍          校對：IPRdaily縱橫君

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