中國引入侵犯知識產(chǎn)權的懲罰性賠償制度，對企業(yè)有怎樣影響？

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作者：佑斌

供稿：佑斌微信平臺

原標題：中國引入侵犯知識產(chǎn)權的懲罰性賠償制度，對企業(yè)有怎樣影響？

11月5日，國家主席習近平在首屆中國國際進口博覽會開幕式上發(fā)表主旨演講，指出中國將保護外資企業(yè)合法權益，堅決依法懲處侵犯外商合法權益特別是侵犯知識產(chǎn)權行為，提高知識產(chǎn)權審查質(zhì)量和審查效率，引入懲罰性賠償制度，顯著提高違法成本。

所謂懲罰性賠償，就是讓故意侵犯知識產(chǎn)權者不但將獲得的利益吐出來，還要在此基礎上進行懲罰，做到讓故意侵權者傾家蕩產(chǎn)。這一點在專利侵權案件中表現(xiàn)最為突出。

現(xiàn)行《專利法》關于侵權賠償?shù)囊?guī)定為：侵犯專利權的賠償數(shù)額按照權利人因被侵權所受到的實際損失確定；實際損失難以確定的，可以按照侵權人因侵權所獲得的利益確定。權利人的損失或者侵權人獲得的利益難以確定的，參照該專利許可使用費的倍數(shù)合理確定。賠償數(shù)額還應當包括權利人為制止侵權行為所支付的合理開支。權利人的損失、侵權人獲得的利益和專利許可使用費均難以確定的，人民法院可以根據(jù)專利權的類型、侵權行為的性質(zhì)和情節(jié)等因素，確定給予一萬元以上一百萬元以下的賠償。

根據(jù)這個規(guī)定，專利侵權賠償數(shù)額按照被侵權者的實際損失、侵權者獲得利益、合理許可費的倍數(shù)、法定賠償?shù)捻樞蛴嬎?。實際損失難以確定的，計算獲得利益，獲得利益難以確定的，根據(jù)合理許可費的倍數(shù)，前三者都難以確定的，根據(jù)法定賠償。在實踐中，計算實際損失是非常難，因為銷量的減少受很多因素影響。侵權者獲得利益的計算需要依賴相關的銷售數(shù)據(jù)，取證也非常困難。涉案的專利先前多未進行過專利許可，合理許可費確定也爭議頗多。因此，在中國大部分的專利賠償最后只能在法定賠償數(shù)額范圍內(nèi)酌情確定。這造成的后果是專利權人常常贏了官司輸了錢，拿到的賠償甚至不夠支付律師費。

為了改變這種情況，中國準備引入專利侵權懲罰性賠償制度，實際上國家知識產(chǎn)權局負責人也多次表示過在第四次專利法修改時增加懲罰性賠償條款。

《專利法修訂草案》的送審稿規(guī)定：對于故意侵犯專利權的行為，人民法院可以根據(jù)侵權行為的情節(jié)、規(guī)模、損害后果等因素，將根據(jù)前兩款所確定的賠償數(shù)額提高至二到三倍。懲罰性賠償是針對故意侵權的情況，何為故意侵權？就是生產(chǎn)銷售之前已經(jīng)知道相關專利的存在，并且應當知道相關產(chǎn)品是侵權的，賠償數(shù)額將會在原來確定的基礎上提高到兩到三倍。

專利侵權賠償主要遵循填平原則，賠償數(shù)額限于補償損失或者獲得利益吐出來即可。但是在這一原則下許多侵權者也是有利可圖的，只要競爭對手有最新產(chǎn)品上市就會很快跟著上馬，不在乎是否侵權，最壞的結果是賠掉利潤，甚至利用訴訟策略拖延，等到專利訴訟結束后，相關產(chǎn)品已經(jīng)更新?lián)Q代了。在這種形式下，出現(xiàn)大量的淘寶創(chuàng)新亞馬遜創(chuàng)新，很多企業(yè)專門在電子商務網(wǎng)站尋找爆款產(chǎn)品，然后開模迅速投產(chǎn)，在對方起訴專利侵權前能賺一筆是一筆。

但是一旦引入懲罰性賠償制度后，這種抄襲的模式將會受到致命的打擊。專利權人肯定會指控故意侵權，尤其許多專利權人提示過相關技術申請過專利，侵權人極有可能會承擔兩到三倍賠償?shù)呢熑?。這時被訴侵權者就需要舉證自己并非故意侵權，而這個證據(jù)一般就是FTO（自由操作），或者說侵權分析報告。

為規(guī)避故意侵權指控，以后產(chǎn)品在中國上市前，企業(yè)更需要FTO分析報告。FTO分析目的在于證明當前“技術”可實施，不會侵犯他人專利權，證明非故意侵權以避免可能的懲罰性賠償。

侵權風險分析當然越早越好，但在研發(fā)的早期產(chǎn)品和概念還未形成，這時候可以進行專利預警，無法進行產(chǎn)品權利要求的比對，F(xiàn)TO的分析可以貫穿整個產(chǎn)品開發(fā)過程，但原則上要求有確定的技術特征，否則與一般的專利預警無差別，最終的報告也無法用來證明非故意侵權。科學的做法是在產(chǎn)品研發(fā)前端有相應的專利預警，讓研發(fā)人員知曉該領域的相應專利，在產(chǎn)品技術特征最終成型后進行FTO分析，這個時候FTO的結果侵權可能性已經(jīng)很低，最后的步驟只是確認不侵權的，否則在產(chǎn)品技術特征成型時確定侵權，這時候再修改和規(guī)避的代價會大得多。

在中國，F(xiàn)TO做到什么的程度才能抗辯故意侵權指控，目前沒有相關的案例可參考，但參照一般的專利侵權標準，檢索需要較高的查全率、權利要求比對需要全面覆蓋原則和等同原則兩方面，這些都需要反應到報告中，以證明盡了極大的注意義務。

FTO分析的步驟

一、確定產(chǎn)品的上市區(qū)域

專利具有地域性，專利侵權的分析先要確定下產(chǎn)品生產(chǎn)和上市的地區(qū)，這樣有的放矢減少實際的工作量和不必要的權利要求比對分析。

二、理解產(chǎn)品技術特征？

一個產(chǎn)品的特征可能有很多，即使對于一個全新的產(chǎn)品，也有很多標準件，不可能對于每個特征進行FTO調(diào)查，一般只分析侵權可能性大、企業(yè)自身研究開發(fā)、及產(chǎn)品上有創(chuàng)新的的技術特征。專利侵權判斷是需要產(chǎn)品特征與權利要求進行比對的，進行FTO的特征不能太寬。比如新產(chǎn)品是一臺負離子電風扇，可能需要侵權分析的只有產(chǎn)生負離子的裝置的某一部分。

三、全面的專利檢索

FTO的專利檢索需要較高的查全率，關于檢索的技巧本文暫時不介紹，留在后續(xù)文章專門討論，這里需要強調(diào)的是，要避免故意侵權指控，檢索需要盡到基本的要求，比如行業(yè)常見的關鍵詞、基本的分類，否則產(chǎn)品是負離子電扇，檢索詞里面連“離子”這個詞都沒有，這顯然容易說不過去。

FTO的檢索需要綜合運用各種檢索策略，保證查全率，避免漏檢。對于權利要求的檢索是重點，但FTO檢索并不能只限于權利要求，因為權利要求的術語相對抽象，無法與具體特征對應，全文和其他部分的檢索依然非常重要，F(xiàn)TO也需要關注失效的專利。

四、專利篩選

篩選出最相關的專利，包括失效的專利和尚未授權的專利，所有相關的專利都應該放到關注目標中。專利的篩選需要篩選人對專利的技術有相當深入的理解，對可能較相關的專利分成若干等級。

在專利篩選過程容易出現(xiàn)兩種極端情況，一種是相關專利特別多，似乎風險較大，一種完全沒有相關的專利，似乎風險很小。相關專利太多會導致后續(xù)的權利要求比對進入失控狀態(tài)，導致風險無法管理，比如你發(fā)現(xiàn)一百個高度相關的專利，即使認真對每個專利比對了一番，但最后的結果可能依然不可靠，因為每個比對的誤差綜合在一起，已經(jīng)使得最后的準確率有較大折扣了。另外，F(xiàn)TO報告中分析太多專利，反而使得故意侵權的可能性增大，需要明顯注意和規(guī)避的專利也多了。

對于查詢到的相關專利特別多的情況下，需要進一步詳細分析，剔除權利要求保護范圍大量重復的不穩(wěn)定申請，尤其是未經(jīng)過審查的實用新型專利。對于檢索到的相關專利特別少的情況，需要理清相關的技術脈絡，確定與技術方案最接近的專利，要讓風險的距離清晰可見，比無關痛癢的“相關領域沒有檢索到相關專利”更有說服力。

五、權利要求的比對

FTO的報告需要對檢索的相關權利要求與產(chǎn)品特征有基本的比對，以確定相關產(chǎn)品特征是否落在檢索到的專利權利要求范圍內(nèi)。侵權判斷的原則包括全面覆蓋原則與等同原則。

六、結論

FTO的結論需要特別謹慎，一般論述該技術是現(xiàn)有技術或者不侵權任何相關的專利，盡量不出現(xiàn)侵權、風險高等描述。在出現(xiàn)較高風險專利的情況，需要與相應的業(yè)務部門商量，寫在FTO分析報告的高度侵權和風險的結論有可能起到相反的效果。企業(yè)很多商業(yè)活動是明知風險而為之，很少會有完全無風險的情況，更重要的是對風險和收益的權衡。當然一份在侵權訴訟中能用得上的FTO報告，其結論當然不侵犯任何專利權為最佳，否則報告中都明確中寫出了高風險，依然故意實施，故意侵權嫌疑大增，這也是FTO報告與一般的專利侵權風險分析報告的重要區(qū)別。

FTO報告的模板

一、背景介紹

介紹相關的技術特征，明確需要進行FTO分析的技術特征細節(jié)。

二、產(chǎn)品生產(chǎn)、銷售區(qū)域

三、數(shù)據(jù)庫的選擇

四、關鍵詞和檢索策略

列出一定數(shù)量的檢索式，檢索式一般包括關鍵詞和分類（這里要注意的是，實際的檢索策略可能展示的檢索式差別很大，展示的可能僅是很少的部分，其目的在于顯示FTO的檢索盡到了相當范圍的考慮。

五、相關的專利的篩選

列出可能相關的專利。

六、權利要求比對

對相關性高的專利進行權利要求比對，注意比對需要考慮全面覆蓋原則和等同原則（字面侵權和等同侵權）。

七、結論

相應的技術是現(xiàn)有技術，不在相關的專利權利要求范圍內(nèi)等。

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作者：佑斌

供稿：佑斌微信平臺

編輯：IPRdaily趙珍          校對：IPRdaily縱橫君

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