“《商標法》第四十四條一款”的解讀

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作者：李笑冬

原標題：對“《商標法》第四十四條一款”的慢慢談

很多年前，代理人游說客戶多注冊幾個類別，客戶時常用懷疑的眼光看著代理人，心說，注冊那么多，忽悠代理費嗎？暫時業(yè)務又做不到那幾個領(lǐng)域，為什么要注冊？代理人的游說詞，諸如“兵馬未動糧草先行”之類，常常在客戶的懷疑的眼中，變得沒有說服力。又過了一些年，故事繼續(xù)，并形成了俗話說——“今天你不注冊，將來自有人‘替’你注冊”，另一個版本是“今天你不辦駁回復審，將來自有人‘替’你先行完成‘二次申請’”。

再后來，互聯(lián)網(wǎng)進一步發(fā)達，信息交流的成本更低了，商標忽然變成了五花馬千金裘，蘋果公司付出了幾千萬“買回”了它的iPAD，一個“莫言醉”身價千萬……生動地闡釋了，“商標，其實很值錢”。與之同時，我國的商標申請數(shù)量，不斷躍上新的臺階，年申請量從幾十萬件到幾百萬件，只用了不到十年的時間（中國商標的申請量從2006年的766319件猛增至2015年的2876048件）?！渡虡斯妗吩絹碓胶?，商標異議也越來越多。好似黃河一般，水流千里，沙子跟著隨行百里。惡意搶注在一段時間，成為需要解決的問題。

商標領(lǐng)域里，除圖形外，主力構(gòu)成要素——文字，很多都是取自于公共資源。特別是漢字商標，商標局甚至要求，申請人必須使用規(guī)范的漢字（當做商標文字），商標來自于公共資源的屬性，很鮮明。很多商標（典型的如使用語言原有詞的商標）的申請人，原本就是取了公共資源，去主張壟斷的權(quán)利。而公共資源，好似一座森林的樹木，縱然恢弘壯觀，到底數(shù)量還是有限的。于是，當某些公司、甚至是一個自然人，以其“一己之力”，在某一個很短時間里，申請了成百甚至上千件注冊商標的時候，人們開始詰問如此多的商標，究竟從何而來的？怎么能對如此多的商標，同時產(chǎn)生實際使用的需要？

這個現(xiàn)象，有時被簡稱為“商標大宗搶注”問題。幾年前的代理人，收到商標局和商評委的裁定書，會發(fā)現(xiàn)一個現(xiàn)象——同是一個商標大宗搶注問題，商標局適用的法律條款是原《商標法》第十條第一款第（八）項，而商標評委員會對一模一樣的情形，用的法條卻是（原）《商標法》第四十一條一款。如此大概是因，修改前《商標法》第四十一條一款，其適用主體是商評委，估計商標局很想用，也不能用，于是轉(zhuǎn)而適用沒有主體限制的第十條一款（八）項。（接下來還會說到，這個問題，到北京高院就“清樣”案，即下文所說的659號判決，做出之后，思路已厘清了，此處先按下不表。）

商標大宗搶注問題，《商標法》第十條一款（八）項和四十一條一款，兩駕馬車并行的歷史，持續(xù)了一段時間。這中間，商標法第十條一款（八）項，功勛卓著，因為商標局的異議裁定，常常是更早的程序，商標局將惡意搶注，消滅了在了春季。為眾多商標遭搶注的權(quán)利人（尤其是那些商品類別不類似的情形），盡速實現(xiàn)了維權(quán)的效果。

然而，2010年4月20日，最高院關(guān)于審理商標授權(quán)確權(quán)行政案件司法解釋頒布，其第3條對于十條一款（八）項的適用情形，做了明確的限定——不能用來保護特定民事權(quán)益。自此，商標局之前用來解決大宗搶注問題的《商標法》第十條第一款（八）項的機制，開始失靈。自此，就大宗搶注問題，十條一款（八）項與四十一條一款，自此分野，漸行漸遠。兩駕馬車，僅剩下商評委手上的《商標法》第四十一條一款。

而在這個轉(zhuǎn)型過程中，堪稱需要汲取教訓的是，之前有一些代理組織，適用法律強調(diào)契合、追求嚴謹，他們將從商標局異議案繼續(xù)下去的案件，帶入了商評委階段，援引的法條，僅僅主張了此前在商標局階段的十條第一款（八）項，而商評階段的主力條款《商標法》第四十一條一款卻未被援引，這個問題在更加后來的司法訴訟中，摘選法律適用條款時，使得一些代理人悔不當初。十條一款（八）項的“轉(zhuǎn)型”故事，給予代理人的教訓或許是：今后對于法律法規(guī)的適用，要有一定的“預見性”，如果預見能力不強，最好把能用的條款都列上。

原本就好像“堂兄弟”一般的《商標法》十條第一款（八）項與四十一條一款，在前者被限制適用的情況下，四十一條一款的適用，亦在不少案件中，被收緊了口子，商評委啟用四十一條一款的門檻高了起來。“雙拳難敵四手”，現(xiàn)在“雙拳”還丟了一只。一時間，代理人發(fā)現(xiàn)，應對大宗惡意搶注，似乎有點招架不住。

這其中裹挾的重要問題有兩個：

第一個問題是——什么樣的數(shù)量可以稱之為“大宗”？直白地說，到底抄多少標，算多？抄多少標，管不了？

有人說，上百件才算，有人說，幾十件也算，甚至有人主張，十幾件也是吧！幾件也算吧！總之，打開商標網(wǎng)，開到被申請人名下，商標數(shù)量越多，代理人似乎就越能看到點兒四十一條一款可以適用的“曙光”，而如果被申請人名下只有“區(qū)區(qū)”十幾件，或者幾件，代理人往往會對四十一條一款的適用前景不看好。搶注者抄得越多，抄襲的越是相同，被搶者才越能解決問題。

第二個問題是——抄襲了什么樣的商標，算“不正當手段”、算“欺騙”。

有人說，必須要舉證證明，被抄襲的商標，要有知名度，于是有不少代理人為了拯救自己客戶的商標，連同其他被搶注的商標，一并力證其知名度。但其他客戶到底不是自己的客戶，為其他品牌搜集證據(jù)，耗時費力，還常常一頭霧水，信息一團凌亂。更尷尬的事情還有，其他“被搶者”，呈“沉默的羔羊狀”——不提異議，不提復審，任由其搶。而搶注者答辯，則是“理直氣壯”——“看看，你說的我搶的這些商標，除了你們家，別人都沒有給我提異議！你憑什么說是我搶注的？！”此番境地，怎不尷尬了事？！

也有人說，裁判者要保持對于基本生活經(jīng)驗的掌握，例如，某個搶注者，搶注了“力士”、“海飛絲”、“飄柔”、“潘婷”、“清揚”、“沙宣”……，雖然申請人沒有舉證證明，但裁判者大概應該知道，這些牌子的知名度。于是不用舉證，只需提供被搶注商標的列表即可。這個觀點，在裁判者作為消費者的情境下，也許講得通，但假如是工業(yè)產(chǎn)品，軸承、汽門、電線、電纜、化學原料、化工產(chǎn)品……裁判者并不會經(jīng)常作為消費者的領(lǐng)域，相關(guān)舉證該如何展開，是非常值得分析的要點問題。典型問題是，申請人要不要舉證證明那些不屬于自己的品牌的知名度？如果要證明，那么證明到什么程度算舉證適格？

又有觀點認為，某些抄襲雖然抄襲的牌子數(shù)量不多，但其抄襲的牌子的質(zhì)量卻很重，區(qū)區(qū)幾件，就足以認定主觀惡意，例如以上的幾個洗發(fā)水品牌——其實在超市里，常見的洗發(fā)水品牌，也就是十幾件而已。如果某個搶注者，搶注了這十幾件商標——雖然沒有到達數(shù)百件的級別，但此等搶注，卻實屬對市場上的既有品牌，一網(wǎng)打盡做絕了。

大牌耀眼要維權(quán)，小牌子也同樣充滿委屈，某些不為人知的“小牌子”的權(quán)利人說道，“因為我小，不知名，你就可以隨便搶我嗎？”而且人家“小牌子”又說了，在中國算“小”牌子，在我們意大利，我們可是有悠久歷史的貴牌子！國人品牌亦有話說，“不是說好要營造環(huán)境、留足空間嗎？”，怎么我們還沒“長大”，就要被搶注者扼殺在搖籃里了？！

圍繞以上第二個問題，之前形成的思路，大約是，對被搶注商標的數(shù)量的關(guān)注，其實是在關(guān)注其后背的權(quán)利人的數(shù)量。如果涉及到的被搶注的商標的權(quán)利人眾多，那么可以將其定性為涉及到秩序的問題，進而認定搶注者擾亂了秩序。當然，搶注數(shù)量級的問題，也仍在不同的案件中，給出了不同的觀點。

圍繞《商標法》第四十一條一款的適用標準，表面上看，好像松緊帶，其實是一場近乎于拉鋸戰(zhàn)的局面。于此又不得不表述一個旁支——為什么要對四十一條一款在適用中，加以控制。因為，在現(xiàn)實中，代理人將案件寄托于四十一條一款，其重大背景往往是——商品/服務不類似，又或者商標知名度尚不夠高。當商品不類似，要求保護的商標沒有高知名度（甚至沒有強顯著性）的情況下，要求商評委啟用四十一條一款，實際是要求商評委在突破《區(qū)分表》限制的同時，架空了原《商標法》第二十八條或十三條、三十一條之規(guī)定。遏制大宗搶注，有意義，但法律條款之間的結(jié)構(gòu)與平衡、防止權(quán)利人在維權(quán)過程中，缺乏法理根據(jù)地拓展壟斷范圍，同樣值得關(guān)注。所以，四十一條一款，在裁判者的適用中，置于兩個問題的中間，采信標準真真是不定的。

在司法導向的背景下，多份法院判決，回應了《商標法》第四十一條一款在適用中的重要問題。兩個案子大名鼎鼎，第一個當屬（2015）高行(知)終字第659號判決（以下簡稱“659號”判決）。該判決一手撐起兩重天，一次解決了兩個重要的問題——

問題一，商標局能不能用《商標法》第四十一條一款（現(xiàn)在的《商標法》第四十四條一款）？659號判決指出——“根據(jù)2001年《商標法》第四十一條第一款的規(guī)定，已經(jīng)注冊的商標是以欺騙手段或者其他不正當手段取得注冊的，由商標局撤銷該注冊商標；其他單位或者個人可以請求商標評審委員會裁定撤銷該注冊商標。該項規(guī)定的立法精神在于貫徹公序良俗原則，維護良好的商標注冊、管理秩序，營造良好的商標市場環(huán)境。根據(jù)該項規(guī)定的文義，其只能適用于已注冊商標的撤銷程序，而不適用于商標申請審查及核準程序。但是，對于在商標申請審查及核準程序中發(fā)現(xiàn)的以欺騙手段或者其他不正當手段申請商標注冊的行為，若不予制止，等到商標注冊程序完成后再啟動撤銷程序予以規(guī)制，顯然不利于及時制止前述不正當注冊行為。因此，前述立法精神應當貫穿于商標申請審查、核準及撤銷程序的始終。商標局、商標評審委員會及法院在商標申請審查、核準及相應訴訟程序中，若發(fā)現(xiàn)商標注冊申請人是以欺騙手段或者其他不正當手段申請注冊商標的，可以參照前述規(guī)定，制止不正當?shù)纳虡松暾堊孕袨椤．斎?，此種情形只應適用于無其他法律規(guī)定可用于規(guī)制前述不正當商標注冊行為的情形?！弊源?，解決大宗搶注、擾亂秩序的四十一條一款（現(xiàn)在的四十四挑一款）的正義之劍，又被授予了商標局。雖然是“參照適用”，但總算也是可以適用了。

問題二，搶注多少算“大宗”、算構(gòu)成了對于秩序的擾亂。659號判決指出“本案中，根據(jù)本院查明的事實，金泰公司在多個商品類別上申請注冊了“清樣”商標，此外還申請注冊了6件“關(guān)漢卿”商標、3件“關(guān)家園”商標、2件“修達寧”商標、2件“斯巴魯”商標以及“修斯舒”、“修達舒”等商標。金泰公司的前述系列商標注冊行為具有明顯的復制、抄襲他人高知名度商標的故意，擾亂了正常的商標注冊管理秩序，有損于公平競爭的市場秩序，違反了公序良俗原則。參照2001年《商標法》第四十一條第一款關(guān)于禁止以欺騙手段或者其他不正當手段取得商標注冊的立法精神，金泰公司的前述系列商標注冊行為應當予以禁止，故本案被異議商標的申請注冊不應予以核準?！睌?shù)一數(shù)，被搶注的商標標識數(shù)量是7枚。判決提及的注冊件數(shù)是14件——14件也算多。那么今后，再不要說上百件才算多，幾十件不算啥之類的話了。

第二個案子，是北京高院(2016)京行終475號。475號判決指出“劉某某在多個商品類別上申請注冊了‘facebook’商標，還在第29類商品上注冊過‘黑人’、‘壹加壹’等商標。劉某某的前述系列商標注冊行為具有明顯的復制、抄襲他人高知名度商標的故意，擾亂了正常的商標注冊管理秩序，有損于公平競爭的市場秩序，違反了公序良俗原則”，475號判決所涉及到的被抄襲的商標標識數(shù)量同樣不算多。而且還關(guān)注了同一個被申請人，針對同一枚商標，在多個類別申請的情形?！皵?shù)量多”好像又有了一個新的觀察角度，不僅包括被抄襲的權(quán)利人的數(shù)量多，而且包括針對同一個權(quán)利人的商標的搶注的數(shù)量多（類別多）。

而針對同一個權(quán)利人的商標的搶注的數(shù)量多，目前又的法律適用角度，即原因《商標法》第四條，強調(diào)商標注冊申請應是基于實際使用需要的原則規(guī)定。針對同一個對象，針對數(shù)十個類別、多次集中搶注，能夠轉(zhuǎn)換思路，將《商標法》第四十四條一款與第四條做結(jié)合或選其中之一使用，或許也是解決方案之一。

659號與475號案之后，2017年年初的《商標審理標準》頒布， 現(xiàn)行《商標審理標準》就《商標法》第四十四條一款的適用情形，有以下規(guī)定：

2．2．1：下列情形屬于本條所指的“以其他不正當手段取得注冊”：

（1）系爭商標申請人申請注冊多件商標，且與他人具有較強顯著性的商標構(gòu)成相同或者近似的；

（2）系爭商標申請人申請注冊多件商標，且與他人字號、企業(yè)名稱、社會組織及其他機構(gòu)名稱、知名商品的特有名稱、包裝、裝潢等構(gòu)成相同或者近似的；

（3）系爭商標申請人申請注冊大量商標，且明顯缺乏真實使用意圖的；

（4）其他可以認定為以不正當手段取得注冊的情形。

659號判決與475號判決與《商標審理標準》，充分反映出司法導向?qū)τ谡\信原則的要求指引。這一點，顯然是對新《商標法》第七條納入“誠信原則”之精神的呼應。而另一個重要背景也不得不說——目前，我國的注冊申請量呈“激增”狀況，既有注冊商標數(shù)量極為龐大，這意味著既有權(quán)利，更意味著在后申請人需要繞開的壁壘越來越多，更意味著公共資源的緊張。一邊是很多企業(yè)幾番折騰拿不到自己一直在用的商標的注冊，另一邊則是搶注者“成功”地注冊了商標，拿去賣錢，而不是自己使用。在壟斷與平衡之間，公共資源的枯竭問題、商標到底是什么的問題，也為四十四條一款的適用，換了視野更寬闊的鏡頭。

自此，綜合分析——《商標法》第四十四條一款（原四十一條一款）的適用及其所能發(fā)揮的作用：《商標審理標準》就四十四一款與三十條、三十二條等條款的適用規(guī)范情形，側(cè)重點不同。四十四條一款，并未專門對指定商品/服務因素投入關(guān)注，而是更為強調(diào)，要通過搶注者所搶注的商標標識，來確認搶注者的行為模式，并由商標以及行為模式，判斷搶注者的主觀惡意性。如果確認了該主觀惡意性較強，則《商標審理標準》理應對其適用四十四條一款加以約束?；蛟S在適用中，存在一個類似于比例的考量，例如，被搶注的牌子的知名度越高，則對搶注的數(shù)量級的要求或許可以相對降低；被搶注的牌子的顯著性越強，抄襲近似程度越高，則對搶注的數(shù)量級的要求或許也可以相對降低；被搶注的牌子的知名度或者顯著性不高，但如果被搶注的數(shù)量級達到令人足以質(zhì)疑其有實際使用需求可能的程度，則認定其擾亂秩序亦有必要。

在壟斷與平衡之間，在技術(shù)邏輯與正義理念之間，請給裁判者留下追尋內(nèi)心正義的空間。四十四條一款，若尋求平衡，可以從嚴掌握，但四十四條一款作為體系抗衡惡意抄襲的最后制約力量，其正能量不能被縮小。此款是對誠信原則的最后的保護防線，堪稱是對誠信遵循的最后底線——當所有其他條款都“失靈”的時候，就是此條應當被適用、發(fā)力出手、挽救誠信的時候。

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作者：李笑冬

編輯：IPRdaily趙珍          校對：IPRdaily縱橫君

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