三步法在員工離職專利權(quán)屬爭(zhēng)議中的適用

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作者：陳軍 汪翰章  安徽天禾律師事務(wù)所

原標(biāo)題：三步法在員工離職專利權(quán)屬爭(zhēng)議中的適用

【摘要】我國(guó)專利法將職務(wù)發(fā)明定義為執(zhí)行本單位任務(wù)或主要利用本單位物質(zhì)技術(shù)條件所完成的發(fā)明創(chuàng)造，而《專利法實(shí)施細(xì)則》第十二條進(jìn)一步明確了何謂“執(zhí)行本單位任務(wù)完成的發(fā)明創(chuàng)造”，其中第三項(xiàng)作有如下表述：“退休、調(diào)離原單位后或者勞動(dòng)、人事關(guān)系終止后1年內(nèi)作出的，與其在原單位承擔(dān)的本職工作或者原單位分配的任務(wù)有關(guān)的發(fā)明創(chuàng)造。”然而，由于該條款并未明確如何認(rèn)定訴爭(zhēng)專利與原單位技術(shù)之間存在相關(guān)性，故而在專利權(quán)屬糾紛案件中，對(duì)該條款的適用面臨著種種現(xiàn)實(shí)的問題。本文將結(jié)合相關(guān)司法案例，嘗試對(duì)專利權(quán)屬爭(zhēng)議中的技術(shù)相關(guān)性問題進(jìn)行解析，并就該問題的解決提出意見與思路。

【關(guān)鍵詞】專利權(quán)屬糾紛 職務(wù)發(fā)明 技術(shù)相關(guān)性 三步法

一、專利權(quán)屬爭(zhēng)議中的技術(shù)相關(guān)性問題

我國(guó)《專利法》第六條規(guī)定：“執(zhí)行本單位的任務(wù)或者主要是利用本單位的物質(zhì)技術(shù)條件所完成的發(fā)明創(chuàng)造為職務(wù)發(fā)明創(chuàng)造。職務(wù)發(fā)明創(chuàng)造申請(qǐng)專利的權(quán)利屬于該單位；申請(qǐng)被批準(zhǔn)后，該單位為專利權(quán)人?！倍覈?guó)《專利法實(shí)施細(xì)則》第十二條第三項(xiàng)針對(duì)《專利法》所述職務(wù)發(fā)明有如下規(guī)定：“專利法第六條所稱執(zhí)行本單位的任務(wù)所完成的職務(wù)發(fā)明創(chuàng)造，是指:（三） 退休、調(diào)離原單位后或者勞動(dòng)、人事關(guān)系終止后1年內(nèi)作出的，與其在原單位承擔(dān)的本職工作或者原單位分配的任務(wù)有關(guān)的發(fā)明創(chuàng)造。”

然而在司法實(shí)踐中，由于《專利法實(shí)施細(xì)則》并未明確何謂“與其在原單位承擔(dān)的本職工作或者原單位分配的任務(wù)有關(guān)”，故對(duì)于該條款的適用標(biāo)準(zhǔn)并不統(tǒng)一，該條款的適用也因此面臨著現(xiàn)實(shí)的問題。

二、審判實(shí)踐對(duì)技術(shù)相關(guān)性問題的觀點(diǎn)

（一）認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)當(dāng)?shù)陀趯＠謾?quán)認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)

盡管司法實(shí)踐中各地法院對(duì)于認(rèn)定是否存在技術(shù)相關(guān)性的標(biāo)準(zhǔn)并不統(tǒng)一，但各地法院在司法實(shí)踐中普遍認(rèn)可，認(rèn)定存在技術(shù)相關(guān)性的標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)當(dāng)?shù)陀谡J(rèn)定構(gòu)成專利侵權(quán)之標(biāo)準(zhǔn)，即不要求用人單位的技術(shù)方案已經(jīng)包含了訴爭(zhēng)專利的全部技術(shù)特征。究其原因，主要在于發(fā)明創(chuàng)造通常表現(xiàn)為一個(gè)持續(xù)不斷的過程，如果在認(rèn)定技術(shù)相關(guān)性時(shí)采用與認(rèn)定專利侵權(quán)相同的嚴(yán)苛標(biāo)準(zhǔn)，則會(huì)將部分主要基于原單位的技術(shù)方案與物質(zhì)投入，但在員工離職之后方才形成的技術(shù)成果排除在職務(wù)發(fā)明的范圍之外。而從《專利法實(shí)施細(xì)則》第十二條第三項(xiàng)在員工離職后仍然給予用人單位1年的期限來看，立法本意在于平衡用人單位與員工之間的利益，保障用人單位對(duì)技術(shù)方案研發(fā)的投入可以有切實(shí)的產(chǎn)出與收益，如果以認(rèn)定專利侵權(quán)之標(biāo)準(zhǔn)作為認(rèn)定技術(shù)相關(guān)性的標(biāo)準(zhǔn)，則與立法本意明顯相悖。[1]

（二）訴爭(zhēng)專利技術(shù)特征與用人單位技術(shù)方案基本相同——關(guān)于技術(shù)相關(guān)性認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)的核心爭(zhēng)議

審判實(shí)踐中，關(guān)于技術(shù)相關(guān)性認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)的爭(zhēng)議，往往圍繞訴爭(zhēng)專利技術(shù)特征與用人單位技術(shù)方案是否基本相同這一要素展開。

1、持二要素觀點(diǎn)的人民法院認(rèn)為，認(rèn)定存在技術(shù)相關(guān)性，僅要求具備以下兩點(diǎn)要素：（1）被告原本職工作與訴爭(zhēng)專利相關(guān)。（2）訴爭(zhēng)專利與原告產(chǎn)品技術(shù)領(lǐng)域相同。

如上海市高級(jí)人民法院在（2014）滬高民三（知）終字第112號(hào)民事判決書中就相關(guān)問題作有如下分析：“本案中雙方的爭(zhēng)議焦點(diǎn)即在于，涉案已獲專利權(quán)的發(fā)明創(chuàng)造，是否與胡松磊在鑫百勤公司任職期間的本職工作相關(guān)。從本案已查明的事實(shí)看，胡松磊在鑫百勤公司期間擔(dān)任副總經(jīng)理，其職責(zé)中即有負(fù)責(zé)管理技術(shù)部，且附有生產(chǎn)樣圖的多份銷售合同均有胡松磊簽名，故胡松磊在鑫百勤公司的本職工作與技術(shù)相關(guān)。而上訴人錦農(nóng)公司亦認(rèn)為鑫百勤公司所從事的業(yè)務(wù)，與涉案專利技術(shù)屬相同或相似業(yè)務(wù)?！秾＠▽?shí)施細(xì)則》所規(guī)定的與原單位本職工作有關(guān)，并非要求系爭(zhēng)發(fā)明創(chuàng)造系在發(fā)明人于原單位任職期間即已完成，而是將發(fā)明人離職后1年內(nèi)作出的與原單位本職工作有關(guān)的發(fā)明創(chuàng)造的權(quán)利強(qiáng)制性規(guī)定歸屬于原單位，其主要目的在于保護(hù)原單位的合法利益。本案中，涉案專利與胡松磊在鑫百勤公司任職期間的本職工作顯然有關(guān)，且涉案專利的申請(qǐng)?jiān)诤衫趶啮伟偾诠倦x職1年內(nèi)即提出，其專利權(quán)依法應(yīng)歸屬于鑫百勤公司?！?strong>[2]

又如山東省煙臺(tái)市人民法院在（2017）魯06民初11號(hào)民事判決書就該問題作有如下表述：“二是涉案專利的發(fā)明創(chuàng)造與馬鳳埠的本職工作有關(guān)、亦與金道成公司分配的任務(wù)有關(guān)。作為金道成公司的員工，馬鳳埠主要負(fù)責(zé)機(jī)械設(shè)備的技術(shù)研發(fā)和質(zhì)量審核等工作。涉案專利產(chǎn)品作為金道成公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的產(chǎn)品之一，馬鳳埠對(duì)該產(chǎn)品的技術(shù)研發(fā)本身就屬于本職工作。另外，馬鳳埠對(duì)涉案產(chǎn)品的研發(fā)也與其具體執(zhí)行金道成公司分配的工作任務(wù)有關(guān)。金道成公司自2015年1月起就對(duì)ZLP630高處作業(yè)吊籃進(jìn)行研發(fā)立項(xiàng)并明確該項(xiàng)目的負(fù)責(zé)人為馬鳳埠，2015年11月和2016年3月，金道成公司將研發(fā)成功的ZLP630高處作業(yè)吊籃產(chǎn)品向有關(guān)第三方企業(yè)進(jìn)行了銷售。而涉案專利產(chǎn)品，同樣作為一款高空作業(yè)的檢修平臺(tái)，與金道成公司已研發(fā)生產(chǎn)的其他類型檢修平臺(tái)同屬一類產(chǎn)品，無論是產(chǎn)品功能、用途、基本結(jié)構(gòu)都十分相近，其技術(shù)方案的來源、設(shè)計(jì)構(gòu)思、修改完善、技術(shù)經(jīng)驗(yàn)等必然會(huì)受前述已研發(fā)產(chǎn)品的重要影響，涉案專利的發(fā)明創(chuàng)造與金道成公司制定的開發(fā)立項(xiàng)任務(wù)密切相關(guān)。”[3]

2、持三要素觀點(diǎn)的人民法院認(rèn)為，在二要素觀點(diǎn)的基礎(chǔ)之上，還應(yīng)審查技術(shù)方案是否相同，即認(rèn)定存在技術(shù)相關(guān)性應(yīng)當(dāng)滿足以下條件：（1）被告原本職工作與訴爭(zhēng)專利相關(guān)。（2）訴爭(zhēng)專利與原告產(chǎn)品技術(shù)領(lǐng)域相同。（3）訴爭(zhēng)專利技術(shù)特征與用人單位技術(shù)方案基本相同。

三要素觀點(diǎn)亦已在審判實(shí)踐中得到了部分法院的認(rèn)可，如上海知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院在（2017）滬73民初18號(hào)民事判決書內(nèi)作有如下分析：“職務(wù)發(fā)明認(rèn)定所涉爭(zhēng)議發(fā)明創(chuàng)造的技術(shù)特征與發(fā)明人在原單位履行本職工作所接觸技術(shù)方案并不要求相同，只要具有一定的關(guān)聯(lián)性即可，在此關(guān)聯(lián)性判斷需綜合考慮兩者是否屬于同一技術(shù)領(lǐng)域、解決的技術(shù)問題是否相同、技術(shù)手段是否具有傳承性等因素，而非簡(jiǎn)單判斷兩者技術(shù)方案相比是否具有專利授權(quán)意義上的創(chuàng)造性，亦無需進(jìn)行技術(shù)特征的一一比對(duì)。涉案專利技術(shù)系通過微創(chuàng)介入手術(shù)放置心臟瓣膜的輸送裝置的一個(gè)部件，屬于醫(yī)療器械領(lǐng)域，該輸送裝置旨在通過內(nèi)外管的配合移動(dòng)來實(shí)現(xiàn)瓣膜的穩(wěn)定連接和快速準(zhǔn)確釋放，通過手柄能夠分別控制內(nèi)管和外管的移動(dòng)，其中涉案專利技術(shù)所涉該輸送裝置上的內(nèi)管移動(dòng)機(jī)構(gòu)與內(nèi)管、手柄相配合，實(shí)現(xiàn)對(duì)內(nèi)管的快速準(zhǔn)確移動(dòng)操作。本院注意到，原告提供的多份證據(jù)顯示其研發(fā)的經(jīng)導(dǎo)管主動(dòng)脈瓣膜輸送系統(tǒng)包括導(dǎo)管和手柄，瓣膜可與內(nèi)管相連，外管可移動(dòng)包裹內(nèi)管和瓣膜，操作手柄可實(shí)現(xiàn)外管的前進(jìn)和后退；原告申請(qǐng)?zhí)枮閄X的“植入體輸送系統(tǒng)”發(fā)明專利申請(qǐng)技術(shù)同樣亦旨在通過旋轉(zhuǎn)和推送兩種手柄操作方式控制外管的前進(jìn)和回撤。即涉案專利技術(shù)與被告王海山參與的原告公司的經(jīng)導(dǎo)管主動(dòng)脈瓣膜輸送系統(tǒng)技術(shù)均屬微創(chuàng)治療心臟瓣膜技術(shù)領(lǐng)域，旨在解決的技術(shù)問題亦相同，均是實(shí)現(xiàn)快速、穩(wěn)定、準(zhǔn)確地植入心臟瓣膜，所采用的技術(shù)手段亦是通過手柄的控制實(shí)現(xiàn)內(nèi)外管或外管的移動(dòng)，故應(yīng)認(rèn)定涉案專利技術(shù)與王海山在原告處的本職工作具有較強(qiáng)的相關(guān)性?！?strong>[4]

而北京知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院在其作出的（2016）京73民初79號(hào)民事判決書內(nèi)則有如下表述：“關(guān)于原告北汽福田公司的電機(jī)控制器開發(fā)項(xiàng)目與涉案專利申請(qǐng)之間的關(guān)聯(lián)性。原告北汽福田公司SVN數(shù)據(jù)庫(kù)中的文件表明，北汽福田公司2013年8月6日形成的MIDI項(xiàng)目電機(jī)控制器零部件子系統(tǒng)技術(shù)規(guī)范，2013年10月29日形成的電機(jī)控制器硬件系統(tǒng)需求文檔和2013年10月30日形成的MCU系統(tǒng)圖均涉及涉案專利申請(qǐng)的主要內(nèi)容，足以認(rèn)定涉案專利申請(qǐng)是和北汽福田公司分配給張君鴻的工作任務(wù)有關(guān)的發(fā)明創(chuàng)造。

作為解決雙方當(dāng)事人之間權(quán)屬民事糾紛的程序，本案遵循民事訴訟高度蓋然性的證明標(biāo)準(zhǔn)，即如果經(jīng)審查并結(jié)合相關(guān)事實(shí)，確信待證事實(shí)的存在具有高度可能性的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定該事實(shí)存在，而并不要求一方當(dāng)事人提交的證據(jù)完整地展現(xiàn)涉案專利申請(qǐng)的全部?jī)?nèi)容。如上所述，原告北汽福田公司提交的證據(jù)能夠證明涉案電機(jī)控制器開發(fā)項(xiàng)目系張君鴻在北汽福田公司本職工作中的工作任務(wù)，該項(xiàng)目中形成的技術(shù)方案涉及涉案專利申請(qǐng)的主要內(nèi)容，且涉案專利申請(qǐng)的申請(qǐng)日在張君鴻自北汽福田公司離職后的一年內(nèi)。”[5]

三、對(duì)于技術(shù)相關(guān)問題的進(jìn)一步思考——探索一種具有較強(qiáng)可操作性的三步法認(rèn)定路徑

筆者同意三要素的司法觀點(diǎn)，盡管《專利法實(shí)施細(xì)則》第十二條的立法目的在于給予用人單位一定的傾向性保護(hù)，但對(duì)于技術(shù)相關(guān)性的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)如過于寬松，則勢(shì)必會(huì)挫傷員工離職后進(jìn)行發(fā)明創(chuàng)造的積極性。在二要素的司法觀點(diǎn)中，僅要求員工原本質(zhì)工作與訴爭(zhēng)專利相關(guān)，且訴爭(zhēng)專利與用人單位技術(shù)方案所屬的技術(shù)領(lǐng)域相同，事實(shí)上無法排除將員工自行研發(fā)的技術(shù)成果錯(cuò)誤地認(rèn)定為職務(wù)發(fā)明的可能性，盡管相關(guān)法律法規(guī)確定了1年的期限，但基于發(fā)明的多樣性，該期限勢(shì)必不足以支撐二要素觀點(diǎn)下的寬松標(biāo)準(zhǔn)。

因此，為了在標(biāo)注過于嚴(yán)苛與標(biāo)準(zhǔn)過于寬松之間尋求平衡，亦為了進(jìn)一步平衡用人單位與員工的利益，對(duì)用人單位的技術(shù)方案與訴爭(zhēng)專利進(jìn)行比對(duì)有著現(xiàn)實(shí)的必要性。但針對(duì)比對(duì)結(jié)果，則無需適用認(rèn)定專利侵權(quán)的嚴(yán)苛標(biāo)準(zhǔn)，而僅要求用人單位技術(shù)方案與訴爭(zhēng)專利基本相同即可。

而為了進(jìn)一步提高技術(shù)相關(guān)性認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)的可操作性，即為了更為準(zhǔn)確的適用一個(gè)相對(duì)統(tǒng)一的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)，筆者認(rèn)為，認(rèn)定存在技術(shù)相關(guān)性可以遵循如下的三步法步驟進(jìn)行：

第一步：自訴爭(zhēng)專利中剔除員工離職之后的發(fā)明點(diǎn)。

如前所述，《專利法實(shí)施細(xì)則》第十二條表達(dá)了一種傾向保護(hù)用人單位研發(fā)收益的立法目的，且技術(shù)或產(chǎn)品的研發(fā)往往是一個(gè)持續(xù)不斷的過程。員工為形成訴爭(zhēng)專利，而在用人單位技術(shù)方案的基礎(chǔ)上進(jìn)行了何種創(chuàng)造，不在技術(shù)相關(guān)性的審查范圍之內(nèi)。因此，訴爭(zhēng)專利中存在著何種發(fā)明點(diǎn)，無法用于認(rèn)定是否存在技術(shù)相關(guān)性，應(yīng)當(dāng)對(duì)其予以剔除。當(dāng)然，如果該發(fā)明點(diǎn)恰與用人單位的技術(shù)研發(fā)成果相同，此時(shí)可直接認(rèn)定訴爭(zhēng)專利歸屬用人單位。

第二步：自訴爭(zhēng)專利與用人單位技術(shù)方案中進(jìn)一步剔除訴爭(zhēng)專利申請(qǐng)日之前的公知技術(shù)。

由于用人單位技術(shù)方案的形成同樣基于本領(lǐng)域公知技術(shù)，對(duì)于公知技術(shù)用人單位不具有壟斷權(quán)，而訴爭(zhēng)專利在形成的過程中同樣會(huì)參考非專屬于用人單位的公知技術(shù)。因此，在確定用人單位的技術(shù)研發(fā)成果是否為訴爭(zhēng)專利所覆蓋之前，必須對(duì)訴爭(zhēng)專利申請(qǐng)日之前的公知技術(shù)予以剔除，從而準(zhǔn)確界定用人單位技術(shù)方案與訴爭(zhēng)專利之中，哪些技術(shù)特征可以用以確定用人單位的技術(shù)研發(fā)成果是否為訴爭(zhēng)專利所覆蓋。

需要說明的是，上述公知技術(shù)不包括訴爭(zhēng)專利申請(qǐng)日前，用人單位已公開的技術(shù)研發(fā)成果。

第三步：著重考量員工離職前用人單位的技術(shù)研發(fā)成果是否為訴爭(zhēng)專利所覆蓋。

在完成前述步驟之后，訴爭(zhēng)專利的余下部分即為其形成所依據(jù)的公知技術(shù)之外的技術(shù)方案。用人單位技術(shù)方案的余下部分為員工離職時(shí)所可能獲取的有人單位技術(shù)研發(fā)成果，該技術(shù)研發(fā)成果性質(zhì)包括兩類，其一技術(shù)研發(fā)成果尚未公開；其二技術(shù)研發(fā)成果已公開。

對(duì)于第一類尚未公開的技術(shù)研發(fā)成果，如果訴爭(zhēng)專利余下技術(shù)方案與之相同，此時(shí)認(rèn)定訴爭(zhēng)專利權(quán)屬歸用人單位較好理解，因兩者具有極強(qiáng)的技術(shù)相關(guān)性。對(duì)于第二類已公開的技術(shù)研發(fā)成果，如果訴爭(zhēng)專利余下技術(shù)方案與之相同，雖然員工有權(quán)使用，但鑒于保護(hù)用人單位的立法本意，此時(shí)仍認(rèn)定兩者具有相關(guān)性。當(dāng)然，離職后一年內(nèi)的限制，一定程度上平衡了用人單位與員工的利益。

【參考文獻(xiàn)】

[1]范靜波.公司高級(jí)管理人員離職后所做發(fā)明創(chuàng)造的權(quán)屬認(rèn)定

[2]上海市高級(jí)人民法院.（2014）滬高民三（知）終字第112號(hào)民事判決書

[3]山東省煙臺(tái)市人民法院.（2017）魯06民初11號(hào)民事判決書

[4]上海知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院.（2017）滬73民初18號(hào)民事判決書

[5] 北京知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院.（2016）京73民初79號(hào)民事判決書

來源：IPRdaily中文網(wǎng)（IPRdaily.cn）

作者：陳軍 汪翰章  安徽天禾律師事務(wù)所

編輯：IPRdaily趙珍          校對(duì)：IPRdaily縱橫君

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