三步法在員工離職專利權(quán)屬爭議中的適用

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作者：陳軍 汪翰章  安徽天禾律師事務(wù)所

原標(biāo)題：三步法在員工離職專利權(quán)屬爭議中的適用

【摘要】我國專利法將職務(wù)發(fā)明定義為執(zhí)行本單位任務(wù)或主要利用本單位物質(zhì)技術(shù)條件所完成的發(fā)明創(chuàng)造，而《專利法實(shí)施細(xì)則》第十二條進(jìn)一步明確了何謂“執(zhí)行本單位任務(wù)完成的發(fā)明創(chuàng)造”，其中第三項(xiàng)作有如下表述：“退休、調(diào)離原單位后或者勞動、人事關(guān)系終止后1年內(nèi)作出的，與其在原單位承擔(dān)的本職工作或者原單位分配的任務(wù)有關(guān)的發(fā)明創(chuàng)造?！比欢?，由于該條款并未明確如何認(rèn)定訴爭專利與原單位技術(shù)之間存在相關(guān)性，故而在專利權(quán)屬糾紛案件中，對該條款的適用面臨著種種現(xiàn)實(shí)的問題。本文將結(jié)合相關(guān)司法案例，嘗試對專利權(quán)屬爭議中的技術(shù)相關(guān)性問題進(jìn)行解析，并就該問題的解決提出意見與思路。

【關(guān)鍵詞】專利權(quán)屬糾紛 職務(wù)發(fā)明 技術(shù)相關(guān)性 三步法

一、專利權(quán)屬爭議中的技術(shù)相關(guān)性問題

我國《專利法》第六條規(guī)定：“執(zhí)行本單位的任務(wù)或者主要是利用本單位的物質(zhì)技術(shù)條件所完成的發(fā)明創(chuàng)造為職務(wù)發(fā)明創(chuàng)造。職務(wù)發(fā)明創(chuàng)造申請專利的權(quán)利屬于該單位；申請被批準(zhǔn)后，該單位為專利權(quán)人。”而我國《專利法實(shí)施細(xì)則》第十二條第三項(xiàng)針對《專利法》所述職務(wù)發(fā)明有如下規(guī)定：“專利法第六條所稱執(zhí)行本單位的任務(wù)所完成的職務(wù)發(fā)明創(chuàng)造，是指:（三） 退休、調(diào)離原單位后或者勞動、人事關(guān)系終止后1年內(nèi)作出的，與其在原單位承擔(dān)的本職工作或者原單位分配的任務(wù)有關(guān)的發(fā)明創(chuàng)造?！?br/>

然而在司法實(shí)踐中，由于《專利法實(shí)施細(xì)則》并未明確何謂“與其在原單位承擔(dān)的本職工作或者原單位分配的任務(wù)有關(guān)”，故對于該條款的適用標(biāo)準(zhǔn)并不統(tǒng)一，該條款的適用也因此面臨著現(xiàn)實(shí)的問題。

二、審判實(shí)踐對技術(shù)相關(guān)性問題的觀點(diǎn)

（一）認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)當(dāng)?shù)陀趯＠謾?quán)認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)

盡管司法實(shí)踐中各地法院對于認(rèn)定是否存在技術(shù)相關(guān)性的標(biāo)準(zhǔn)并不統(tǒng)一，但各地法院在司法實(shí)踐中普遍認(rèn)可，認(rèn)定存在技術(shù)相關(guān)性的標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)當(dāng)?shù)陀谡J(rèn)定構(gòu)成專利侵權(quán)之標(biāo)準(zhǔn)，即不要求用人單位的技術(shù)方案已經(jīng)包含了訴爭專利的全部技術(shù)特征。究其原因，主要在于發(fā)明創(chuàng)造通常表現(xiàn)為一個持續(xù)不斷的過程，如果在認(rèn)定技術(shù)相關(guān)性時采用與認(rèn)定專利侵權(quán)相同的嚴(yán)苛標(biāo)準(zhǔn)，則會將部分主要基于原單位的技術(shù)方案與物質(zhì)投入，但在員工離職之后方才形成的技術(shù)成果排除在職務(wù)發(fā)明的范圍之外。而從《專利法實(shí)施細(xì)則》第十二條第三項(xiàng)在員工離職后仍然給予用人單位1年的期限來看，立法本意在于平衡用人單位與員工之間的利益，保障用人單位對技術(shù)方案研發(fā)的投入可以有切實(shí)的產(chǎn)出與收益，如果以認(rèn)定專利侵權(quán)之標(biāo)準(zhǔn)作為認(rèn)定技術(shù)相關(guān)性的標(biāo)準(zhǔn)，則與立法本意明顯相悖。[1]

（二）訴爭專利技術(shù)特征與用人單位技術(shù)方案基本相同——關(guān)于技術(shù)相關(guān)性認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)的核心爭議

審判實(shí)踐中，關(guān)于技術(shù)相關(guān)性認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)的爭議，往往圍繞訴爭專利技術(shù)特征與用人單位技術(shù)方案是否基本相同這一要素展開。

1、持二要素觀點(diǎn)的人民法院認(rèn)為，認(rèn)定存在技術(shù)相關(guān)性，僅要求具備以下兩點(diǎn)要素：（1）被告原本職工作與訴爭專利相關(guān)。（2）訴爭專利與原告產(chǎn)品技術(shù)領(lǐng)域相同。

如上海市高級人民法院在（2014）滬高民三（知）終字第112號民事判決書中就相關(guān)問題作有如下分析：“本案中雙方的爭議焦點(diǎn)即在于，涉案已獲專利權(quán)的發(fā)明創(chuàng)造，是否與胡松磊在鑫百勤公司任職期間的本職工作相關(guān)。從本案已查明的事實(shí)看，胡松磊在鑫百勤公司期間擔(dān)任副總經(jīng)理，其職責(zé)中即有負(fù)責(zé)管理技術(shù)部，且附有生產(chǎn)樣圖的多份銷售合同均有胡松磊簽名，故胡松磊在鑫百勤公司的本職工作與技術(shù)相關(guān)。而上訴人錦農(nóng)公司亦認(rèn)為鑫百勤公司所從事的業(yè)務(wù)，與涉案專利技術(shù)屬相同或相似業(yè)務(wù)?！秾＠▽?shí)施細(xì)則》所規(guī)定的與原單位本職工作有關(guān)，并非要求系爭發(fā)明創(chuàng)造系在發(fā)明人于原單位任職期間即已完成，而是將發(fā)明人離職后1年內(nèi)作出的與原單位本職工作有關(guān)的發(fā)明創(chuàng)造的權(quán)利強(qiáng)制性規(guī)定歸屬于原單位，其主要目的在于保護(hù)原單位的合法利益。本案中，涉案專利與胡松磊在鑫百勤公司任職期間的本職工作顯然有關(guān)，且涉案專利的申請?jiān)诤衫趶啮伟偾诠倦x職1年內(nèi)即提出，其專利權(quán)依法應(yīng)歸屬于鑫百勤公司?！?strong>[2]

又如山東省煙臺市人民法院在（2017）魯06民初11號民事判決書就該問題作有如下表述：“二是涉案專利的發(fā)明創(chuàng)造與馬鳳埠的本職工作有關(guān)、亦與金道成公司分配的任務(wù)有關(guān)。作為金道成公司的員工，馬鳳埠主要負(fù)責(zé)機(jī)械設(shè)備的技術(shù)研發(fā)和質(zhì)量審核等工作。涉案專利產(chǎn)品作為金道成公司生產(chǎn)經(jīng)營的產(chǎn)品之一，馬鳳埠對該產(chǎn)品的技術(shù)研發(fā)本身就屬于本職工作。另外，馬鳳埠對涉案產(chǎn)品的研發(fā)也與其具體執(zhí)行金道成公司分配的工作任務(wù)有關(guān)。金道成公司自2015年1月起就對ZLP630高處作業(yè)吊籃進(jìn)行研發(fā)立項(xiàng)并明確該項(xiàng)目的負(fù)責(zé)人為馬鳳埠，2015年11月和2016年3月，金道成公司將研發(fā)成功的ZLP630高處作業(yè)吊籃產(chǎn)品向有關(guān)第三方企業(yè)進(jìn)行了銷售。而涉案專利產(chǎn)品，同樣作為一款高空作業(yè)的檢修平臺，與金道成公司已研發(fā)生產(chǎn)的其他類型檢修平臺同屬一類產(chǎn)品，無論是產(chǎn)品功能、用途、基本結(jié)構(gòu)都十分相近，其技術(shù)方案的來源、設(shè)計(jì)構(gòu)思、修改完善、技術(shù)經(jīng)驗(yàn)等必然會受前述已研發(fā)產(chǎn)品的重要影響，涉案專利的發(fā)明創(chuàng)造與金道成公司制定的開發(fā)立項(xiàng)任務(wù)密切相關(guān)?！?strong>[3]

2、持三要素觀點(diǎn)的人民法院認(rèn)為，在二要素觀點(diǎn)的基礎(chǔ)之上，還應(yīng)審查技術(shù)方案是否相同，即認(rèn)定存在技術(shù)相關(guān)性應(yīng)當(dāng)滿足以下條件：（1）被告原本職工作與訴爭專利相關(guān)。（2）訴爭專利與原告產(chǎn)品技術(shù)領(lǐng)域相同。（3）訴爭專利技術(shù)特征與用人單位技術(shù)方案基本相同。

三要素觀點(diǎn)亦已在審判實(shí)踐中得到了部分法院的認(rèn)可，如上海知識產(chǎn)權(quán)法院在（2017）滬73民初18號民事判決書內(nèi)作有如下分析：“職務(wù)發(fā)明認(rèn)定所涉爭議發(fā)明創(chuàng)造的技術(shù)特征與發(fā)明人在原單位履行本職工作所接觸技術(shù)方案并不要求相同，只要具有一定的關(guān)聯(lián)性即可，在此關(guān)聯(lián)性判斷需綜合考慮兩者是否屬于同一技術(shù)領(lǐng)域、解決的技術(shù)問題是否相同、技術(shù)手段是否具有傳承性等因素，而非簡單判斷兩者技術(shù)方案相比是否具有專利授權(quán)意義上的創(chuàng)造性，亦無需進(jìn)行技術(shù)特征的一一比對。涉案專利技術(shù)系通過微創(chuàng)介入手術(shù)放置心臟瓣膜的輸送裝置的一個部件，屬于醫(yī)療器械領(lǐng)域，該輸送裝置旨在通過內(nèi)外管的配合移動來實(shí)現(xiàn)瓣膜的穩(wěn)定連接和快速準(zhǔn)確釋放，通過手柄能夠分別控制內(nèi)管和外管的移動，其中涉案專利技術(shù)所涉該輸送裝置上的內(nèi)管移動機(jī)構(gòu)與內(nèi)管、手柄相配合，實(shí)現(xiàn)對內(nèi)管的快速準(zhǔn)確移動操作。本院注意到，原告提供的多份證據(jù)顯示其研發(fā)的經(jīng)導(dǎo)管主動脈瓣膜輸送系統(tǒng)包括導(dǎo)管和手柄，瓣膜可與內(nèi)管相連，外管可移動包裹內(nèi)管和瓣膜，操作手柄可實(shí)現(xiàn)外管的前進(jìn)和后退；原告申請?zhí)枮閄X的“植入體輸送系統(tǒng)”發(fā)明專利申請技術(shù)同樣亦旨在通過旋轉(zhuǎn)和推送兩種手柄操作方式控制外管的前進(jìn)和回撤。即涉案專利技術(shù)與被告王海山參與的原告公司的經(jīng)導(dǎo)管主動脈瓣膜輸送系統(tǒng)技術(shù)均屬微創(chuàng)治療心臟瓣膜技術(shù)領(lǐng)域，旨在解決的技術(shù)問題亦相同，均是實(shí)現(xiàn)快速、穩(wěn)定、準(zhǔn)確地植入心臟瓣膜，所采用的技術(shù)手段亦是通過手柄的控制實(shí)現(xiàn)內(nèi)外管或外管的移動，故應(yīng)認(rèn)定涉案專利技術(shù)與王海山在原告處的本職工作具有較強(qiáng)的相關(guān)性。”[4]

而北京知識產(chǎn)權(quán)法院在其作出的（2016）京73民初79號民事判決書內(nèi)則有如下表述：“關(guān)于原告北汽福田公司的電機(jī)控制器開發(fā)項(xiàng)目與涉案專利申請之間的關(guān)聯(lián)性。原告北汽福田公司SVN數(shù)據(jù)庫中的文件表明，北汽福田公司2013年8月6日形成的MIDI項(xiàng)目電機(jī)控制器零部件子系統(tǒng)技術(shù)規(guī)范，2013年10月29日形成的電機(jī)控制器硬件系統(tǒng)需求文檔和2013年10月30日形成的MCU系統(tǒng)圖均涉及涉案專利申請的主要內(nèi)容，足以認(rèn)定涉案專利申請是和北汽福田公司分配給張君鴻的工作任務(wù)有關(guān)的發(fā)明創(chuàng)造。

作為解決雙方當(dāng)事人之間權(quán)屬民事糾紛的程序，本案遵循民事訴訟高度蓋然性的證明標(biāo)準(zhǔn)，即如果經(jīng)審查并結(jié)合相關(guān)事實(shí)，確信待證事實(shí)的存在具有高度可能性的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定該事實(shí)存在，而并不要求一方當(dāng)事人提交的證據(jù)完整地展現(xiàn)涉案專利申請的全部內(nèi)容。如上所述，原告北汽福田公司提交的證據(jù)能夠證明涉案電機(jī)控制器開發(fā)項(xiàng)目系張君鴻在北汽福田公司本職工作中的工作任務(wù)，該項(xiàng)目中形成的技術(shù)方案涉及涉案專利申請的主要內(nèi)容，且涉案專利申請的申請日在張君鴻自北汽福田公司離職后的一年內(nèi)?！?strong>[5]

三、對于技術(shù)相關(guān)問題的進(jìn)一步思考——探索一種具有較強(qiáng)可操作性的三步法認(rèn)定路徑

筆者同意三要素的司法觀點(diǎn)，盡管《專利法實(shí)施細(xì)則》第十二條的立法目的在于給予用人單位一定的傾向性保護(hù)，但對于技術(shù)相關(guān)性的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)如過于寬松，則勢必會挫傷員工離職后進(jìn)行發(fā)明創(chuàng)造的積極性。在二要素的司法觀點(diǎn)中，僅要求員工原本質(zhì)工作與訴爭專利相關(guān)，且訴爭專利與用人單位技術(shù)方案所屬的技術(shù)領(lǐng)域相同，事實(shí)上無法排除將員工自行研發(fā)的技術(shù)成果錯誤地認(rèn)定為職務(wù)發(fā)明的可能性，盡管相關(guān)法律法規(guī)確定了1年的期限，但基于發(fā)明的多樣性，該期限勢必不足以支撐二要素觀點(diǎn)下的寬松標(biāo)準(zhǔn)。

因此，為了在標(biāo)注過于嚴(yán)苛與標(biāo)準(zhǔn)過于寬松之間尋求平衡，亦為了進(jìn)一步平衡用人單位與員工的利益，對用人單位的技術(shù)方案與訴爭專利進(jìn)行比對有著現(xiàn)實(shí)的必要性。但針對比對結(jié)果，則無需適用認(rèn)定專利侵權(quán)的嚴(yán)苛標(biāo)準(zhǔn)，而僅要求用人單位技術(shù)方案與訴爭專利基本相同即可。

而為了進(jìn)一步提高技術(shù)相關(guān)性認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)的可操作性，即為了更為準(zhǔn)確的適用一個相對統(tǒng)一的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)，筆者認(rèn)為，認(rèn)定存在技術(shù)相關(guān)性可以遵循如下的三步法步驟進(jìn)行：

第一步：自訴爭專利中剔除員工離職之后的發(fā)明點(diǎn)。

如前所述，《專利法實(shí)施細(xì)則》第十二條表達(dá)了一種傾向保護(hù)用人單位研發(fā)收益的立法目的，且技術(shù)或產(chǎn)品的研發(fā)往往是一個持續(xù)不斷的過程。員工為形成訴爭專利，而在用人單位技術(shù)方案的基礎(chǔ)上進(jìn)行了何種創(chuàng)造，不在技術(shù)相關(guān)性的審查范圍之內(nèi)。因此，訴爭專利中存在著何種發(fā)明點(diǎn)，無法用于認(rèn)定是否存在技術(shù)相關(guān)性，應(yīng)當(dāng)對其予以剔除。當(dāng)然，如果該發(fā)明點(diǎn)恰與用人單位的技術(shù)研發(fā)成果相同，此時可直接認(rèn)定訴爭專利歸屬用人單位。

第二步：自訴爭專利與用人單位技術(shù)方案中進(jìn)一步剔除訴爭專利申請日之前的公知技術(shù)。

由于用人單位技術(shù)方案的形成同樣基于本領(lǐng)域公知技術(shù)，對于公知技術(shù)用人單位不具有壟斷權(quán)，而訴爭專利在形成的過程中同樣會參考非專屬于用人單位的公知技術(shù)。因此，在確定用人單位的技術(shù)研發(fā)成果是否為訴爭專利所覆蓋之前，必須對訴爭專利申請日之前的公知技術(shù)予以剔除，從而準(zhǔn)確界定用人單位技術(shù)方案與訴爭專利之中，哪些技術(shù)特征可以用以確定用人單位的技術(shù)研發(fā)成果是否為訴爭專利所覆蓋。

需要說明的是，上述公知技術(shù)不包括訴爭專利申請日前，用人單位已公開的技術(shù)研發(fā)成果。

第三步：著重考量員工離職前用人單位的技術(shù)研發(fā)成果是否為訴爭專利所覆蓋。

在完成前述步驟之后，訴爭專利的余下部分即為其形成所依據(jù)的公知技術(shù)之外的技術(shù)方案。用人單位技術(shù)方案的余下部分為員工離職時所可能獲取的有人單位技術(shù)研發(fā)成果，該技術(shù)研發(fā)成果性質(zhì)包括兩類，其一技術(shù)研發(fā)成果尚未公開；其二技術(shù)研發(fā)成果已公開。

對于第一類尚未公開的技術(shù)研發(fā)成果，如果訴爭專利余下技術(shù)方案與之相同，此時認(rèn)定訴爭專利權(quán)屬歸用人單位較好理解，因兩者具有極強(qiáng)的技術(shù)相關(guān)性。對于第二類已公開的技術(shù)研發(fā)成果，如果訴爭專利余下技術(shù)方案與之相同，雖然員工有權(quán)使用，但鑒于保護(hù)用人單位的立法本意，此時仍認(rèn)定兩者具有相關(guān)性。當(dāng)然，離職后一年內(nèi)的限制，一定程度上平衡了用人單位與員工的利益。

【參考文獻(xiàn)】

[1]范靜波.公司高級管理人員離職后所做發(fā)明創(chuàng)造的權(quán)屬認(rèn)定

[2]上海市高級人民法院.（2014）滬高民三（知）終字第112號民事判決書

[3]山東省煙臺市人民法院.（2017）魯06民初11號民事判決書

[4]上海知識產(chǎn)權(quán)法院.（2017）滬73民初18號民事判決書

[5] 北京知識產(chǎn)權(quán)法院.（2016）京73民初79號民事判決書

來源：IPRdaily中文網(wǎng)（IPRdaily.cn）

作者：陳軍 汪翰章  安徽天禾律師事務(wù)所

編輯：IPRdaily趙珍          校對：IPRdaily縱橫君

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