提出專利分案申請的期限

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作者：劉興彬  廣州專利律師

原標(biāo)題：提出專利分案申請的期限

專利分案申請在專利申請策略工具箱中占有重要地位，能熟練運用專利分案申請策略是資深專利代理人的必備技能，在專利布局的框架內(nèi)實施專利申請策略時，對專利分案申請?zhí)岢鰰r機的把握非常重要，在為申請人獲取最大申請利益的同時也不能損害社會公眾的利益，必須將提出分案申請的時間窗口限定在法律規(guī)定的范圍內(nèi)，因此，對專利分案申請?zhí)岢銎谙薜木_掌握是很有必要的。

法律規(guī)定專利分案申請的本意主要是為解決原申請（也可稱為“母案”）權(quán)利要求之間所存在的單一性缺陷問題。申請人根據(jù)專利審查過程中審查員所指出的單一性缺陷而進行的分案申請是被動的，只要嚴格按照審查意見通知書中指定的期限提出分案申請即可，該處應(yīng)無爭議。但我國法律規(guī)定也未禁止專利申請人主動提出分案申請，這就為專利代理人利用分案申請豐富專利申請策略提供了空間，因為我國在法律上仍未對主動分案申請的提出期限有明確具體的規(guī)定，導(dǎo)致專利申請實踐中對該期限的精確掌握出現(xiàn)問題。

對于主動分案申請的提起期限，起始日雖無明確規(guī)定，但根據(jù)分案申請的性質(zhì)和目的，應(yīng)在母案申請日之后即可，在申請實踐中也鮮有對分案申請?zhí)岢龅钠鹗既沼羞^爭議，因為相對來說，分案申請期限的截止日更為令人關(guān)注，也更具爭議性。

那專利主動分案申請期限的截止日應(yīng)該是哪一天呢？

根據(jù)《專利法實施細則》第四十二條第一款（一件專利申請包括兩項以上發(fā)明、實用新型或者外觀設(shè)計的，申請人可以在本細則第五十四條第一款規(guī)定的期限屆滿前，向國務(wù)院專利行政部門提出分案申請;但是，專利申請已經(jīng)被駁回、撤回或者視為撤回的，不能提出分案申請）和第五十四條第一款（國務(wù)院專利行政部門發(fā)出授予專利權(quán)的通知后，申請人應(yīng)當(dāng)自收到通知書之日起2個月內(nèi)辦理登記手續(xù)。申請人按期辦理登記手續(xù)的，國務(wù)院專利行政部門應(yīng)當(dāng)授予專利權(quán)，頒發(fā)專利證書，并予以公告）可知，提出分案申請的截止日應(yīng)在申請人收到母案授權(quán)通知書后辦理母案授權(quán)登記手續(xù)的2個月期限屆滿前。

雖然在《專利審查指南》在第一部分第一章第5.1.1節(jié)第（3）項“分案申請的遞交時間”部分又進一步規(guī)定“申請人最遲應(yīng)當(dāng)在收到專利局對原申請作出授予專利權(quán)通知書之日起兩個月期限（即辦理登記手續(xù)的期限）屆滿之前提出分案申請”，但仍未明確具體到哪一天為截止日。

因此對“辦理登記手續(xù)的期限”的正確理解成為確定分案申請期限截止日的前提，本文提供兩種理解供討論。

第一種理解，直接依照本文上述相關(guān)規(guī)定的字面表述進行文義解釋，即“辦理登記手續(xù)的期限”就是指申請人收到專利授權(quán)通知書之后法律規(guī)定允許的辦理登記手續(xù)的2個月期限，由此可直接推導(dǎo)出分案申請的截止日為申請人收到授權(quán)通知書之日起2個月的期滿日，根據(jù)該種理解，“辦理登記手續(xù)的期限”就是固定的2個月，我們姑且稱之為“固定期限”。

第二種理解，按照專利法的立法精神進行目的解釋，即“辦理登記手續(xù)的期限”應(yīng)是指申請人收到專利授權(quán)通知書之后到實際辦理登記手續(xù)完成之日，若申請人主動放棄辦理登記手續(xù)，則期限與第一種理解相同，我們姑且稱之為“非固定期限”。

目前專利申請實踐中，認同第一種理解的代理人和審查員不在少數(shù)，而且也確有實際案例予以證實。但本人卻比較認同并支持第二種理解，主要理由如下：

一、分案申請要在母案授權(quán)狀態(tài)未定期間提出

分案申請屬于專利申請過程中的概念，分案申請是以母案申請為基礎(chǔ)并受母案申請日及公開范圍限制的一種專利申請，從有關(guān)分案申請的規(guī)定來看，其均規(guī)定在《專利法實施細則》第三章及《專利審查指南》的第一部分和第二部分，即專利申請審查階段部分，故分案申請的提出日也應(yīng)處于母案專利申請的審查階段，即未最終明確給予授權(quán)也未明確不能獲得授權(quán)的階段。

這從《專利審查指南》第一部分第一章第5.1.1節(jié)第（3）項“分案申請的遞交時間”部分的規(guī)定可以看出，即使收到駁回決定或視為撤回的通知書，申請人也可以在法律規(guī)定尋求救濟的期限內(nèi)提出分案申請，如果申請人提起復(fù)審乃至行政訴訟，只要相關(guān)判決或決定沒有生效，申請人仍可以在此期限內(nèi)提出分案申請。通俗一些描述就是：在母案申請仍有搶救希望（未死定）的期限內(nèi)，就可以提出分案申請。也就是說，上述期限仍處于母案專利申請的審查階段，故可在該階段提出分案申請。

當(dāng)然，如果母案在辦完登記手續(xù)并進行授權(quán)公告，授權(quán)狀態(tài)已確定，母案申請階段終止，審查結(jié)案，則在母案專利授權(quán)公告后不應(yīng)允許再提起分案申請。

所以，在母案已確定授權(quán)或已確定不能授權(quán)的確定狀態(tài)期間內(nèi)，不應(yīng)再允許分案申請的提出。

二、“非固定期限”相比“固定期限”能更好的照顧到申請人的利益

如果按照第一種理解中的“固定期限”，則一旦申請人未在上述“固定期限”內(nèi)提出分案申請，則同時也喪失依據(jù)《專利法實施細則》第六條規(guī)定申請恢復(fù)權(quán)利的機會。而如果按照第二種理解中的“非固定期限”，則在辦理恢復(fù)權(quán)利手續(xù)后至辦理授權(quán)登記手續(xù)前均可提出分案申請，從這一點上看，所述“非固定期限”要比“固定期限”多出不少時間，這有利于申請人利益的保障。

三、“固定期限”會損害社會公眾的信賴利益

專利授權(quán)公告具有公示效力，也是社會公眾了解授權(quán)專利公開內(nèi)容與被批準(zhǔn)保護范圍的信息來源，以此指導(dǎo)社會公眾進行相關(guān)的研究和生產(chǎn)經(jīng)營活動。如果依照第一種理解中的“固定期限”，在母案專利申請授權(quán)公告后還允許進行分案申請，從而獲得不同于母案保護范圍的專利授權(quán)，則會喪失法律對社會生產(chǎn)生活的指引功能，使他人相關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營活動在獲知并分析母案公告內(nèi)容的前提下仍存在未知的風(fēng)險，這會損害社會公眾的信賴利益，也不符合知識產(chǎn)權(quán)法律進行利益平衡的立法目的。

四、采用“固定期限”會與“捐獻原則”相沖突

根據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應(yīng)用法律若干問題的解釋（一）》第五條，對于僅在說明書或者附圖中描述而在權(quán)利要求書中未記載的技術(shù)方案，權(quán)利人在侵犯專利權(quán)糾紛案件中將其納入專利權(quán)保護范圍的，人民法院不予支持。這是我國確認“捐獻原則”可以應(yīng)用于司法實踐的相關(guān)規(guī)定，如果采用第一種理解中的“固定期限”，就會出現(xiàn)在母案申請授權(quán)公告后才提出分案申請的情況，如果該分案申請最終獲得授權(quán)，則就會與上述司法解釋發(fā)生沖突。

根據(jù)法律規(guī)定，分案申請中的權(quán)利要求不能與母案相同，但分案申請的技術(shù)方案一定要已經(jīng)記載在母案申請之中，也就是說分案申請的技術(shù)方案在母案中有記載，但未納入母案已獲得授權(quán)的權(quán)利要求中，根據(jù)上述司法解釋，應(yīng)將已公開且未納入所要求保護范圍的技術(shù)方案視為申請人捐獻給了社會公眾，成為公知公用的技術(shù)。但是，如上述分案申請獲得授權(quán)，依法應(yīng)受法律保護，沖突由此產(chǎn)生。

也就是說，根據(jù)上述司法解釋的規(guī)定，申請人應(yīng)在確定獲得母案授權(quán)的同時將未納入母案權(quán)利要求且記載在母案說明書中的技術(shù)方案捐獻給社會。如果申請人再將上述捐獻的技術(shù)方案又依照第一種理解中的“固定期限”提出分案申請，從而將已經(jīng)捐獻了的技術(shù)方案歸為己有，這不但有違誠實信用原則，也損害到了社會公眾的利益。

由上述可知，不管母案最終能否獲得授權(quán)，分案申請?zhí)崞鹌谙薜慕刂谷斩紤?yīng)該限定在其母案授權(quán)狀態(tài)確定之日。

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作者：劉興彬  廣州專利律師

編輯：IPRdaily趙珍          校對：IPRdaily縱橫君

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