以“POPSTAR”案談企業(yè)商標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警

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原標(biāo)題：果林微案丨以“POPSTAR”案談企業(yè)商標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警

案號(hào)：北京知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院（2016）京73行初6787號(hào)
關(guān)鍵詞：商標(biāo)、駁回復(fù)審、無(wú)效宣告、行政訴訟第三人

案件簡(jiǎn)介

2014年10月13日，掌游天下（北京）信息技術(shù)股份有限公司（簡(jiǎn)稱“掌游天下公司”）提出第15501045號(hào)“POPSTAR及圖”商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)（簡(jiǎn)稱“訴爭(zhēng)商標(biāo)”），具體如下圖所示：

2016年3月25日，商標(biāo)局作出《商標(biāo)駁回通知書》，根據(jù)《中華人民共和國(guó)商標(biāo)法》（簡(jiǎn)稱《商標(biāo)法》）第三十條的規(guī)定，決定駁回訴爭(zhēng)商標(biāo)的注冊(cè)申請(qǐng)，理由是訴爭(zhēng)商標(biāo)與引證商標(biāo)構(gòu)成近似商標(biāo)。引證商標(biāo)具體如下圖所示：

2016年5月11日，掌游天下公司向國(guó)家工商行政管理總局商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)(簡(jiǎn)稱“商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)”)提出復(fù)審申請(qǐng)。其復(fù)審理由中包括引證商標(biāo)是對(duì)訴爭(zhēng)商標(biāo)的惡意注冊(cè)，訴爭(zhēng)商標(biāo)在中國(guó)大陸地區(qū)由原告掌游天下公司在先進(jìn)行商業(yè)使用，具有較高的市場(chǎng)知名度，該公司對(duì)訴爭(zhēng)商標(biāo)擁有合法在先權(quán)利。

商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)認(rèn)為引證商標(biāo)是否存在惡意注冊(cè)的情形不是被訴決定的審查范圍，遂作出駁回復(fù)審決定書。掌游天下公司不服該決定，向北京知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院提起行政訴訟。

法院認(rèn)為被訴決定所涉第14330119號(hào)“POPSTAR”商標(biāo)（簡(jiǎn)稱“引證商標(biāo)”）是否存在惡意注冊(cè)情形的事實(shí)認(rèn)定以及本案裁判結(jié)果與引證商標(biāo)權(quán)利人嘉豐永道（北京）科技股份有限公司（簡(jiǎn)稱“嘉豐永道公司”）可能存在利害關(guān)系。 因此，依照《中華人民共和國(guó)行政訴訟法》第二十九條第一款的相關(guān)規(guī)定，通知嘉豐永道公司作為本案第三人參加訴訟。

法院經(jīng)審理認(rèn)定，掌游天下公司主張就訴爭(zhēng)商標(biāo)享有合法在先權(quán)益，且訴爭(zhēng)商標(biāo)經(jīng)過(guò)掌游天下公司在“PopStar!”手機(jī)游戲上的廣泛使用，已具有較高知名度；而第三人嘉豐永道公司未提交引證商標(biāo)存在在先使用的相關(guān)證據(jù)，且其除搶注訴爭(zhēng)商標(biāo)之外，還搶注了大量他人運(yùn)營(yíng)的游戲名稱；該注冊(cè)行為具有明顯的復(fù)制、抄襲他人擁有的高知名度游戲軟件名稱的惡意，擾亂了正常的商標(biāo)注冊(cè)管理秩序，有損于公平競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)秩序，違反了誠(chéng)實(shí)信用和公序良俗原則。因此，嘉豐永道公司對(duì)引證商標(biāo)申請(qǐng)注冊(cè)的行為違反了誠(chéng)實(shí)信用和公序良俗原則，損害了掌游天下公司合法在先權(quán)益，不具有合法性，引證商標(biāo)不應(yīng)成為訴爭(zhēng)商標(biāo)申請(qǐng)注冊(cè)的合法在先權(quán)利障礙。

裁判結(jié)果

法院撤銷被告國(guó)家工商行政管理總局商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)作出的商標(biāo)駁回復(fù)審決定書。

法律評(píng)析

本案并非針對(duì)嘉豐永道公司所持有的引證商標(biāo)的無(wú)效程序，而是針對(duì)在先使用人掌游天下公司就其在后注冊(cè)申請(qǐng)的訴爭(zhēng)商標(biāo)是否應(yīng)當(dāng)通過(guò)申請(qǐng)審查。因此通常情形下，無(wú)需審查引證商標(biāo)的正當(dāng)性或合法性，否則，商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)復(fù)審程序就實(shí)質(zhì)演變成了引證商標(biāo)的無(wú)效程序。

在此前提下，商評(píng)委認(rèn)為：訴爭(zhēng)商標(biāo)指定使用的“娛樂”等服務(wù)與引證商標(biāo)核定使用的“娛樂”等服務(wù)屬于同一種或類似服務(wù)；訴爭(zhēng)商標(biāo)字母部分為“POPSTAR”，引證商標(biāo)為“POPSTAR”，訴爭(zhēng)商標(biāo)與引證商標(biāo)字母構(gòu)成相同，僅表現(xiàn)形式不同，已經(jīng)構(gòu)成近似商標(biāo)。因此，訴爭(zhēng)商標(biāo)與引證商標(biāo)同時(shí)使用在同一種或類似服務(wù)上，消費(fèi)者在隔離狀態(tài)下施以一般注意力，易對(duì)服務(wù)來(lái)源產(chǎn)生混淆誤認(rèn)。訴爭(zhēng)商標(biāo)與引證商標(biāo)構(gòu)成使用在同一種或類似服務(wù)上的近似商標(biāo)。因此，依照《商標(biāo)法》第三十條和三十四條的規(guī)定，訴爭(zhēng)商標(biāo)在復(fù)審服務(wù)上的注冊(cè)申請(qǐng)應(yīng)當(dāng)予以駁回。

但是，依據(jù)《商標(biāo)法》第七條第一款規(guī)定，申請(qǐng)注冊(cè)和使用商標(biāo)，均應(yīng)當(dāng)遵循誠(chéng)實(shí)信用原則。最高人民法院在相類判決中明確指出，缺乏合法性基礎(chǔ)的注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)不能對(duì)抗他人的正當(dāng)使用行為，法院應(yīng)當(dāng)注重審查被訴行為的正當(dāng)性以及訴爭(zhēng)商標(biāo)注冊(cè)的正當(dāng)性。以非善意取得注冊(cè)的訴爭(zhēng)商標(biāo)對(duì)具有正當(dāng)性的被訴行為提起侵權(quán)之訴，屬于對(duì)注冊(cè)商標(biāo)權(quán)利濫用行為，其訴訟請(qǐng)求不應(yīng)得到支持。

據(jù)此，在本案后續(xù)行政訴訟程序中，法院認(rèn)為：商標(biāo)申請(qǐng)注冊(cè)的合法性是獲得注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)以及行使該權(quán)利的重要基礎(chǔ)。惡意注冊(cè)的商標(biāo)在向具有合法在先民事權(quán)益的特定民事主體行使商標(biāo)專用權(quán)時(shí)不具備實(shí)現(xiàn)請(qǐng)求權(quán)功能的基礎(chǔ)。既然在民事侵權(quán)訴訟中，人民法院作出惡意注冊(cè)的商標(biāo)權(quán)利人針對(duì)具有合法在先民事權(quán)益的主體提出侵犯其注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)的主張，屬于違反誠(chéng)實(shí)信用原則的權(quán)利濫用行為，不予保護(hù)并駁回其訴訟請(qǐng)求的認(rèn)定。那么在商標(biāo)授權(quán)程序中，引證商標(biāo)如存在惡意注冊(cè)訴爭(zhēng)商標(biāo)申請(qǐng)人在先使用商標(biāo)或其他合法在先民事權(quán)益的情形，可以要求引證商標(biāo)不得存在對(duì)訴爭(zhēng)商標(biāo)惡意注冊(cè)違反誠(chéng)實(shí)信用原則的情形，引證商標(biāo)注冊(cè)不具有合法性，則不應(yīng)成為訴爭(zhēng)商標(biāo)申請(qǐng)注冊(cè)的在先權(quán)利障礙。在商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)復(fù)審行政訴訟程序中，審查引證商標(biāo)的合法性，不僅符合商標(biāo)法立法本意，并且是有效遏制惡意商標(biāo)注冊(cè)，提高商標(biāo)審查效率的必要之舉。

律師點(diǎn)晴

正如本案法院判決所陳述的，基于惡意而取得注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)的商標(biāo)，其危害在于權(quán)利人可以通過(guò)主動(dòng)行為和被動(dòng)阻礙的兩種形態(tài)損害合法在先權(quán)利人的民事權(quán)利。即：可以通過(guò)侵權(quán)訴訟等手段主張?jiān)谙葯?quán)利人的使用行為侵害其商標(biāo)專用權(quán)，同時(shí)也可以在商標(biāo)申請(qǐng)階段作為在先權(quán)利障礙阻礙在先權(quán)利人申請(qǐng)商標(biāo)注冊(cè)。

本案中，早在2011年10月，掌游天下公司即與游戲原創(chuàng)人白相鉉簽訂《關(guān)于“POP Star!消滅星星”游戲軟件著作權(quán)之授權(quán)及權(quán)利證明書》，獲得了該游戲軟件的知識(shí)產(chǎn)權(quán)（包括但不限于著作權(quán)、商標(biāo)權(quán)等）的許可，其中包括以自己的名義在中國(guó)將“消滅星星”、“PopStar”等商標(biāo)在相關(guān)商品和服務(wù)上進(jìn)行注冊(cè)申請(qǐng)。然而，遲至2014年10月，掌游天下公司才提出訴爭(zhēng)商標(biāo)的注冊(cè)申請(qǐng)。不得不說(shuō)，正是因?yàn)檫@一嚴(yán)重遲緩，才導(dǎo)致本案的復(fù)雜局面。在嘉豐永道公司的在先商標(biāo)申請(qǐng)已成為注冊(cè)申請(qǐng)障礙時(shí)，不得不援引《商標(biāo)法》第三十二條規(guī)定，去啟動(dòng)復(fù)審程序，去證明自己就訴爭(zhēng)商標(biāo)的在先使用，去證明自己在先使用的訴爭(zhēng)商標(biāo)已有足夠的市場(chǎng)知名度，去證明引證商標(biāo)的持有人是以不正當(dāng)手段搶先注冊(cè)……。

然而，這些所有的麻煩，只需要掌游天下公司在運(yùn)營(yíng)“POP Star!消滅星星”游戲的初始，及時(shí)進(jìn)行商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)即可避免。

來(lái)源：江蘇省專利信息服務(wù)中心
作者：陳靜
編輯：IPRdaily趙珍          校對(duì)：IPRdaily縱橫君

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