專利侵權(quán)抗辯之“抵觸申請(qǐng)”

#本文僅代表作者觀點(diǎn)，未經(jīng)作者許可，禁止轉(zhuǎn)載，不代表IPRdaily立場(chǎng)#

來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）
作者：李智  卜小軍律師  北京市立方（廣州）律師事務(wù)所
原標(biāo)題：專利侵權(quán)抗辯之“抵觸申請(qǐng)”

現(xiàn)有技術(shù)/設(shè)計(jì)抗辯在專利侵權(quán)訴訟中是被控侵權(quán)方最常打的一張牌，一份高質(zhì)量的現(xiàn)有技術(shù)/設(shè)計(jì)對(duì)于案件的走向往往起著至關(guān)重要的作用，檢索之路長漫漫，好不容易找到一篇與被控侵權(quán)產(chǎn)品的技術(shù)方案幾乎相同的專利文件，興奮不已！但一看公開日晚于涉案專利的申請(qǐng)日，明顯不是現(xiàn)有技術(shù)/設(shè)計(jì)的文件，悲痛欲絕！回頭再看申請(qǐng)日期是早于涉案專利申請(qǐng)日期，構(gòu)成了抵觸申請(qǐng)，頓時(shí)看到了希望！但想要做好抵觸申請(qǐng)抗辯并不簡(jiǎn)單，筆者在經(jīng)辦過的專利侵權(quán)訴訟中多次遇到抵觸申請(qǐng)抗辯的情況，形成了些許經(jīng)驗(yàn)和認(rèn)識(shí)，經(jīng)研究整理形成此文，以供探討交流。

一、抵觸申請(qǐng)抗辯概述

抵觸申請(qǐng)是指同樣的發(fā)明/實(shí)用新型/外觀設(shè)計(jì)在申請(qǐng)日以前向國務(wù)院專利行政部門提出過申請(qǐng)，并記載在申請(qǐng)日以后公布的專利申請(qǐng)文件或者公告的專利文件。[1]我國現(xiàn)有法律并未對(duì)抵觸申請(qǐng)抗辯進(jìn)行明確規(guī)定，但是在司法實(shí)踐中，最高院、上海高院、江蘇高院、北京高院等法院均認(rèn)可抵觸申請(qǐng)可以參照現(xiàn)有技術(shù)抗辯的規(guī)定予以處理。

2010年4月28日，最高人民法院在全國法院知識(shí)產(chǎn)權(quán)審判工作座談會(huì)上明確，被訴侵權(quán)人以實(shí)施抵觸申請(qǐng)中的技術(shù)方案主張其不構(gòu)成專利侵權(quán)的，可以參照現(xiàn)有技術(shù)抗辯的審查判斷標(biāo)準(zhǔn)予以評(píng)判。

2010 年，江蘇省高院發(fā)布的《侵犯專利權(quán)糾紛案件審理指南》第五部分第 5.1.6項(xiàng)規(guī)定：被控侵權(quán)人以已經(jīng)公開的專利抵觸申請(qǐng)主張不侵權(quán)抗辯的, 人民法院可以參照適用現(xiàn)有技術(shù)抗辯的規(guī)定。2011年，上海市高院的《專利侵權(quán)糾紛審理指引》第14、19條規(guī)定，被訴侵權(quán)人以實(shí)施的技術(shù)或外觀設(shè)計(jì)是抵觸申請(qǐng)中公開的技術(shù)方案或外觀設(shè)計(jì)主張不構(gòu)成專利侵權(quán)的，可以類推適用現(xiàn)有技術(shù)或現(xiàn)有設(shè)計(jì)抗辯。2013年，北京市高院的《專利侵權(quán)判定指南》第127條規(guī)定，抵觸申請(qǐng)不能作為現(xiàn)有技術(shù)抗辯的理由。但是，被訴侵權(quán)人主張其實(shí)施的是屬于抵觸申請(qǐng)的專利的，可以參照該指南第125條關(guān)于現(xiàn)有技術(shù)抗辯的規(guī)定予以處理。[2]

2013年12月，最高人民法院在 (2013)民提字第225號(hào)民事判決中支持了被訴侵權(quán)人的抵觸申請(qǐng)抗辯主張；2015年12月，最高人民法院在（2015）民申字第188號(hào)民事裁定中，對(duì)抵觸申請(qǐng)抗辯的審查判斷標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行了具體論述。

由此可見，司法實(shí)踐中已普遍接受抵觸申請(qǐng)抗辯可類推適用現(xiàn)有技術(shù)抗辯的觀點(diǎn)，但是在實(shí)踐應(yīng)用過程中仍需重視、區(qū)分抵觸申請(qǐng)抗辯與現(xiàn)有技術(shù)抗辯的差異性。

二、構(gòu)成抵觸申請(qǐng)的認(rèn)定

（一）法律適用

《專利法》（2000年修正）第二十二條第二款有關(guān)“抵觸申請(qǐng)”的規(guī)定，表述為“同樣的發(fā)明或者實(shí)用新型由他人向國務(wù)院專利行政部門提出過申請(qǐng)并且記載在申請(qǐng)日以后公布的專利申請(qǐng)文件中。” 《專利法》（2008年修正）將該條修正為“任何單位或者個(gè)人就同樣的發(fā)明或者實(shí)用新型在申請(qǐng)日以前向國務(wù)院專利行政部門提出過申請(qǐng)，并記載在申請(qǐng)日以后公布的專利申請(qǐng)文件或者公告的專利文件中。”

因此，根據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應(yīng)用法律若干問題的解釋（二）》第二十二條的規(guī)定，對(duì)于被訴侵權(quán)人主張的現(xiàn)有技術(shù)抗辯或者現(xiàn)有設(shè)計(jì)抗辯，人民法院應(yīng)當(dāng)依照專利申請(qǐng)日時(shí)施行的專利法界定現(xiàn)有技術(shù)或者現(xiàn)有設(shè)計(jì)。針對(duì)申請(qǐng)日（優(yōu)先權(quán)日）在2009年10月1日（2008年修正的專利法實(shí)施時(shí)間）之前的專利，適用《專利法》（2000年修正）， “抵觸申請(qǐng)”排除了“申請(qǐng)人自身在涉案專利申請(qǐng)日以前就同樣的發(fā)明或者實(shí)用新型向國務(wù)院專利行政部門提出過申請(qǐng)并且記載在申請(qǐng)日后以后公布的專利申請(qǐng)文件中”的情形。 例如，A公司想要使用其自身申請(qǐng)的專利作為抵觸申請(qǐng)抗辯的證據(jù)，如果該專利的申請(qǐng)日為2009年9月30日，則抵觸申請(qǐng)抗辯不成立，如果該專利的申請(qǐng)日為2009年10月1日，則該專利可以作為抵觸申請(qǐng)專利文件進(jìn)行對(duì)比。

（二）時(shí)間要件

抵觸申請(qǐng)抗辯成立時(shí)間要件可以簡(jiǎn)單地用A＜X≤B表述，具體解釋為：抵觸申請(qǐng)專利申請(qǐng)日（優(yōu)先權(quán)日）A早于涉案專利申請(qǐng)日（優(yōu)先權(quán)日）X，但不包括兩件專利申請(qǐng)日相同的情況，即：A＜X；抵觸申請(qǐng)專利的公開日B晚于涉案專利申請(qǐng)日（優(yōu)先權(quán)日）X，包括抵觸申請(qǐng)專利公開日B與涉案專利申請(qǐng)日X相同的情況,即：X≤B。

在判定發(fā)明和實(shí)用新型類專利的時(shí)間要件是否成立時(shí)，如果抵觸申請(qǐng)或涉案專利著錄項(xiàng)目中記載了優(yōu)先權(quán)信息的，應(yīng)當(dāng)注意專利的優(yōu)先權(quán)日可作為其申請(qǐng)日的情況，進(jìn)而能影響到引用專利是否構(gòu)成抵觸申請(qǐng)。根據(jù)《專利法實(shí)施細(xì)則》第十一條的規(guī)定，除專利法第二十八條（郵戳日/收件日）和第四十二條（專利權(quán)期限）規(guī)定的情形外，專利法所稱申請(qǐng)日，有優(yōu)先權(quán)的，指優(yōu)先權(quán)日。根據(jù)《專利法實(shí)施細(xì)則》第三十二條的規(guī)定，申請(qǐng)人在一件專利申請(qǐng)中，可以要求一項(xiàng)或者多項(xiàng)優(yōu)先權(quán)；要求多項(xiàng)優(yōu)先權(quán)的，該申請(qǐng)的優(yōu)先權(quán)期限從最早的優(yōu)先權(quán)日起計(jì)算。

此外，在優(yōu)先權(quán)審查過程中還存在多項(xiàng)優(yōu)先權(quán)、部分優(yōu)先權(quán)的情況。例如[3]：

例1：一件中國在后申請(qǐng)中記載了多個(gè)技術(shù)方案。例如，記載了A、B和C三個(gè)方案，它們分別在三件中國首次申請(qǐng)中記載過，則該中國在后申請(qǐng)可以要求多項(xiàng)優(yōu)先權(quán)，即A、B、C分別以其中國首次申請(qǐng)的申請(qǐng)日為優(yōu)先權(quán)日a、b、c。

例2：一件中國在后申請(qǐng)中記載了技術(shù)方案A和實(shí)施例A1、A2、A3，其中只有A1 在中國首次申請(qǐng)中記載過，則該中國在后申請(qǐng)中A1 可以享有本國優(yōu)先權(quán)，其余則不能享有本國優(yōu)先權(quán)。

例3：一件中國在后申請(qǐng)中記載了技術(shù)方案A和實(shí)施例A1、A2。技術(shù)方案A和實(shí)施例A1 已經(jīng)記載在中國首次申請(qǐng)中，則在后申請(qǐng)中技術(shù)方案A和實(shí)施例A1 可以享有本國優(yōu)先權(quán)，實(shí)施例A2 則不能享有本國優(yōu)先權(quán)。

在這種情況下，應(yīng)先明確具體案件中權(quán)利人請(qǐng)求保護(hù)的專利權(quán)保護(hù)范圍技術(shù)特征（或與之相應(yīng)的抵觸申請(qǐng)文件中的技術(shù)特征），其次判斷這些技術(shù)特征形成的技術(shù)方案是否與優(yōu)先權(quán)數(shù)據(jù)屬于相同主題的發(fā)明或者實(shí)用新型，進(jìn)而確定該專利就本案而言是否可以享有優(yōu)先權(quán)，在此基礎(chǔ)上才能對(duì)優(yōu)先權(quán)日作為申請(qǐng)日作出準(zhǔn)確的認(rèn)定。一般主張優(yōu)先權(quán)的一方有應(yīng)當(dāng)承擔(dān)該專利就享有優(yōu)先權(quán)的舉證責(zé)任。

（三）地域要件

專利權(quán)本身就擁有地域性的特點(diǎn)，而抵觸申請(qǐng)亦是針對(duì)“向國務(wù)院專利行政部門提出過申請(qǐng)”的專利文件，也就是抵觸申請(qǐng)僅限于向國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局申請(qǐng)的專利文件，原則上并不適用于中國大陸領(lǐng)域外（境外）的專利文件。

在司法實(shí)踐中也存在突破上述原則的情形，例如深圳市中級(jí)人民法院（2012）深中法知民初字第607號(hào)案，本案判決認(rèn)為“在專利侵權(quán)訴訟中，現(xiàn)有技術(shù)（或設(shè)計(jì)）可以作為專利不侵權(quán)抗辯的法定事由，而抵觸申請(qǐng)可以參照現(xiàn)有技術(shù)（或設(shè)計(jì)）作為專利不侵權(quán)抗辯的事由，涉外在先專利申請(qǐng)可以進(jìn)一步比照抵觸申請(qǐng)，作為專利不侵權(quán)抗辯的事由?！钡@種司法創(chuàng)新的嘗試存在不少爭(zhēng)議，并未得到普遍認(rèn)可。

三、抵觸申請(qǐng)抗辯成立的認(rèn)定

在專利侵權(quán)訴訟中，法院通常是將被控侵權(quán)技術(shù)/設(shè)計(jì)與一份抵觸申請(qǐng)的專利技術(shù)/設(shè)計(jì)或現(xiàn)有技術(shù)/設(shè)計(jì)進(jìn)行對(duì)比評(píng)判。抵觸申請(qǐng)抗辯與現(xiàn)有技術(shù)抗辯密切相關(guān)，抵觸申請(qǐng)抗辯的對(duì)比可以參照現(xiàn)有技術(shù)抗辯進(jìn)行處理，根據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應(yīng)用法律若干問題的解釋》【法釋〔2009〕21號(hào)】第十四條對(duì)現(xiàn)有技術(shù)/設(shè)計(jì)抗辯的規(guī)定：“被訴落入專利權(quán)保護(hù)范圍的全部技術(shù)特征，與一項(xiàng)現(xiàn)有技術(shù)方案中的相應(yīng)技術(shù)特征相同或者無實(shí)質(zhì)性差異的，人民法院應(yīng)當(dāng)認(rèn)定被訴侵權(quán)人實(shí)施的技術(shù)屬于《專利法》第六十二條規(guī)定的現(xiàn)有技術(shù)。 被訴侵權(quán)設(shè)計(jì)與一個(gè)現(xiàn)有設(shè)計(jì)相同或者無實(shí)質(zhì)性差異的，人民法院應(yīng)當(dāng)認(rèn)定被訴侵權(quán)人實(shí)施的設(shè)計(jì)屬于專利法第六十二條規(guī)定的現(xiàn)有設(shè)計(jì)?！?br/>

抵觸申請(qǐng)抗辯相比現(xiàn)有技術(shù)抗辯又有其獨(dú)特之處?，F(xiàn)有技術(shù)抗辯的理論基礎(chǔ)在于，涉案專利技術(shù)方案相對(duì)于現(xiàn)有技術(shù)不具有可專利性，該現(xiàn)有技術(shù)是可以用于評(píng)價(jià)新穎性和創(chuàng)造性，與之對(duì)應(yīng)的現(xiàn)有技術(shù)抗辯的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)為“相同或者無實(shí)質(zhì)性差異”。但抵觸申請(qǐng)不屬于現(xiàn)有技術(shù)，其理論基礎(chǔ)僅在于抵觸申請(qǐng)可以破壞涉案專利技術(shù)方案的新穎性，與之相對(duì)應(yīng)的抵觸申請(qǐng)抗辯的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)當(dāng)比現(xiàn)有技術(shù)抗辯的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)更加嚴(yán)格，是應(yīng)與“可以用于評(píng)價(jià)新穎性”相對(duì)應(yīng)的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)，即 “同樣的發(fā)明/實(shí)用新型/外觀設(shè)計(jì)”。

（一）同樣發(fā)明或?qū)嵱眯滦偷膶?duì)比認(rèn)定

發(fā)明或者實(shí)用新型的抵觸申請(qǐng)的對(duì)比認(rèn)定應(yīng)對(duì)比涉案專利技術(shù)方案與抵觸申請(qǐng)技術(shù)方案在其技術(shù)領(lǐng)域、所解決的技術(shù)問題、技術(shù)方案和預(yù)期效果上是否實(shí)質(zhì)相同。此外在對(duì)比時(shí)應(yīng)采用單獨(dú)對(duì)比原則，將發(fā)明或者實(shí)用新型專利申請(qǐng)的各項(xiàng)權(quán)利要求分別與抵觸申請(qǐng)技術(shù)內(nèi)容單獨(dú)地進(jìn)行比較，不得將其與抵觸申請(qǐng)的組合，或者與一份抵觸申請(qǐng)文件中的多項(xiàng)技術(shù)方案的組合進(jìn)行對(duì)比。只有在被訴侵權(quán)技術(shù)方案的各項(xiàng)技術(shù)特征均已被抵觸申請(qǐng)單獨(dú)、完整地公開，相對(duì)于抵觸申請(qǐng)不具有新穎性時(shí)，才可以認(rèn)定抵觸申請(qǐng)抗辯成立。[4]

在抵觸申請(qǐng)抗辯中同樣發(fā)明或?qū)嵱眯滦偷膶?duì)比判斷中的幾種常見情形：

1、具體(下位)與一般(上位)。被控侵權(quán)技術(shù)與抵觸申請(qǐng)專利技術(shù)相比，其區(qū)別僅在于被控侵權(quán)技術(shù)采用一般(上位) 的技術(shù)方案，而抵觸申請(qǐng)專利技術(shù)公開的是具體(下位) 技術(shù)方案，則抵觸申請(qǐng)能夠破壞的被控侵權(quán)技術(shù)新穎性，此時(shí)抵觸申請(qǐng)抗辯成立。但在實(shí)踐過程中，被控侵權(quán)技術(shù)常常采用的是具體(下位) 方案技術(shù)特征，抵觸申請(qǐng)專利技術(shù)通常公開的是一般(上位) 的技術(shù)方案，此時(shí)抵觸申請(qǐng)抗辯不能成立。例如，被控侵權(quán)技術(shù)是“用鐵鑄造而成”，而抵觸申請(qǐng)專利技術(shù)是“用金屬鑄造而成”，此時(shí)抵觸申請(qǐng)并未具體公開“鐵”這一具體的技術(shù)特征，無法破壞被控侵權(quán)技術(shù)的新穎性，此時(shí)抵觸申請(qǐng)抗辯不能成立。

2、數(shù)值范圍。如果被控侵權(quán)技術(shù)方案的技術(shù)特征為某一數(shù)值范圍，而抵觸申請(qǐng)專利技術(shù)公開的是該范圍中的一個(gè)具體數(shù)值，或者公開的數(shù)值范圍與被控侵權(quán)技術(shù)方案的范圍部分重疊或有一個(gè)共同的端點(diǎn)，或者公開的數(shù)值范圍在被控侵權(quán)技術(shù)方案范圍內(nèi)并且沒有共同短點(diǎn)，在這三種情況下，抵觸申請(qǐng)可以破壞被控侵權(quán)技術(shù)方案的新穎性，抵觸申請(qǐng)抗辯成立。同樣在實(shí)踐過程中，被控侵權(quán)技術(shù)常常是確定的某一個(gè)數(shù)值，而抵觸申請(qǐng)公開的是包含該數(shù)值的數(shù)值范圍，此時(shí)抵觸申請(qǐng)不能破壞被訴侵權(quán)產(chǎn)品的新穎性，此時(shí)抵觸申請(qǐng)抗辯不能成立。

3、慣用手段的直接置換。如果被控侵權(quán)技術(shù)與抵觸申請(qǐng)專利技術(shù)相比，其區(qū)別僅僅是所屬技術(shù)領(lǐng)域的慣用手段的直接置換，被控侵權(quán)技術(shù)不具備新穎性，抵觸申請(qǐng)抗辯成立。例如，抵觸申請(qǐng)文件公開了采用“螺釘固定”，被控侵權(quán)技術(shù)采用的是“螺栓固定”，這屬于本領(lǐng)域慣用手段的直接置換。

4、抵觸申請(qǐng)能否與公知常識(shí)結(jié)合。通常情況下，抵觸申請(qǐng)與公知常識(shí)的結(jié)合進(jìn)行抗辯屬于創(chuàng)造性所規(guī)范的情形，依照先行法律不應(yīng)認(rèn)定該抗辯成立。在最高人民法院（2015）民申字第188號(hào)駁回再審申請(qǐng)案中法院審理認(rèn)為，博生公司有關(guān)將在先申請(qǐng)專利與公知常識(shí)結(jié)合后進(jìn)行抵觸申請(qǐng)抗辯的主張，缺乏法律依據(jù)，其抵觸申請(qǐng)抗辯不能成立。

（二）同樣外觀設(shè)計(jì)的對(duì)比認(rèn)定

外觀設(shè)計(jì)抵觸申請(qǐng)的對(duì)比認(rèn)定應(yīng)當(dāng)以抵觸申請(qǐng)?jiān)O(shè)計(jì)所公告的專利文件全部內(nèi)容為判斷依據(jù)。與涉案專利要求保護(hù)的產(chǎn)品的外觀設(shè)計(jì)進(jìn)行比較時(shí)，判斷抵觸申請(qǐng)?jiān)O(shè)計(jì)中是否包含有與涉案專利相同或者實(shí)質(zhì)相同的外觀設(shè)計(jì)。例如，抵觸申請(qǐng)?jiān)O(shè)計(jì)所公告的專利文件含有使用狀態(tài)參考圖，即使該使用狀態(tài)參考圖中包含有不要求保護(hù)的外觀設(shè)計(jì)，也可以將其與涉案專利進(jìn)行比較，判斷是否為相同或者實(shí)質(zhì)相同的外觀設(shè)計(jì)。[5]

四、結(jié)語

抵觸申請(qǐng)抗辯雖未經(jīng)法律明確規(guī)定，但根據(jù)其理論基礎(chǔ)，目前司法實(shí)踐中已經(jīng)在參照現(xiàn)有技術(shù)/設(shè)計(jì)進(jìn)行處理，并有了不少的創(chuàng)新性突破，著實(shí)起到了保護(hù)創(chuàng)新、節(jié)約司法資源的作用。不可否認(rèn)，抵觸申請(qǐng)抗辯的爭(zhēng)議仍然存在，包括“發(fā)明/實(shí)用新型專利與外觀專利設(shè)計(jì)能否互為抵觸申請(qǐng)”、“其他地域的專利文件能否作為我國專利的抵觸申請(qǐng)進(jìn)行抗辯”、“能否與公知常識(shí)結(jié)合”等問題，然而通過司法實(shí)踐的不斷探索，抵觸申請(qǐng)抗辯途徑必然會(huì)有更多更好的應(yīng)用，成為我國專利保護(hù)體系中特殊而重要的一環(huán)。

注釋：
[1]參照《專利法》第22條第2款、第23條第1款以及《專利審查指南》（2017年修正）第二部分第三章2.2、第四部分第五章5中的相關(guān)規(guī)定
[2]參見：杜微科、傅蕾，《抵觸申請(qǐng)抗辯及其制度完善》，《知識(shí)產(chǎn)權(quán)》，2016年第11期。
[3]案例參照《專利審查指南》（2017年修正）第二部分第三章4.2“本國優(yōu)先權(quán)”。
[4]參照《專利審查指南》（2017年修正）第二部分第三章3.1
[5]參照《專利審查指南》（2017年修正）第四部分第五章5

來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）
作者：李智  卜小軍律師  北京市立方（廣州）律師事務(wù)所
編輯：IPRdaily趙珍          校對(duì)：IPRdaily縱橫君

推薦閱讀（點(diǎn)擊圖文，閱讀全文）

開年重磅！尋找40位40歲以下企業(yè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)精英（40 Under 40）

2019粵港澳大灣區(qū)“高價(jià)值專利培育布局”大賽最全攻略！

“投稿”請(qǐng)投郵箱“iprdaily@163.com”

「關(guān)于IPRdaily」

IPRdaily成立于2014年，是全球影響力的知識(shí)產(chǎn)權(quán)媒體+產(chǎn)業(yè)服務(wù)平臺(tái)，致力于連接全球知識(shí)產(chǎn)權(quán)人，用戶匯聚了中國、美國、德國、俄羅斯、以色列、澳大利亞、新加坡、日本、韓國等15個(gè)國家和地區(qū)的高科技公司、成長型科技企業(yè)IP高管、研發(fā)人員、法務(wù)、政府機(jī)構(gòu)、律所、事務(wù)所、科研院校等全球近50多萬產(chǎn)業(yè)用戶（國內(nèi)25萬+海外30萬）；同時(shí)擁有近百萬條高質(zhì)量的技術(shù)資源+專利資源，通過媒體構(gòu)建全球知識(shí)產(chǎn)權(quán)資產(chǎn)信息第一入口。2016年獲啟賦資本領(lǐng)投和天使匯跟投的Pre-A輪融資。

（英文官網(wǎng)：iprdaily.com  中文官網(wǎng)：iprdaily.cn） 

本文來自IPRdaily.cn 中文網(wǎng)并經(jīng)IPRdaily.cn中文網(wǎng)編輯。轉(zhuǎn)載此文章須經(jīng)權(quán)利人同意，并附上出處與作者信息。文章不代表IPRdaily.cn立場(chǎng)，如若轉(zhuǎn)載，請(qǐng)注明出處：“http://www.islanderfriend.com/