從最高法知識產(chǎn)權(quán)法庭“第一案”看功能性特征

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作者：張平 北京品源專利代理有限公司

原標(biāo)題：從最高法知識產(chǎn)權(quán)法庭“第一案”看功能性特征

3月27日上午，最高人民法院知識產(chǎn)權(quán)法庭敲響了揭牌成立以來的“第一槌”，公開開庭審理了上訴人廈門盧卡斯汽車配件有限公司、廈門富可汽車配件有限公司與被上訴人法國瓦萊奧清洗系統(tǒng)公司、原審被告陳少強(qiáng)侵害發(fā)明專利權(quán)糾紛一案。

該案作為最高法知識產(chǎn)權(quán)法庭“第一案”具有眾多亮點(diǎn)，例如“該案首次探討部分判決制度和臨時禁令制度的關(guān)系，明確兩種制度并存時的適用條件和規(guī)則”、“使用環(huán)境特征”以及“功能性特征”。其中，關(guān)于“功能性特征”在案件判決書中多次出現(xiàn)，那到底什么是功能性特征，功能性特征與普通結(jié)構(gòu)特征有什么不同？如何判定某一技術(shù)特征書是否屬于功能性特征？以下是筆者根據(jù)“第一案”判決書以及結(jié)合日常工作內(nèi)容的一些淺略分析與思考。

一、什么是功能性特征？

顧名思義，從字面意義上可以理解，功能性特征就是指以功能或效果來限定權(quán)利要求中的技術(shù)特征。因此，功能性特征不直接描述“是什么”，而是從效果上描述“能夠干什么”。

對于功能性特征，專利授權(quán)階段以及專利侵權(quán)判定階段有不同的解釋。在專利授權(quán)階段，《專利審查指南》中規(guī)定：對于權(quán)利要求中所包含的功能性限定的技術(shù)特征，應(yīng)當(dāng)理解為覆蓋了所有能夠?qū)崿F(xiàn)所述功能的實(shí)施方式。在專利侵權(quán)判定階段，《最高人民法院關(guān)于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應(yīng)用法律若干問題的解釋（一）》第四條則規(guī)定，對于權(quán)利要求中以功能或者效果表述的技術(shù)特征，人民法院應(yīng)當(dāng)結(jié)合說明書和附圖描述的該功能或者效果的具體實(shí)施方式及其等同的實(shí)施方式，確定該技術(shù)特征的內(nèi)容。

二、如何確定功能性特征保護(hù)范圍？

由于《專利審查指南》中規(guī)定權(quán)利要求中所包含的功能性限定的技術(shù)特征，應(yīng)當(dāng)理解為覆蓋了所有能夠?qū)崿F(xiàn)所述功能的實(shí)施方式。因此，對于功能性限定技術(shù)特征的權(quán)利要求的保護(hù)范圍問題，《專利審查指南》對于權(quán)利要求中所包含的功能性限定的技術(shù)特征，應(yīng)當(dāng)理解為覆蓋了所有能夠?qū)崿F(xiàn)所述功能的實(shí)施方式。

《最高人民法院關(guān)于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應(yīng)用法律若干問題的解釋（二）》第八條規(guī)定：與說明書及其附圖記載的實(shí)現(xiàn)前款所述功能或者效果不可缺少的技術(shù)特征相比，被訴侵權(quán)技術(shù)方案的相應(yīng)技術(shù)特征是以基本相同的手段，實(shí)現(xiàn)相同的功能，達(dá)到相同的效果，且本領(lǐng)域普通技術(shù)人員在被訴侵權(quán)行為發(fā)生時，無需經(jīng)過創(chuàng)造性勞動就能夠聯(lián)想到的，人民法院應(yīng)當(dāng)認(rèn)定該相應(yīng)技術(shù)特征與功能性特征相同或者等同。因此，在包含功能性限定技術(shù)特征的專利權(quán)侵權(quán)判斷中，人民法院需要結(jié)合具體實(shí)施方式及其等同的實(shí)施方式重新確定專利權(quán)的保護(hù)范圍。

據(jù)此，可以理解，在字面含義上，專利授權(quán)階段以及侵權(quán)判定階段對于專利保護(hù)范圍的確權(quán)方式有所不同，但實(shí)質(zhì)上二者的本質(zhì)追求是一致的。

審查指南將功能性限定特征理解為覆蓋了所有的實(shí)施方式作為審查標(biāo)準(zhǔn)，按照這種標(biāo)準(zhǔn)，如果審查員檢索出實(shí)現(xiàn)相同功能或效果的實(shí)施例，則可以指出該申請缺乏新穎性/創(chuàng)造性。這樣，如果申請人想通過審查的話，就必須將相應(yīng)的結(jié)構(gòu)或方法特征甚至是實(shí)施例限入權(quán)利要求書內(nèi)，也就是說，把現(xiàn)有技術(shù)的內(nèi)容排除于權(quán)利要求之外，最終使權(quán)利要求書所公示的權(quán)利保護(hù)范圍盡可能地逼近專利權(quán)人應(yīng)該得到的專利保護(hù)范圍。

《最高人民法院關(guān)于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應(yīng)用法律若干問題的解釋（二）》規(guī)定功能性限定權(quán)利要求的保護(hù)范圍是說明書記載的實(shí)施方式與等同方式（也就是權(quán)利人的實(shí)際貢獻(xiàn)）是對功能性限定權(quán)利要求的合理限定。

因而，專利審查階段與侵權(quán)判定階段對功能性限定的規(guī)定在本質(zhì)追求上是一致的，原則都力爭實(shí)現(xiàn)專利權(quán)人與社會公眾兩者利益的平衡，合理界定專利權(quán)的保護(hù)范圍。即，專利權(quán)人所能獲得的專利保護(hù)范圍應(yīng)該與其對社會的貢獻(xiàn)相適應(yīng)，或者說，與其向社會公眾披露或傳播的技術(shù)信息及創(chuàng)造性勞動相一致。

三、如何判定某一技術(shù)特征書是否屬于功能性特征？

《北高侵權(quán)判定指南2017》第18條對不屬于功能性限定的情況進(jìn)行了說明，以下情形一般不宜認(rèn)定為功能性特征：

（1）以功能或者效果性語言表述且已經(jīng)成為本領(lǐng)域技術(shù)人員普遍知曉的技術(shù)術(shù)語，或以功能或效果性語言描述且僅通過閱讀權(quán)利要求即可直接、明確地確定實(shí)現(xiàn)上述功能或者效果的具體實(shí)施方式的技術(shù)特征；

（2）使用功能性或效果性語言表述，但同時也用相應(yīng)的結(jié)構(gòu)、組分、材料、步驟、條件等特征進(jìn)行描述的技術(shù)特征。

上述規(guī)定的含義即功能性特征一般包括功能性描述，但功能性描述不一定是功能性特征。

比如，最高人民法院在某一涉案專利中就認(rèn)定權(quán)利要求書中的“定位槽”是本領(lǐng)域普遍知悉，約定俗成的概念，并非功能性技術(shù)特征。類似的，隔熱墊、驅(qū)動部件也可認(rèn)為是本領(lǐng)域普遍知悉，約定俗成的概念。

又例如，在某一涉案專利中，技術(shù)特征“該螺線管在接近或遠(yuǎn)離上述閥座的方向驅(qū)動上述閥芯”是否為功能性技術(shù)特征，一審法院認(rèn)為：涉案專利權(quán)利要求1中“該螺線管在接近或遠(yuǎn)離上述閥座的方向驅(qū)動上述閥芯”的技術(shù)特征，是以能夠?qū)崿F(xiàn)的功能來進(jìn)行表述的技術(shù)特征，其未對螺線管內(nèi)各部件及其與閥芯之間的互動關(guān)系進(jìn)行明確，屬于功能性技術(shù)特征。但二審中，江蘇省高院認(rèn)為：根據(jù)原告所提交的新證據(jù)，《中國電力百科全書（第二版）》中的描述，涉案專利權(quán)利要求所限定的閥芯、閥座以及螺線管之間的相互作用關(guān)系已經(jīng)屬于本領(lǐng)域普通技術(shù)人員的公知常識，本領(lǐng)普通技術(shù)人員在閱讀涉案專利權(quán)利要求書時，能夠清楚地理解“該螺線管在接近或遠(yuǎn)離上述閥座的方向驅(qū)動上述閥芯”是如何實(shí)現(xiàn)的，無需再從專利說明書的具體實(shí)施例中了解相關(guān)技術(shù)信息從而獲知其具體實(shí)施方式。故涉案專利的“該螺線管在接近或遠(yuǎn)離上述閥座的方向驅(qū)動上述閥芯”不應(yīng)被認(rèn)定為功能性特征，更不應(yīng)將該技術(shù)特征的結(jié)構(gòu)限定為專利說明書的具體實(shí)施方式及其等同實(shí)施方式。

第（1）種情況比較好辨別，一般不容易引起爭議，對于第（2）種情況，有人認(rèn)為只要是符合“功能+結(jié)構(gòu)”的描述即就不屬于功能新限定，還有人認(rèn)為不能一概而論。最高法知識產(chǎn)權(quán)法庭“第一案”中就涉及到此問題。

最高法知識產(chǎn)權(quán)法庭“第一案”中，原審法院認(rèn)為，專利權(quán)利要求1中的技術(shù)特征“在所述關(guān)閉位置，所述安全搭扣面對所述鎖定元件延伸，用于防止所述鎖定元件的彈性變形，并鎖定所述連接器”，僅僅披露了安全搭扣與鎖定元件之間的方向及位置關(guān)系，該方位關(guān)系并不足以防止鎖定元件的彈性變形，本領(lǐng)域普通技術(shù)人員僅通過閱讀權(quán)利要求不能直接、明確地確定實(shí)現(xiàn)“防止鎖定元件的彈性變形，并鎖定連接器”這一功能的具體實(shí)施方式為由，認(rèn)定該技術(shù)特征屬于功能性特征。最高人民法院設(shè)立知識產(chǎn)權(quán)法庭認(rèn)為如果某個技術(shù)特征已經(jīng)限定或者隱含了發(fā)明技術(shù)方案的特定結(jié)構(gòu)、組分、步驟、條件或其之間的關(guān)系等，即使該技術(shù)特征還同時限定了其所實(shí)現(xiàn)的功能或者效果，原則上亦不屬于上述司法解釋所稱的功能性特征，不應(yīng)作為功能性特征進(jìn)行侵權(quán)比對。關(guān)于涉案專利權(quán)利要求1中?在所述關(guān)閉位置，所述安全搭扣面對所述鎖定元件延伸，用于防止所述鎖定元件的彈性變形，并鎖定所述連接器?的技術(shù)特征是否屬于功能性特征。上述技術(shù)特征實(shí)際上限定了安全搭扣與鎖定元件之間的方位關(guān)系并隱含了特定結(jié)構(gòu)—安全搭扣面對所述鎖定元件延伸，該方位和結(jié)構(gòu)所起到的作用是?防止所述鎖定元件的彈性變形，并鎖定所述連接器。根據(jù)這一方位和結(jié)構(gòu)關(guān)系，結(jié)合涉案專利說明書及其附圖，特別是說明書第[0056]段關(guān)于?連接器的鎖定由搭扣的垂直側(cè)壁的內(nèi)表面保證，內(nèi)表面沿爪外側(cè)表面延伸，因此，搭扣阻止爪向連接器外橫向變形，因此連接器不能從鉤形端解脫出來的記載，本領(lǐng)域普通技術(shù)人員可以理解，安全搭扣面對所述鎖定元件延伸，在延伸部分與鎖定元件外表面的距離足夠小的情況下，就可以起到防止鎖定元件彈性變形并鎖定連接器的效果?？梢姡谒鲫P(guān)閉位置，所述安全搭扣面對所述鎖定元件延伸，用于防止所述鎖定元件的彈性變形，并鎖定所述連接器這一技術(shù)特征的特點(diǎn)是，既限定了特定的方位和結(jié)構(gòu)，又限定了該方位和結(jié)構(gòu)的功能，且只有將該方位和結(jié)構(gòu)及其所起到的功能結(jié)合起來理解，才能清晰地確定該方位和結(jié)構(gòu)的具體內(nèi)容。這種“方位或者結(jié)構(gòu)+功能性描述”的技術(shù)特征雖有對功能的描述，但是本質(zhì)上仍是方位或者結(jié)構(gòu)特征，不是前述司法解釋所稱的功能性特征。

根據(jù)以上分析可知“結(jié)構(gòu)+功能”的技術(shù)特征只有在符合一定情況時，才被考慮為不是功能性特征。即，“結(jié)構(gòu)”與“功能”具有關(guān)聯(lián)性，“結(jié)構(gòu)”和“功能”結(jié)合起來才能清楚確定“結(jié)構(gòu)”的具體內(nèi)容時，“結(jié)構(gòu)+功能”的技術(shù)特征一般可以認(rèn)定為不是功能性特征。反之，若“結(jié)構(gòu)+功能”的技術(shù)特征中“結(jié)構(gòu)”和“功能”相互獨(dú)立，或者“功能”并不能限定清楚“結(jié)構(gòu)”的具體內(nèi)容，那么即使某一技術(shù)特征既限定了結(jié)構(gòu)，又限定了功能，那么也有可能被認(rèn)定為功能性限定，所以在侵權(quán)判定的保護(hù)范圍認(rèn)定時，需要依據(jù)說明書記載的相同及等同方式來限定權(quán)利要求的保護(hù)范圍。

四、關(guān)于申請文件撰寫時的一些思考與分析

由于撰寫功能性特征的主要目的是為了擴(kuò)大保護(hù)范圍，在審查階段，功能性特征被認(rèn)為包含了能夠?qū)崿F(xiàn)其功能的所有實(shí)現(xiàn)方式，因此若使用不當(dāng)很有可能在專利審查階段因?yàn)楸Ｗo(hù)范圍過大被駁回。即使在審查階段獲得了授權(quán)，在侵權(quán)判定階段也有可能將該特征的保護(hù)范圍限定在說明書記載的相同實(shí)現(xiàn)方式及等同實(shí)現(xiàn)方式。因此，在申請文件的撰寫時，需要慎用功能性限定。

首先，判斷若將技術(shù)特征寫成功能性描述，是否可以根據(jù)《北高侵權(quán)判定指南2017》第18條的規(guī)定被排除在功能性特征之外。若不能排除，那么需要考慮是否有必要寫成功能性特征，判斷寫成功能性特征是否能夠在侵權(quán)判定時獲取更大的保護(hù)范圍，通過反推的方式避免在后續(xù)侵權(quán)判定過程中對保護(hù)范圍的縮小。

此外，由于目前功能性特征在侵權(quán)判定時依據(jù)的是說明書記載的相同實(shí)現(xiàn)方式及等同實(shí)現(xiàn)方式，因此，在申請文件的撰寫過程中，針對功能性特征，應(yīng)盡量布置多種詳細(xì)的實(shí)施方式。因?yàn)楹芏鄷r候是無法窮舉各種實(shí)現(xiàn)方式，所以盡量在說明書中盡量詳細(xì)描述能夠?qū)崿F(xiàn)該功能的原理，以爭取通過原理去輔助法官確定等同的實(shí)現(xiàn)方式，爭取更大的保護(hù)范圍。

根據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應(yīng)用法律若干問題的解釋（二）》第八條的規(guī)定，在侵權(quán)判定時需要和實(shí)現(xiàn)所述功能或者效果不可缺少的技術(shù)特征相比。因此，為了避免在侵權(quán)比對時，避免將說明書中不屬于該不可缺少的技術(shù)特征用于對該功能性特征的限定，導(dǎo)致侵權(quán)判定時的認(rèn)定錯誤，建議說明書撰寫時盡量要布局一個最簡實(shí)施例和附圖，并明確哪些特征屬于實(shí)現(xiàn)其功能或效果不可缺少的技術(shù)特征，哪些特征不屬于該不可缺少的技術(shù)特征。

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作者：張平 北京品源專利代理有限公司

編輯：IPRdaily王穎          校對：IPRdaily縱橫君

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