以“一種油炸食品的制作方法和設(shè)備”發(fā)明專利為例，歸納答復(fù)審查意見的撰寫流程

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作者：周云秋北京品源專利代理有限公司

原標(biāo)題：以“一種油炸食品的制作方法和設(shè)備”為例，歸納答復(fù)審查意見的撰寫流程

撰寫答復(fù)審查意見是專利代理人的常見工作，對(duì)剛?cè)胄械男氯藖?lái)說(shuō)也是不容易快速掌握的部分，過(guò)程涉及對(duì)權(quán)利要求和對(duì)比文件每一條權(quán)項(xiàng)的詳細(xì)了解和對(duì)比分析，判斷原權(quán)利要求書中各項(xiàng)權(quán)利要求是否具備新穎性和創(chuàng)造性，還包括對(duì)相關(guān)法條的熟練掌握。

這里通過(guò)一個(gè)發(fā)明專利“一種制作油炸食品的方法”的撰寫，與大家分享交流答復(fù)審查意見撰寫的流程步驟與注意事項(xiàng)。

答復(fù)審查意見的具體撰寫內(nèi)容分為以下幾個(gè)部分：

一修改后的權(quán)利要求書

根據(jù)《專利法實(shí)施細(xì)則》20條，權(quán)利要求書應(yīng)當(dāng)有獨(dú)立權(quán)利要求，也可以有從屬權(quán)利要求。獨(dú)立權(quán)利要求應(yīng)當(dāng)從整體上反映發(fā)明或者實(shí)用新型的技術(shù)方案，記載解決技術(shù)問(wèn)題的必要技術(shù)特征。從屬權(quán)利要求應(yīng)當(dāng)用附加的技術(shù)特征，對(duì)引用的權(quán)利要求作進(jìn)一步限定。

第一步應(yīng)當(dāng)寫出修改后的權(quán)利要求書全文，以便在后文的意見陳述書中對(duì)修改后的各項(xiàng)權(quán)要進(jìn)行陳述和解釋。

二意見陳述書

《專利法》22條記載，授予專利權(quán)的發(fā)明和實(shí)用新型，應(yīng)當(dāng)具備新穎性、創(chuàng)造性和實(shí)用性，答復(fù)審查意見中意見陳述書的撰寫也主要圍繞這些點(diǎn)進(jìn)行：

1、修改說(shuō)明

修改原權(quán)利要求的基礎(chǔ)是審查員對(duì)本案的審查意見，在撰寫答復(fù)審查意見之前，要仔細(xì)閱讀答復(fù)審查意見書，理解審查員想要表達(dá)的含義，找到每一條審查意見對(duì)應(yīng)的權(quán)利要求，判斷原權(quán)利要求書是否存在需要修改的地方。

修改說(shuō)明就是說(shuō)明修改后的權(quán)利要求相比于原權(quán)利要求的哪些部分進(jìn)行了修改，對(duì)修改后的權(quán)利要求相比于原權(quán)利要求中增添、減少、刪除的內(nèi)容進(jìn)行描述。

以“油炸食品的制作方法”一案為例，審查員認(rèn)為原權(quán)利要求4中要求“保護(hù)一種油炸馬鈴薯薄片”，其提到的技術(shù)特征“該油炸馬鈴薯薄片含油量低，且表面具有鼓泡”已經(jīng)被對(duì)比文件2全部公開。經(jīng)過(guò)對(duì)比分析，該權(quán)利要求不符合專利法第22條第2款關(guān)于新穎性的規(guī)定。因此經(jīng)過(guò)修改后的權(quán)利要求書刪除了這條權(quán)利要求，修改說(shuō)明描述為“刪除了不具備新穎性的獨(dú)立權(quán)利要求4”。

這一部分的撰寫注意點(diǎn)在于，應(yīng)當(dāng)寫出修改后的權(quán)利要求相對(duì)于原權(quán)利要求中增加的必要技術(shù)特征，并寫出該必要技術(shù)特征記載于說(shuō)明書的位置。

描述模板為“以上修改均未超出原說(shuō)明書和權(quán)利要求書所記載的范圍，符合專利法第33條的規(guī)定，具體修改內(nèi)容參見修改后的權(quán)利要求書?！?/p>

2、修改后的權(quán)利要求書能夠得到說(shuō)明書的支持

《專利法》33條規(guī)定，申請(qǐng)人可以對(duì)其專利申請(qǐng)文件進(jìn)行修改，但是，對(duì)發(fā)明和實(shí)用新型專利申請(qǐng)文件的修改不得超出原說(shuō)明書和權(quán)利要求書記載的范圍，對(duì)外觀設(shè)計(jì)專利申請(qǐng)文件的修改不得超出原圖片或者照片表示的范圍。

《專利法》26條第4款規(guī)定，說(shuō)明書應(yīng)當(dāng)對(duì)發(fā)明或者實(shí)用新型作出清楚、完整的說(shuō)明，以所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員能夠?qū)崿F(xiàn)為準(zhǔn)；必要的時(shí)候，應(yīng)當(dāng)有附圖。摘要應(yīng)當(dāng)簡(jiǎn)要說(shuō)明發(fā)明或者實(shí)用新型的技術(shù)要點(diǎn)。權(quán)利要求書應(yīng)當(dāng)以說(shuō)明書為依據(jù)，清楚、簡(jiǎn)要地限定要求專利保護(hù)的范圍。

因此這一部分的撰寫過(guò)程就是找到說(shuō)明書中能夠支持申請(qǐng)人意見的文字描述。

以本案為例，審查員認(rèn)為說(shuō)明書中只提及制作油炸馬鈴薯的方法，因此原權(quán)利要求1、3“要求保護(hù)一種制作油炸食品的方法”保護(hù)范圍過(guò)大，得不到說(shuō)明書支持。

撰寫中應(yīng)依據(jù)審查員意見尋找說(shuō)明書中記載的對(duì)應(yīng)內(nèi)容，本案通過(guò)閱讀說(shuō)明書，發(fā)現(xiàn)說(shuō)明書第【0003】條記錄有“本發(fā)明所述方法和設(shè)備適用于除馬鈴薯薄片以外的油炸玉米薄片、油炸丸子、油炸春卷、油炸排叉、油炸蔬菜、油炸水果等油炸食品?！闭f(shuō)明油炸食物包括了馬鈴薯薄片，說(shuō)明書中記載了相應(yīng)技術(shù)特征，因此原權(quán)利要求1和3在說(shuō)明書的記錄范圍之內(nèi)，能夠得到說(shuō)明書支持。

3、修改后的文件具有新穎性

《專利法》22條記載新穎性的含義是：該發(fā)明或?qū)嵱眯滦筒粚儆诂F(xiàn)有技術(shù)，也沒(méi)有任何單位或個(gè)人就同樣的發(fā)明或?qū)嵱眯滦驮谏暾?qǐng)日前向國(guó)務(wù)院行政部門提出過(guò)申請(qǐng)，并記載在申請(qǐng)日之后公布的專利申請(qǐng)文件或公告的專利文件中。

其中《專利法》所稱的現(xiàn)有技術(shù)是指申請(qǐng)日以前在國(guó)內(nèi)外為公眾所知的技術(shù)，例如本案中公開的對(duì)比文件1、2就屬于現(xiàn)有技術(shù)。

新穎性的對(duì)比分析關(guān)鍵在于判斷現(xiàn)有技術(shù)中是否存在同樣的技術(shù)方案，修改后的獨(dú)立權(quán)利要求要與審查員提供的每一篇對(duì)比文件分別進(jìn)行對(duì)比。

以本案為例，修改后的權(quán)利要求1要與審查員提供的兩篇對(duì)比文件分別進(jìn)行對(duì)比，權(quán)利要求1中記載了發(fā)明人在油炸馬鈴薯薄片時(shí)采用了“離心過(guò)程在真空條件下進(jìn)行”的技術(shù)手段，而現(xiàn)有技術(shù)采用的是在大氣壓下進(jìn)行離心，沒(méi)有記載真空離心脫油的技術(shù)方案，因此權(quán)利要求1相比于對(duì)比文件1具有新穎性。用同樣的方法可證明權(quán)利要求1相比于對(duì)比文件2具有新穎性。

新穎性的判斷分為判斷獨(dú)權(quán)的新穎性和從權(quán)的新穎性，如果獨(dú)權(quán)具備新穎性，則其從權(quán)是對(duì)獨(dú)權(quán)的進(jìn)一步限定，必然具備新穎性。

4、修改后的文件具有創(chuàng)造性

《專利法》22條記載創(chuàng)造性的含義是：與現(xiàn)有技術(shù)相比，該發(fā)明具有突出的實(shí)質(zhì)性特點(diǎn)和顯著的進(jìn)步，該實(shí)用新型具有實(shí)質(zhì)性特點(diǎn)和進(jìn)步。

在實(shí)際撰寫過(guò)程中，主要是應(yīng)當(dāng)寫明該發(fā)明具有的突出實(shí)質(zhì)性特點(diǎn)和顯著技術(shù)進(jìn)步，同時(shí)要寫明現(xiàn)有技術(shù)有沒(méi)有公開修改后的權(quán)利要求所要保護(hù)的技術(shù)特征，且對(duì)修改后的權(quán)利要求沒(méi)有技術(shù)啟示。

同樣地，為表明修改后的文件具有創(chuàng)造性，修改后的獨(dú)立權(quán)利要求要與審查員提供的每一篇對(duì)比文件分別進(jìn)行對(duì)比。

關(guān)于創(chuàng)造性撰寫的三步法如下：

（1）從審查員提供的對(duì)比文件中確定哪一篇對(duì)比文件是最接近的現(xiàn)有技術(shù)；

（2）確定發(fā)明的區(qū)別技術(shù)特征和發(fā)明解決的實(shí)際問(wèn)題；

（3）指出現(xiàn)有技術(shù)中不存在相應(yīng)的技術(shù)啟示，得到該修改后的技術(shù)方案具有突出的實(shí)質(zhì)性特點(diǎn)和顯著的技術(shù)進(jìn)步，滿足創(chuàng)造性的要求。

5、分案申請(qǐng)

當(dāng)提出的獨(dú)權(quán)之間所要保護(hù)的技術(shù)特征差別過(guò)大，不具有單一性，就需要進(jìn)行分案申請(qǐng)。

例如，本案所提出的3個(gè)獨(dú)立權(quán)利要求中，獨(dú)權(quán)1是一種制作油炸食品的方法，獨(dú)權(quán)2是實(shí)現(xiàn)獨(dú)權(quán)1的制作方法所使用的設(shè)備，具有相應(yīng)的特定技術(shù)特征，而獨(dú)權(quán)3是一種用于添加到油炸過(guò)程中的組合物，與獨(dú)權(quán)1、2的制作油炸食品或設(shè)備的技術(shù)特征差別很大，因此本案就對(duì)獨(dú)權(quán)3所保護(hù)的“用于添加到油炸過(guò)程中的組合物”提出了分案申請(qǐng)。

6、總體概述

這一步驟的敘述模板為：“對(duì)原申請(qǐng)進(jìn)行修改后，修改的權(quán)利要求書和說(shuō)明書已經(jīng)克服了第一次審查意見通知書中所指出的所有問(wèn)題，符合《專利法》《專利法實(shí)施細(xì)則》和《專利審查指南》的有關(guān)規(guī)定，若審查員在審查中有任何問(wèn)題，代理人愿配合審查員的工作，請(qǐng)隨時(shí)與代理人聯(lián)系。專利代理人電話：XXXX”。

本文主要是在進(jìn)行初次答復(fù)審查意見之后對(duì)所學(xué)內(nèi)容進(jìn)行的整理，目的在于理清思路，通過(guò)對(duì)撰寫框架的復(fù)現(xiàn)，達(dá)到熟悉撰寫流程的目的。同時(shí)需要注意，該案例為代理人考試練習(xí)題，與實(shí)際案例仍然有所差別。

希望本文的案例探討能夠起到啟發(fā)與交流的作用。

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作者：周云秋北京品源專利代理有限公司

編輯：IPRdaily王穎校對(duì)：IPRdaily縱橫君

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