標(biāo)準(zhǔn)必要專利糾紛中的禁令頒發(fā)

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作者：潘煒   上海申浩律師事務(wù)所

原標(biāo)題：標(biāo)準(zhǔn)必要專利糾紛中的禁令頒發(fā)

專利被侵權(quán)在國內(nèi)有多種救濟途徑，包括向法院起訴或者請求管理專利工作的部門處理，要求侵權(quán)人停止侵權(quán)行為，賠償損失等。其中停止侵權(quán)行為即為永久禁令。另外，在專利訴訟審理過程中，甚至在立案前，專利權(quán)人可向法院申請責(zé)令侵權(quán)人停止有關(guān)行為的措施，即所謂的臨時禁令。

對于許多大公司來說，主要市場的禁令，即使是臨時禁令，也可能會帶來巨大的損失，除直接的經(jīng)濟利益損失，還可能導(dǎo)致重要商業(yè)機會的喪失。

由于標(biāo)準(zhǔn)必要專利的公共屬性，禁令帶來的后果較普通專利更為嚴重，實施人基本要被排除出市場。而許可費需符合FRAND原則，專利權(quán)人不能漫天要價，因此專利實施人往往寧可接受繳納許可費，賠償損失，也不愿看到禁令生效。

法院也對禁令頒發(fā)的立場持謹慎態(tài)度，需平衡雙方利益，符合比例原則，實施人是否有明顯主觀過錯，是否有誠意達成許可協(xié)議是主要判斷標(biāo)準(zhǔn)，雙方在訴訟前的接觸協(xié)商過程則成為主要判斷依據(jù)。

我國民訴法規(guī)定了訴前禁令和訴中禁令的考量因素，分別為“將會受到難以彌補的損害”[1]和“可能使判決難以執(zhí)行或者造成當(dāng)事人其他損害”[2]。2019年起生效的最高法關(guān)于知產(chǎn)糾紛保全的司法解釋，對于“難以彌補的損害”進行了進一步的界定[3]：包括侵害申請人享有的商譽或者發(fā)表權(quán)、隱私權(quán)等人身性質(zhì)的權(quán)利且造成無法挽回的損害；將會導(dǎo)致侵權(quán)行為難以控制且顯著增加申請人損害；將會導(dǎo)致申請人的相關(guān)市場份額明顯減少；及兜底條款。

專利法未對標(biāo)準(zhǔn)必要專利禁令做出規(guī)定，專利法司法解釋二做了較為簡單的規(guī)定[4]，指出了專利權(quán)人故意違反FRAND原則，被訴侵權(quán)人在協(xié)商中無明顯過錯的，一般不予支持禁令，對于其它情形則未涉及。北京高院的專利侵權(quán)判定指南中[5]，對于雙方都無明顯過錯的情形，在被訴侵權(quán)人提供擔(dān)保的情形下一般不頒發(fā)禁令。廣東高院的審理標(biāo)準(zhǔn)必要專利糾紛指引中規(guī)定的情形最為全面[6]，除前述情形外，對于專利權(quán)人無過錯，被訴侵權(quán)人存在明顯過錯情形下，可支持禁令，對于雙方都有過錯的情形，則綜合考慮各方面因素做出決定。

美國最高法院早在2006年eBay案中就提出了著名的四要素檢驗標(biāo)準(zhǔn)，用于確定是否對原告給予永久禁令救濟，即要求原告證明：

1、遭受了不可挽回的損害；

2、法律規(guī)定的補救措施不足以彌補損害；

3、考慮到原告與被告之間的利益失衡，有必要采取公平補救措施；

4、不損害公眾利益。

前述的四要素檢驗標(biāo)準(zhǔn)同樣適用于標(biāo)準(zhǔn)必要專利，不需要為標(biāo)準(zhǔn)必要專利的禁令頒發(fā)設(shè)置一個單獨的判斷標(biāo)準(zhǔn)。雖然做出FRAND承諾的專利權(quán)人可能較難證明遭受了不可挽回的損害，但如果實施人單方拒絕了專利權(quán)人的FRAND許可條件或者不合理地拖延協(xié)商以達到類似效果，那么就可以考慮許可頒發(fā)禁令[7]。

歐洲法院則規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)必要專利持有人不得在未通知被指控的侵權(quán)人或未與之提前協(xié)商的情況下申請禁令救濟，即便被指控的侵權(quán)人已經(jīng)實施標(biāo)準(zhǔn)必要專利，否則便涉嫌構(gòu)成濫用市場支配地位，不予支持實施禁令。其中對于訴前的一般程序性規(guī)定[8]：

1、警告侵權(quán)人指明標(biāo)準(zhǔn)必要專利及侵權(quán)的方式；

2、在侵權(quán)人表達愿意協(xié)商基于FRAND條款的許可協(xié)議時，向侵權(quán)人發(fā)出具體的許可協(xié)議的書面邀約，包括許可費數(shù)額及計算方式；

3、侵權(quán)人應(yīng)以公認的商業(yè)慣例對邀約進行回應(yīng)，不應(yīng)蓄意拖延。

以上為一般程序，標(biāo)準(zhǔn)必要專利所有權(quán)人在啟動起訴前唯一必須滿足的要求是標(biāo)準(zhǔn)必要專利所有者通知或與專利實施者進行協(xié)商，是否構(gòu)成濫用市場支配地位則需要綜合具體情形判斷[8]。

臨時禁令是把雙刃劍，一方面對涉嫌侵權(quán)人有強大的威懾力，另一方面若使用不當(dāng)專利權(quán)人也可能面臨損害賠償。我國民事訴訟法明確了錯誤申請禁令的當(dāng)事人需進行賠償[9]，最高法關(guān)于知產(chǎn)糾紛保全的司法解釋對于前述民訴法規(guī)定的“申請有錯誤”進行了進一步的界定[10]，包括在采取行為保全措施后三十日內(nèi)不依法提起訴訟或者申請仲裁；請求保護的知識產(chǎn)權(quán)被宣告無效等；生效裁判認定不構(gòu)成侵權(quán)或者不正當(dāng)競爭；及兜底條款。

參考資料：

[1] 民事訴訟法，第一百條，2017年7月；

[2] 民事訴訟法，第一百零一條，2017年7月；

[3] 最高人民法院關(guān)于審查知識產(chǎn)權(quán)糾紛行為保全案件適用法律若干問題的規(guī)定，第十條，2019年1月；

[4] 最高人民法院關(guān)于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應(yīng)用法律若干問題的解釋（二），第24條第2款，2016年4月；

[5] 北京市高級人民法院《專利侵權(quán)判定指南（2017）》，第152條，2017年4月；

[6] 廣東高院關(guān)于審理標(biāo)準(zhǔn)必要專利糾紛案件的工作指引（試行），第12條，2018年5月；

[7] Apple Inc. v. Motorola, Inc., No. 12-1548 (Fed. Cir. 2014)，美國聯(lián)邦巡回上訴法院關(guān)于蘋果訴摩托羅拉上訴案判決書，2014年4月；

[8] Unwired Planet v Huawei，[2018] EWCA Civ 2344，英國上訴法院關(guān)于UP訴華為專利費糾紛上訴案判決書，2018年10月；

[9] 民事訴訟法，第一百零五條，2017年7月；

[10] 最高人民法院關(guān)于審查知識產(chǎn)權(quán)糾紛行為保全案件適用法律若干問題的規(guī)定，第十六條，2019年1月；

來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：潘煒   上海申浩律師事務(wù)所

編輯：IPRdaily王穎          校對：IPRdaily縱橫君

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