專利侵權之合法來源有效抗辯

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作者：姜瑩麗蘭臺知識產權團隊

原標題：專利侵權之合法來源有效抗辯

在專利侵權訴訟中，最常見的一種抗辯理由就是“當事人不知道自己使用或者銷售的產品是未經專利權人許可制造、售出的專利產品或者依照專利方法直接獲得的產品”。該理由在法律界被稱為“合法來源抗辯”或者“合理來源抗辯”。我國《專利法》第70條明確規(guī)定“為生產經營目的使用、許諾銷售或者銷售不知道是未經專利權人許可而制造并售出的專利侵權產品，能證明該產品合法來源的，不承擔賠償責任”，司法實踐中，對合法來源的抗辯的支持要求較為嚴格，本文將從合法來源的對象，舉證責任及法律責任承擔三個角度審視該制度，以期在實務中能有效地抗辯專利侵權之訴。

合法來源抗辯是對善意第三人的一種保護，《專利法》第70條規(guī)定，合法來源的行為僅僅限于使用、許諾銷售或者銷售“侵權產品”的行為，而不包括專利法第11條規(guī)定的“制造、進口產品的行為”，這是因為相比與制造與進口商而言，使用者、許諾銷售及銷售者均位于產品流通環(huán)節(jié)的下游，如果要求零售商對其銷售的每件產品都要進到高標準的審核義務，不符合實際。況且專利侵權判斷本身就是一個十分復雜的專業(yè)判斷，尤其是對于產品內部結構的侵權判定，必須達到專家級別的能力，這將極大的加重了市場主體的經營成本，情理上明顯不公，經濟也不利于商品的流通。

而制造商和進口商屬于“侵權產品”的源頭，屬于侵權鏈條的毒樹，是對專利權人造成損害的根本所在，故其必須承擔較高的注意義務，不但要求其知道本領域的知識產權的情況，也要求其判斷所生產或進口的產品是否構成專利侵權，故在專利侵權判斷中對制造商和進口商采取過錯推定原則。

況且，在專利侵權訴訟中，將銷售者或使用者作為被告通常是為建立管轄連接點，而真正的訴訟目標是制造者。在復雜的市場經濟環(huán)境中，有些情況下，原告很難鎖定制造商或者進口商，狀告銷售商或者使用者，利用合理抗辯制度，在被告舉證的過程中可為侵權源頭提供線索。

《專利法》第70條要求合法來源抗辯必須滿足兩個要件：第一，不知道；第二具有合法來源。該兩個要件相互獨立，如果被告明知使用或者銷售的是侵權的產品，即便能夠證明合法來源，也不構成合法來源抗辯，免除賠償責任。

《最高人民法院關于審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋二》第25條第2款規(guī)定，不知道是指實際不知道且不應當知道?！安恢馈笔且环N消極的主張，應由原告舉證證明被告知道或應當知道其銷售或使用的產品系侵權產品，否則應推定被告不知道且不應當知道其使用的產品屬于侵權產品。

例如，被告銷售侵權產品前銷售過專利產品、被銷售的產品價格極不合理的低于專利產品的市場價格、被告因涉案專利受到過行政機關的查處、甚至被告曾就涉案專利提出過無效宣告請求【1】，均可以認定行為人“知道”其行為針對的是侵權產品。如果上述情況均不存在，僅僅是權利人向銷售者或者生產者發(fā)出了侵權警告函，則要對該警告函所記載的信息內容進行考察。如果該警告函記載或者附加了被訴侵權產品信息、專利權信息（專利號、專利名稱、專利權證書復印件等）、侵權比對基本信息及聯(lián)系人信息等，銷售者收到該警告函，就應該知道其銷售的是專利侵權產品。【2】

《北京市高級人民法院<專利侵權判定指南（2017）>》（以下簡稱《侵權指南》）第146規(guī)定，合法來源是指通過合法的進貨渠道、以合理的價格購買侵權產品，并提供符合交易習慣的票據，但權利人明確認可被訴侵權產品具有合法來源的除外。

在司法實務中，對于合法來源的抗辯的審查標準較高，不但要求被告在提供的買賣合同、供銷單、支付單據中可以體現(xiàn)供貨主體的信息（公章或者確認簽字），收貨人也要和銷售者或使用者的關系對應；還需要買賣合同、供銷單據體現(xiàn)產品的名稱、型號、規(guī)格和被訴產品對應；且發(fā)票金額和支付價款數(shù)額對應，形成完整的合法來源的證據鏈。【3】

但實際的交易往往是多樣化的，靈活的交易模式下有些交易并未留有規(guī)范的“票據”，如果銷售商或使用者有支付合理費用的票據并提供了制造商，在制造商承認其制造被控侵權產品的事實下，就無需再要求相關票據與侵權產品之間具有高度的關聯(lián)性。

《專利法》第70條對具有合法來源的行為人免除了賠償責任，但并未免除其停止侵權的責任。對于銷售者及許諾銷售者而言，根據《專利法司法解釋二》第25條第1款的規(guī)定，權利人要求停止許諾銷售、銷售行為的主張，人民法院應予支持；對于使用者而言，《專利法司法解釋二》第25條第1款及《侵權指南》147條均規(guī)定，使用者能夠證明其產品合法來源且已支付該產品的合理對價的，對于權利人請求停止使用行為的主張，不予支持。

那么對于合理維權開支，具有合理來源方是否應當承擔？筆者認為，合法來源抗辯雖然成立，但是銷售和使用行為的侵權性質并未改變，權利人為維護自身開發(fā)權益，制止侵權行為的合理維權開支也是因為上述侵權行為引起的，合理來源方應當承擔此部分的賠償責任。

對此在東莞冠威綠之寶公司訴深圳居上美家電子商務公司侵害發(fā)明專利權糾紛一案中，廣東省高級人民法院也認為：“《最高人民法院關于審理專利糾紛案件適用法律問題的若干規(guī)定》第22條進一步明確規(guī)定，權利人主張其為制止侵權行為所支付的合理開支的，人民法院可以在專利法第六十五條確定的賠償數(shù)額之外另行計算。被告的合法來源抗辯成立，免除其損害賠償責任時，由于合理開支基于侵權行為而發(fā)生，并且與損害賠償具有不同的法律屬性，原則上不宜同時免除其承擔原告合理開支的責任?！?/p>

綜上，專利侵權訴訟中對于合法來源的對象僅針對生產者、銷售者和許諾銷售者。合法來源方須提供完整的合法來源證據鏈，原告認為被告應知其行為針對的是侵權產品的，應提供相應的證據予以證明。同時合法來源方雖然免除了損害賠償責任，但并不阻礙其承擔停止侵權的責任，對于合理維權開支仍需承擔賠償責任。

注釋：

【1】：參見：王明達，《北京市高級人民法院<專利侵權判定指南》第610頁，2014年9月；

【2】：最高人民法院（2014）民申字第1045號民事裁定書；

【3】：參見：江蘇省高級人民法院（2007）蘇民三終字第0102號判決書、棗莊市中級人民法院（2016）魯04民初40號判決書、杭州市中級人民法院（2015）浙杭知初字第1174號判決書；

【4】：廣東省高級人民法院2018粵民終784號判決書。

來源：IPRdaily中文網（iprdaily.cn）

作者：姜瑩麗  蘭臺知識產權團隊 

編輯：IPRdaily王穎          校對：IPRdaily縱橫君

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