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作者:袁博
原標題:小議專利技術特征的“逆等同”實施方式
根據(jù)《專利審查指南》的要求,當權利要求某一技術特征無法用結構特征來限定,或者技術特征用結構特征限定不如用功能或效果特征來限定更為恰當,而且該功能或者效果能通過說明書中規(guī)定的實驗或者操作或者所屬技術領域的慣用手段直接和肯定地驗證的情況下,才能使用功能性限定特征。在這種情況下,該特征應該理解為在申請日時覆蓋了所有能實現(xiàn)所述功能的實施方式。
功能性限定特征覆蓋的四類實施方式
一個功能性限定特征所覆蓋的所有實施方式,理論上包括四個部分:說明書中公開的具體實施方式;與說明書中公開的實施方式構成等同的實施方式;雖然未與說明書中公開的實施方式構成等同、但是本領域普通技術人員通過閱讀說明書及附圖可以不花費創(chuàng)造性勞動而聯(lián)想到的實施方式;與說明書已公開的實施方式實質(zhì)不同但實現(xiàn)的功能基本相同的方式,即“逆等同”實施方式。
功能性限定特征覆蓋的前述三種實施方式已經(jīng)為業(yè)界耳熟能詳,這里重點介紹逆等同實施方式。這種實施方式實現(xiàn)了同樣的功能或效果,但是,它所利用的方式和手段與前述三種方式相比,在技術上產(chǎn)生了質(zhì)的飛躍。例如,為了實現(xiàn)一個電路控制的功能,在本領域技術人員對晶體管一無所知的年代,用晶體管代替原來實施方式中實現(xiàn)同樣功能的電子管,即為此種實施方式。這種逆等同實施方式的提法,是基于“逆等同原則”。該原則源自美國1898年的Byden Power Brake Co.v.Westinghouse一案,主要內(nèi)容是,雖然被控侵權物再現(xiàn)了專利權利要求中記載的全部技術特征、但用的是實質(zhì)完全不同的方式或手段實現(xiàn)了與專利技術相同的功能或效果,則被控侵權行為人可以主張不構成侵權。【1】
逆等同實施方式目前暫不應受保護的分析
如果說將等同實施方式納入保護范圍是對權利人的保護,那么,對逆等同實施方式納入保護范圍則需要三思而后行。專利權人所受保護應當要與其所作貢獻一致,功能性限定特征不應成為專利權人不當擴大其保護范圍的手段。【2】逆等同實施方式的產(chǎn)生實質(zhì)上是技術飛躍所帶來的產(chǎn)物。逆等同實施方式雖然達到的功能或者效果與原來類似,但為解決某一技術問題提供了一種不同構思的技術方案,或者代表某種新的技術發(fā)展趨勢,因此足以成為一項值得單獨評價的專利成果。在權利要求書產(chǎn)生的技術背景下,權利要求雖然使用了功能性的上位概念對技術特征進行概括,但是其涵蓋的實施方式實質(zhì)上是基于當時技術背景下的技術方案,權利人對未來的技術發(fā)展方向并不能預測其細節(jié)。當權利人的權利要求的字面范圍與專利權人的實際發(fā)明之間出現(xiàn)了脫節(jié)時(即發(fā)明內(nèi)容不足以支持權利要求,權利要求的范圍相對于發(fā)明申請日時的發(fā)明技術過于寬泛),【3】權利要求書不能成為一個比說明書描述得更廣泛的發(fā)明。如果僅僅因為符合功能性限定特征,就將申請日以后一些突破了現(xiàn)有技術水平的等同實施方式也歸屬于專利權人,不但會使專利權人坐享其成而怠于改進技術,也會不合理地阻礙其他人進入這一技術領域,【4】走向保護創(chuàng)新的反面。如果說等同原則的目的在于防止對專利權人發(fā)明的仿冒,逆等同原則就是為了防止專利權人發(fā)明的權利要求范圍無限地擴大。【5】因此,符合逆等同原則的逆等同實施方式至少目前不應納入保護范圍。
我國目前并未承認逆等同原則,和其他國家一樣,我國法律也要求利要求書中的每一項權利要求所要保護的技術方案,都應該是發(fā)明所屬領域的技術人員能夠從說明書中充分公開的內(nèi)容中得出或者概括出的技術方案,不能超出說明書所公開的范圍。就目前而言,綜合考慮各種實際因素,從合理限制權利人邊界的角度,符合逆等同原則的逆等同實施方式應該從專利權中排除出去。
注:
【1】何曉平:《論專利侵權判定中的逆等同原則》,《知識產(chǎn)權》2011年第1期。
【2】周云川:《功能性限定特征解釋之規(guī)則分析》,《中國發(fā)明與專利》2008年第1期。
【3】何曉平:《論專利侵權判定中的逆等同原則》,《知識產(chǎn)權》2011年第1期。
【4】孫平:《關于權利要求中功能性限定特征解釋的探討》,《中國發(fā)明與專利》2010年第5期。
【5】胡高飛、蔣顯榮:《美國專利的反同等性原則——PC Connector Solutions LLC案評析》,《電子知識產(chǎn)權》2006年第1期。
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作者:袁博
編輯:IPRdaily王穎 校對:IPRdaily縱橫君
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