發(fā)明人署名權以及發(fā)明人獎勵的相關問題探析

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來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：黃東峰 北京品源知識產(chǎn)權管理咨詢有限公司

原標題：關于發(fā)明人署名權以及發(fā)明人獎勵的相關問題探析

近日，筆者接到不少客戶關于發(fā)明人署名權的咨詢，大致情形包括幾個類型：第一，可否將老板作為發(fā)明人；第二，可否增加幾個未參與研發(fā)的人作為發(fā)明人；第三，發(fā)明人離職后是否可以刪除該發(fā)明人；第四，委托技術開發(fā)，受委托一方的開發(fā)設計人員是否應該作為發(fā)明人。針對以上幾種問題，筆者以(2016)京73民初257號案件為分析對象，對發(fā)明人署名權以及委托開發(fā)合同中受委托單位的發(fā)明人獎勵問題做分析以及梳理。

【案情簡介】

原告余某某訴稱:

1.請求法院確認余某某、王某某、李某某為專利號ZL201110320586.6,“一種壓緊機構及具有該壓緊機構的紙幣封裝裝置”發(fā)明專利(以下簡稱涉案專利)的發(fā)明人。

2.由被告承擔本案的案件受理費。

事實和理由:

2009年12月,余某某委托贠某開發(fā)紙幣塑封包裝機。2010年10月,余某某和余某中共同出資設立北京銀海世紀科技有限公司(以下簡稱銀海世紀公司)。2011年3月,贠某團隊完成原理設計。2011年4月,銀海世紀公司和蘇州江南航天機電工業(yè)公司(以下簡稱江南航天公司)簽訂《樣機制造及圖紙完善合同》,委托江南航天公司在贠某設計圖紙上完善設計并制造產(chǎn)品定型樣機。江南航天指派王某某、李某某、姜統(tǒng)飛、王惠光等人與原告共同組成項目組,負責產(chǎn)品定型設計和完善設計。2011年10月,余某某和王某某、李某某完成新的壓緊機構設計并申請涉案專利,該申請于2013年6月19日獲得授權并取得第1218495號發(fā)明專利證書,該證書上記載發(fā)明人為王某某、李某某、余某某。2014年4月,余某中以銀海世紀公司股東身份提起訴訟,要求確認銀海世紀公司是涉案專利的唯一專利權人,北京市第三中級人民法院一審駁回了余某中的訴訟請求。余某中不服上訴后,北京市高級人民法院(以下簡稱北京高院)于2015年5月18日作出(2015)高民(知)終字第31號判決(以下簡稱第31號判決),駁回了余某中上訴,但在事實查明部分,認定“本案中,在案證據(jù)顯示,涉案的專利是根據(jù)在余某某與贠某簽訂的《技術開發(fā)委托合同》后贠某接受委托而研究開發(fā)的‘塑封捆鈔項目’基礎上而申請的”,相當于認定涉案專利的發(fā)明人為贠某。北京高院的判決生效后,原告聯(lián)系被告,請求被告聲明其不是上述發(fā)明專利的發(fā)明人,遭到被告拒絕,被告拒不聲明的行為,造成北京高院判決認定的發(fā)明人署名事項與國家知識產(chǎn)權局登記不一致,造成社會公眾對原告的發(fā)明人身份問題產(chǎn)生懷疑,損害了原告的聲譽。

【案件時間軸】

為了更為清晰的了解到該案件的時間關系和委托關系，本時間軸以(2016)京73民初257號和(2015)高民(知)終字第31號兩個關聯(lián)案件為基礎進行整理。

 
● 2009年12月,余某委托贠某開發(fā)紙幣塑封包裝機。

● 2010年5月9日,余某與贠某簽訂了《技術開發(fā)委托合同》。

● 2010年6月14日,贠某與北京翔捷包裝機械有限公司簽訂了《全自動鈔票包裝機樣機研制合同》；余某、贠某共同與北京翔捷包裝機械有限公司簽訂了《保密協(xié)議》。上述合同約定相關知識產(chǎn)權歸屬于余某。

● 2010年10月,余某和余某中共同出資設立北京銀海世紀科技有限公司。后變更登記為余某中、余某、劉某、劉某、王某五人

● 2011年3月,贠某團隊完成原理設計。

● 2011年3月7日,銀海世紀公司股東王繼飛從贠某處將全部設計圖紙取走,并出具收條。

● 2011年4月,銀海世紀公司和蘇州江南航天機電工業(yè)公司(以下簡稱江南航天公司)簽訂《樣機制造及圖紙完善合同》,委托江南航天公司在贠某設計圖紙上完善設計并制造產(chǎn)品定型樣機。江南航天指派王某、李某、姜某、王某某等人與原告共同組成項目組,負責產(chǎn)品定型設計和完善設計。

● 2011年10月20日,余某作為申請人申請了發(fā)明專利,名稱專利號為ZL2011103205866。（2013年6月19日獲得授權，發(fā)明人為王某、李某、余某。）

● 2014年4月,余某中以銀海世紀公司股東身份提起訴訟,要求確認銀海世紀公司是涉案專利的唯一專利權人。

● 2015年5月18日作出(2015)高民(知)終字第31號判決(以下簡稱第31號判決),駁回了余某中上訴

● 2016年4月18日余某提起訴訟，要求確認確認余某、王某、李某為專利號為ZL201110320586.6的發(fā)明人。

【當事人關系圖】

【法律分析】

筆者通過閱讀(2016)京73民初257號和(2015)高民(知)終字第31號兩個關聯(lián)案件發(fā)現(xiàn)：在余某中以股東身份提起專利號為201110320586.6的專利的確權之訴為起因，北京高院2015年5月18日作出(2015)高民(知)終字第31號判決(以下簡稱第31號判決),駁回了余某中上訴,但在事實查明部分,認定“本案中,在案證據(jù)顯示,涉案的專利是根據(jù)在余某某與贠某簽訂的《技術開發(fā)委托合同》后贠某接受委托而研究開發(fā)的‘塑封捆鈔項目’基礎上而申請的”,相當于認定涉案專利的發(fā)明人為贠某。北京高院的判決生效后,原告余某某聯(lián)系被告贠某,請求被告聲明其不是上述發(fā)明專利的發(fā)明人,遭到被告拒絕,被告拒不聲明的行為,造成北京高院判決認定的發(fā)明人署名事項與國家知識產(chǎn)權局登記不一致,于是原告余某某認為該認定部分造成社會公眾對原告的發(fā)明人身份問題產(chǎn)生懷疑,損害了原告的聲譽于是提起訴訟。被告贠某在案件審理過程中未提供有效的答辯說明，最終法院以原告余某某請求確認其為涉案專利的發(fā)明人,但是現(xiàn)涉案專利證書已經(jīng)載明余某某為涉案專利的發(fā)明人之一,其權利或法律地位并未處于不安狀態(tài),缺少訴的利益，駁回了起訴訟請求。

本系列案件實質涉及企業(yè)技術研發(fā)合作過程中，就合作研發(fā)所產(chǎn)生的技術成果進行專利權歸屬問題、職務發(fā)明問題、專利申請的發(fā)明人署名權問題等。

本案中，原告余某某與被告贠某簽訂了技術合作合同。在該合同中對合作成果的知識產(chǎn)權權利歸屬做出了明確約定。根據(jù)現(xiàn)行專利法規(guī)定，發(fā)明人是指對發(fā)明創(chuàng)造的實質性特點作出創(chuàng)造性貢獻的人，發(fā)明人有權在專利文件中寫明自己是發(fā)明人。發(fā)明人署名權是發(fā)明人的一項權利，且作為一項人身權利，不應當隨意地通過協(xié)議或約定進行轉讓。

現(xiàn)實中，許多企業(yè)，對權利歸屬有較為清晰的認知，但是往往忽視專利法關于發(fā)明人署名權的規(guī)定，本企業(yè)中的職務發(fā)明或者委托開發(fā)過程中參與研發(fā)的發(fā)明人，是否列入相關專利申請的發(fā)明人名單里往往根據(jù)自己企業(yè)內部規(guī)定辦理。于是就出現(xiàn)了以下幾種情況：

第一， 將老板作為發(fā)明人，因為專利權都是屬于公司的，老板就應該作為發(fā)明人；

第二， 為了評定職稱或者其他需要，虛列未參與研發(fā)的自然人作為發(fā)明人；

第三， 發(fā)明人離職后刪除該發(fā)明人；發(fā)明人離職后企業(yè)擔心后續(xù)對專利權行使有障礙，所以強行變更發(fā)明人信息。

第四， 委托技術開發(fā)，受委托一方的開發(fā)設計人員不是本公司人員不列為發(fā)明人。

針對以上情形可能產(chǎn)生以下諸多隱患：

第一，職務發(fā)明人或者被刪除發(fā)明人提起署名權確權之訴；在企業(yè)進行融資、上市或者重組過程中都會成為阻礙?？苿?chuàng)板相關的知識產(chǎn)權信息披露中明確規(guī)定要求企業(yè)重大的知識產(chǎn)權財產(chǎn)無權屬糾紛。

第二：虛列發(fā)明人要求企業(yè)支付發(fā)明人獎勵。

第三：虛列發(fā)明人所在單位要求確認專利權歸屬，或者虛列發(fā)明人所在單位追究該發(fā)明人泄露公司技術秘密，從而提起訴訟。

【案例引申分析】

筆者對該案件作進一步引申，對較為困惑的幾個問題分析提供給讀者參考。

1、贠某提起反訴要求確認自己為發(fā)明人，結果如何？其實(2015)高民(知)終字第31號判決(以下簡稱第31號判決)已經(jīng)有明確認定，在案證據(jù)顯示,涉案的專利是根據(jù)在余某某與贠某簽訂的《技術開發(fā)委托合同》后贠某接受委托而研究開發(fā)的‘塑封捆鈔項目’基礎上而申請的”， 贠某是該發(fā)明創(chuàng)造的實質性特點作出創(chuàng)造性貢獻的人,相當于認定涉案專利的發(fā)明人為贠某。這里不做過多的分析。

2、如果贠某為發(fā)明人，贠某的發(fā)明人獎勵如何體現(xiàn)？據(jù)在余某某與贠某簽訂的《技術開發(fā)委托合同》，贠某既是受委托開發(fā)方，又是該技術成果獲得的專利權的發(fā)明人，根據(jù)合同以及案件事實余某某多次向贠某支付委托開發(fā)費用，根據(jù)專利法以的規(guī)定，該委托開發(fā)費用同時也是發(fā)明人獎勵的來源。

3、如果該201110320586.6號專利的發(fā)明人為王某某、李某某是否可以要求獲得發(fā)明人獎勵，應該向誰主張？本案事實為2011年4月14日,銀海世紀公司與蘇州江南航天機電工業(yè)有限公司(簡稱江南航天公司)簽訂了《樣機制造和圖紙完善合同》。該合同約定銀海世紀公司委托江南航天公司在現(xiàn)有圖紙基礎上和參考機(已運至江南航天公司)基礎上完成塑封捆鈔機完善設計、樣機試制、修改和定型；江南航天公司負責完成圖紙完善設計和定型；與本項目有關的知識產(chǎn)權歸銀海世紀公司所有。江南航天指派王某某、李某某、姜統(tǒng)飛、王惠光等人與原告共同組成項目組,負責產(chǎn)品定型設計和完善設計。201110320586.6號專利公告發(fā)明人為王某某、李某某、余某某。作為發(fā)明人王某某、李某某有權獲得相應的獎勵。該獎勵應該由權利人支付還是由他人支付？按照雙方之間的委托協(xié)議，受委托方江南航天公司獲得了委托開發(fā)的相關費用，而王某某、李某某為江南航天公司員工，接受的是本公司的指派，利用了本公司的物質技術條件完成的發(fā)明創(chuàng)造，該發(fā)明人報酬應該由本公司來支付，筆者認為支付的來源為依據(jù)委托合同而發(fā)生的委托開發(fā)費用。該報酬比例多少應該由公司內部規(guī)定或者合同約定的形式來體現(xiàn)。

第2與第3個引申分析都涉及到了委托開發(fā)中相關發(fā)明人的署名權以及獲得報酬相關問題。筆者根據(jù)法律的相關規(guī)定以及合同法的相關規(guī)定做了推定，僅供參考。（具體也可以參考上海高院發(fā)布的《職務發(fā)明創(chuàng)造發(fā)明人或設計人獎勵、報酬糾紛審理指引》）

綜上，為了避免產(chǎn)生發(fā)明人報酬糾紛，建議企業(yè)規(guī)范公司的知識產(chǎn)權內容標準化管理制度：對職務發(fā)明人的獎勵與報酬按照法律的規(guī)定指定合理的獎勵制度，以免出現(xiàn)不必要的糾紛。

【法律規(guī)定】

《專利法》

第六條執(zhí)行本單位的任務或者主要是利用本單位的物質技術條件所完成的發(fā)明創(chuàng)造為職務發(fā)明創(chuàng)造。職務發(fā)明創(chuàng)造申請專利的權利屬于該單位；申請被批準后，該單位為專利權人。非職務發(fā)明創(chuàng)造，申請專利的權利屬于發(fā)明人或者設計人；申請被批準后，該發(fā)明人或者設計人為專利權人。利用本單位的物質技術條件所完成的發(fā)明創(chuàng)造，單位與發(fā)明人或者設計人訂有合同，對申請專利的權利和專利權的歸屬作出約定的，從其約定。第七條 對發(fā)明人或者設計人的非職務發(fā)明創(chuàng)造專利申請，任何單位或者個人不得壓制。

第十六條被授予專利權的單位應當對職務發(fā)明創(chuàng)造的發(fā)明人或者設計人給予獎勵；發(fā)明創(chuàng)造專利實施后，根據(jù)其推廣應用的范圍和取得的經(jīng)濟效益，對發(fā)明人或者設計人給予合理的報酬。第十七條 發(fā)明人或者設計人有權在專利文件中寫明自己是發(fā)明人或者設計人。

《專利法實施細則》

第十三條

專利法所稱發(fā)明人或者設計人，是指對發(fā)明創(chuàng)造的實質性特點作出創(chuàng)造性貢獻的人。在完成發(fā)明創(chuàng)造過程中，只負責組織工作的人、為物質技術條件的利用提供方便的人或者從事其他輔助工作的人，不是發(fā)明人或者設計人。

第七十六條

被授予專利權的單位可以與發(fā)明人、設計人約定或者在其依法制定的規(guī)章制度中規(guī)定專利法第十六條規(guī)定的獎勵、報酬的方式和數(shù)額。企業(yè)、事業(yè)單位給予發(fā)明人或者設計人的獎勵、報酬，按照國家有關財務、會計制度的規(guī)定進行處理。

第七十七條

被授予專利權的單位未與發(fā)明人、設計人約定也未在其依法制定的規(guī)章制度中規(guī)定專利法第十六條規(guī)定的獎勵的方式和數(shù)額的，應當自專利權公告之日起3個月內發(fā)給發(fā)明人或者設計人獎金。一項發(fā)明專利的獎金最低不少于3000元；一項實用新型專利或者外觀設計專利的獎金最低不少于1000元。由于發(fā)明人或者設計人的建議被其所屬單位采納而完成的發(fā)明創(chuàng)造，被授予專利權的單位應當從優(yōu)發(fā)給獎金。

第七十八條

被授予專利權的單位未與發(fā)明人、設計人約定也未在其依法制定的規(guī)章制度中規(guī)定專利法第十六條規(guī)定的報酬的方式和數(shù)額的，在專利權有效期限內，實施發(fā)明創(chuàng)造專利后，每年應當從實施該項發(fā)明或者實用新型專利的營業(yè)利潤中提取不低于2%或者從實施該項外觀設計專利的營業(yè)利潤中提取不低于0.2%，作為報酬給予發(fā)明人或者設計人，或者參照上述比例，給予發(fā)明人或者設計人一次性報酬；被授予專利權的單位許可其他單位或者個人實施其專利的，應當從收取的使用費中提取不低于10%，作為報酬給予發(fā)明人或者設計人。

由于《職務發(fā)明條例草案送審稿》中也沒有明確對委托開發(fā)過程中發(fā)明人獎勵相關事務做出規(guī)定，筆者檢索到上海高院發(fā)布的《職務發(fā)明創(chuàng)造發(fā)明人或設計人獎勵、報酬糾紛審理指引》對發(fā)明人獎勵與報酬規(guī)定比較明確，可作為參考。

職務發(fā)明創(chuàng)造發(fā)明人、設計人請求支付職務發(fā)明創(chuàng)造獎勵與報酬的前提條件是發(fā)明人、設計人是專利權所屬單位的職工。沒有約定申請專利的權利的歸屬的，由受托方享有申請專利的權利。專利被授權后，受托方作為職務發(fā)明創(chuàng)造權利的享有者，對其職務發(fā)明創(chuàng)造發(fā)明人、設計人負有獎酬支付義務；委托方不享有專利權，也不涉及職務發(fā)明創(chuàng)造獎勵與報酬的支付。約定申請專利的權利歸委托方時，由委托方享有申請專利的權利。專利被授權后，受托方因不享有專利權而不涉及職務發(fā)明創(chuàng)造獎勵與報酬支付；委托方雖享有專利權，但發(fā)明人、設計人不是委托方的職工，故亦不涉及職務發(fā)明創(chuàng)造獎酬支付。約定申請專利的權利歸雙方共有的，專利被授權后，委托方不涉及職務發(fā)明創(chuàng)造獎勵與報酬支付；受托方作為共有專利權人，應根據(jù)其專利獲利支付職務發(fā)明創(chuàng)造的獎酬。根據(jù)《專利法》第十五條的規(guī)定，專利權共有人可以單獨實施或者以普通許可方式許可他人實施該專利；許可他人實施該專利的，收取的使用費應當在共有人之間分配。如果發(fā)明人、設計人所在的受托方從委托方許可他人實施專利中分得許可費，發(fā)明人、設計人對該許可費主張職務發(fā)明創(chuàng)造獎酬的，應予以允許?！秾＠ā返诎藯l規(guī)定，一個單位或者個人接受其他單位或者個人委托所完成的發(fā)明創(chuàng)造，除另有協(xié)議的以外，申請專利的權利屬于完成或共同完成的單位或者個人；申請被批準后，申請的單位或者個人為專利權人。《合同法》亦對該種形式所完成的發(fā)明創(chuàng)造的歸屬進行了規(guī)定，其第三百三十九條規(guī)定，委托開發(fā)完成的發(fā)明創(chuàng)造，除當事人另有約定的以外，申請專利的權利屬于研究開發(fā)人。研究開發(fā)人取得專利權的，委托人可以免費實施該專利。研究開發(fā)人轉讓專利申請權的，委托人享有以同等條件優(yōu)先受讓的權利。按照上述規(guī)定，該類發(fā)明中，首先依據(jù)委托方與受托方之間的協(xié)議確定申請專利的權利歸屬；在沒有協(xié)議或協(xié)議對此沒有約定的情況下，適用法定規(guī)則，由受托完成方享有申請專利的權利。

A．在沒有約定的情況下，由受托方享有申請專利的權利，進而獲得專利授權。此時，受托方作為職務發(fā)明創(chuàng)造權利的享有者，對其職務發(fā)明創(chuàng)造發(fā)明人、設計人負有獎酬支付義務；委托方不享有專利權，也不涉及職務發(fā)明創(chuàng)造獎酬的支付。

B．約定申請專利的權利歸委托方時，委托方最終獲得專利授權。此時，發(fā)明人、設計人作為受托方的員工，無權請求委托方支付職務發(fā)明創(chuàng)造獎勵報酬，因為職務發(fā)明創(chuàng)造獎勵報酬請求權是一種從屬性權利，其產(chǎn)生以職務發(fā)明的存在，即以發(fā)明人、設計人所在單位享有職務發(fā)明創(chuàng)造的權利為前提，只有被授予專利權的單位才有義務向其職務發(fā)明創(chuàng)造的完成人支付獎酬。受托方因不享有專利權而不涉及職務發(fā)明創(chuàng)造獎酬支付；委托方雖享有專利，但與發(fā)明人、設計人不涉及勞務關系，故亦不涉及職務發(fā)明創(chuàng)造獎酬支付。

C．約定申請專利的權利歸雙方共有時，由雙方共同獲得專利授權。此時，委托方雖享有專利權，但與發(fā)明人、設計人不涉及勞務關系，故不涉及職務發(fā)明創(chuàng)造獎酬支付；受托方作為共有專利權人，應根據(jù)其專利獲利支付職務發(fā)明創(chuàng)造的獎酬。根據(jù)《專利法》第十五條的規(guī)定，專利權共有人可以單獨實施或者以普通許可方式許可他人實施該專利；許可他人實施該專利的，收取的使用費應當在共有人之間分配。如果發(fā)明人、設計人所在的受托方從委托方許可他人實施專利中分得許可費，發(fā)明人、設計人對該許可費主張職務發(fā)明創(chuàng)造獎酬的，應予以允許。

來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：黃東峰 北京品源知識產(chǎn)權管理咨詢有限公司

編輯：IPRdaily王穎          校對：IPRdaily縱橫君

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