商標(biāo)審查階段，針對惡意注冊商標(biāo)的對應(yīng)手段比較——以日本信息提供制度與中國關(guān)口前移申請為例

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原標(biāo)題：【友學(xué)問】商標(biāo)審查階段，針對惡意注冊商標(biāo)的對應(yīng)手段比較——以日本信息提供制度與中國關(guān)口前移申請為例

此文章為國際保護知識產(chǎn)權(quán)協(xié)會(AIPPI)中國青年知識產(chǎn)權(quán)論壇上三友商標(biāo)代理人李雪梅的演講：

對于中日兩國來說，在商標(biāo)實務(wù)上，均是實行“申請在先”原則。通俗的說就是先申請的人會被給與獨占的商標(biāo)權(quán)，而最先使用的人卻不一定會被給與商標(biāo)權(quán)。所以日常的工作中經(jīng)常會聽到這樣的聲音“我在先使用的商標(biāo)被山寨了，我的商標(biāo)被別人搶先注冊了”，尤其是負(fù)責(zé)日本客戶商標(biāo)業(yè)務(wù)的朋友一定對一句話非常熟悉，“那個申請商標(biāo)是搶注商標(biāo)，千萬不能讓它公告，一定要在申請階段干掉它啊”。

每當(dāng)收到客戶這樣滿懷憤怒的指示的時候，你會怎么回答客戶呢？

 “實在抱歉，中國沒有這樣的制度，咱們只能先監(jiān)控著，等初審公告了，咱們爭取一舉殲滅。”

或者是“目前對方商標(biāo)狀態(tài)不確定，先等審查結(jié)果出來吧。或者先試著跟對方談?wù)勣D(zhuǎn)讓或者要求他們撤回申請？”

但是無論怎么解釋，日本客戶總會有這樣的疑問：

“明明是搶注商標(biāo)，為什么還要等他審查通過呢，實在不可理喻。萬一通過了，他的權(quán)力是不是就是即將確定的狀態(tài)了，再去異議或者無效是不是更加難了。”

而且，對于日本客戶來說，為什么會不理解，中國商標(biāo)在申請階段是無法采用法律手段阻止冒認(rèn)商標(biāo)注冊的呢？

對比兩國的商標(biāo)制度可以發(fā)現(xiàn)，從申請階段到審查階段,再到核準(zhǔn)注冊階段，中日兩國的商標(biāo)制度及法律在應(yīng)對惡意注冊的問題上存在非常多的差異。包括申請前的防御商標(biāo)制度、審查階段的信息提供制度、商標(biāo)使用意圖確認(rèn)等舉措，筆者主要圍繞商標(biāo)審查階段的日本“信息提供制度”及中國類似的“關(guān)口前移”措施進行說明。

如大家知道的，我國在對抗惡意搶注商標(biāo)的為題上，主要依靠商標(biāo)局的異議、商標(biāo)評審委員會的無效宣告以及法院訴訟來進行。在商標(biāo)的審查階段，沒有設(shè)置任何的有效制度。

但是隨著今年商標(biāo)申請量的激增，目前的中國，商標(biāo)惡意搶注問題也日趨嚴(yán)重。終于，2017年商標(biāo)局發(fā)表了一項審查階段針對惡意商標(biāo)搶注的措施。叫做關(guān)口前移。

通俗的講，就是把關(guān)口崗位提至上一崗位或讓更前面的關(guān)口把關(guān)，為了確保安全生產(chǎn)，首先做好預(yù)防工作。商標(biāo)注冊審查是遏制惡意注冊的第一道關(guān)口，商標(biāo)局優(yōu)化審查分文流程，對典型惡意申請類型及相關(guān)案例進行梳理、匯總，采取提前審查、并案集中審查和從嚴(yán)適用法律等措施，大力遏制違反誠實信用原則、惡意攀附他人商標(biāo)聲譽、搶注知名度較高商標(biāo)、侵犯他人在先權(quán)利、占有公共資源、反復(fù)搶注等惡意注冊行為。也就是說在審查環(huán)節(jié)，商標(biāo)局便對認(rèn)定具有明顯主觀惡意的商標(biāo)申請從嚴(yán)審查，主動予以駁回。

以商標(biāo)局發(fā)布關(guān)口前移的措施和打擊惡意搶注商標(biāo)的決心日益加強的現(xiàn)狀為契機，越來越來多的權(quán)利人開始希望在商標(biāo)審查階段就將惡意注冊商標(biāo)遏制。因此，向商標(biāo)局提交意見陳述、情況說明，請求駁回惡意搶注商標(biāo)也開始開始變成目前的可操性手段。

但是，無論是關(guān)口前移還是來自權(quán)利人的關(guān)口前移申請，目前都是非法律規(guī)定的制度或措施，其實施都不受法律的保護，因此，權(quán)利人的請求會被接受嗎？會被審查員參考嗎？目前還是無法保證的狀態(tài)。

與此相反，在日本商標(biāo)法中，規(guī)定了一項正式的商標(biāo)制度，叫做“信息提供制度”，也就是說對于申請中的有效商標(biāo)，任何人發(fā)現(xiàn)其違反商標(biāo)法規(guī)定提交注冊申請的，均可向?qū)彶閱T提供阻止其注冊的信息。在日本，信息提供制度的應(yīng)用對于打擊惡意搶注商標(biāo)具有極其重要的作用。由于該制度的設(shè)立，權(quán)利人省去了不得不采用后續(xù)異議或無效程序的麻煩，也因為該制度的設(shè)立，特許廳的商標(biāo)審查在準(zhǔn)確性及速度上得到改善，并且也有效的制止了有瑕疵的商標(biāo)的注冊。

與中國的關(guān)口前移措施所不同的是，信息提供制度是法定的商標(biāo)制度，其實施、受理、參考等都收到了法律的保護。也就是說，第三方提供的信息及資料也一定會被作為參考資料閱讀。

關(guān)于信息提供制度的內(nèi)容，簡單做了已下9點的概括。并且筆者也盡量結(jié)合中國的措施為大家做對比：

1、誰可以進行信息提供

日本：誰都可以進行信息提供，并且也可以匿名提出。

中國：中國多數(shù)都是經(jīng)由商標(biāo)權(quán)利人提出。證明自己商標(biāo)的知名度及對方的搶注惡意。

2、什么時候可以提交？

兩國均是針對還在審查階段的，沒有出審查結(jié)果或是沒有并撤回的有效的申請，均可以進行信息提供或是關(guān)口前移申請。

3、可提供哪些信息？

日本：日本一般可以主張絕對理由或是相對理由提供信息

中國：一般權(quán)利人基于對象商標(biāo)的惡意搶注實施提出關(guān)口前移申請的情況較多，也就是說，對象商標(biāo)的搶注情形符合商標(biāo)法的第4條、第7條、第10條第1款第8項的情形時，與關(guān)口前移所可以規(guī)制的情形較為貼近。

4、提交文件

日本：日本特許廳特定的刊行物等文件及證明提供情報事實的證據(jù)

中國：沒有特定的書式及要求

5、針對提交文件的處理

日本：提交的文件及信息如果是審查員經(jīng)過調(diào)查都無法確認(rèn)的信息，根據(jù)其提交文件可證明其提供事實的，或被審查員作為參考資料采用。

中國：由于是非法定程序及制度，所以是否會被接收或者參考無法確認(rèn)。

6、信息提供者的當(dāng)面說明或被面接機會

兩國均沒有。

7、對信息提供者的反饋

日本：按照信息提供者的要求會進行相應(yīng)程度的反饋。但是匿名情況下沒有反饋。

中國：非法定程序，是否受理都無法保障，更無反饋可言。

8、是否通知申請人

日本：會告知申請人該申請被他人提供信息的事實

中國：不會告知。

9、被提供的信息是否可供查看

日本：可以

中國：不可

信息提供制度的設(shè)立及實施，在惡意搶注商標(biāo)的事前對應(yīng)環(huán)節(jié)發(fā)揮者極其重要的作用。針對其優(yōu)勢做了以下五點的歸納：

1.  阻止惡意搶注商標(biāo)的權(quán)利化

2.  可匿名請求

3.  低成本、低勞力

4.  手續(xù)的簡單化

5.  對審查員施壓，形成心證

在幾日前銀川舉辦的中國商標(biāo)節(jié)中，我們有難得的機會采訪了一下日本特許廳的審查員，目前在日本，由于信息提供制度的上述優(yōu)越性，所以其利用率要較后續(xù)的異議或無效高很多。雖然我們沒有拿到今年信息提供制度的利用率的數(shù)據(jù)，但是參考2009年到2018年10年間的特許廳接受的異議請求的數(shù)據(jù)可知，10年間日本的異議案件一直保持在年間400件的數(shù)據(jù)，異議的提起率有年年減少的趨勢。該數(shù)據(jù)也正好說明近年年日本的惡意搶注商標(biāo)在審查階段就被遏制了。

最后，想表達一下筆者個人對于未來中國商標(biāo)制度的期待。在商標(biāo)競爭日益激烈的先進，保護商標(biāo)的最有效的措施，筆者認(rèn)為就是將惡意搶注商標(biāo)扼殺在審查階段，徹底阻止其權(quán)利化。從2年前發(fā)表的關(guān)口前移措施和最近商標(biāo)法最新修改的第4條也可以看出，商標(biāo)局越來越察覺將惡意搶注商標(biāo)遏制在申請階段的重要性了。但是，目前中國的關(guān)口前移也好關(guān)口前移申請也好，都是非正式的制度，其在打擊力度上都具有一定的局限性，并且，關(guān)口前移和商標(biāo)法第4條基本都是依靠商標(biāo)局自身的力量去發(fā)現(xiàn)惡意申請商標(biāo)并予以打擊。為審查案件需要，審查員確實會收集各種各樣的信息和資料，但是就算如此，也不可能掌握所有的信息。所以，筆者認(rèn)為，中國也應(yīng)該參考日本的信息提供制度，在針對打擊惡意注冊的問題上，不僅依靠審查員的力量，而應(yīng)該加入商標(biāo)權(quán)利人甚至是社會公眾的力量，這樣在應(yīng)對惡意注冊的效果商標(biāo)也會更好，不是嗎？

筆者希望未來的中國商標(biāo)制度可以構(gòu)建可集合商標(biāo)共同體（審查員、商標(biāo)權(quán)利人、社會公眾、商標(biāo)從業(yè)者等）的力量打擊惡意搶注商標(biāo)的制度！

來源：三友知識產(chǎn)權(quán)

作者：李雪梅

編輯：IPRdaily王穎          校對：IPRdaily縱橫君

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