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來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）
作者：蔡安怡 華進知識產(chǎn)權(quán)
原標題：福爾摩斯探案之二 | 美國商標“注冊后使用證據(jù)審計計劃”
（轉(zhuǎn)文末）
背景
此前，美國專利商標局（以下簡稱USPTO）對注冊商標所提交的使用證據(jù)要求相對寬松。一個指定了多個類別多項商品或服務的注冊商標，在需要遞交使用證據(jù)時，USPTO通常僅要求每一類別提交一至兩項商品或服務的使用證據(jù)即可。由于權(quán)利人通常不會主動刪除沒有實際使用的商品或服務，這導致了一種現(xiàn)象的產(chǎn)生，即注冊商標指定的項目涵蓋了許多未曾或已經(jīng)不再使用的商品或服務。官方將類似的情況形象地稱為“枯木”現(xiàn)象【1】。
為了解決“枯木”現(xiàn)象，提高商標注冊的準確性和真實性，2012年USPTO宣布了“注冊后使用證據(jù)試點計劃”【2】，為期兩年。官方隨機選取了500個已提交了五至六年使用證據(jù)的注冊商標。針對這些商標所指定的每一類別，要求商標權(quán)利人在已經(jīng)提交的使用證據(jù)之外，再額外提交兩項審查員指定的商品或服務的使用證據(jù)。試點計劃實施結(jié)果表明，在500個被抽查對象中，僅有49%的商標權(quán)利人提交了符合要求的使用證據(jù)，其余51%的商標權(quán)利人則無法滿足官方要求。在無法滿足要求的商標權(quán)利人中，其中35%的商標權(quán)利人選擇了刪除被額外要求提供使用證據(jù)的項目，僅在已使用商品項目上保留了商標權(quán)利；其余16%的注冊商標因為無法提供額外的使用證據(jù)（或因此而產(chǎn)生的其它問題）而最終被撤銷。
上述試點計劃的結(jié)果顯示，有相當多的商標權(quán)利人未能將商標充分使用于所指定的商品或服務項目上。這一結(jié)果增強了USPTO清除“枯木”現(xiàn)象的決心。2017年11月，USPTO正式啟動了“注冊后使用證據(jù)審計計劃”【3】：針對需要提交注冊后使用證據(jù)的商標，今后每年都將按10%的比例隨機抽查，要求被選中的商標權(quán)利人提供額外的使用證據(jù)。
規(guī)則
（一）審計駁回前提條件
根據(jù)該項審計計劃的規(guī)定，同時符合下列條件的商標，將被列為審計核查的對象：
1. 依據(jù)美國商標法第8條（針對單一途徑美國注冊商標）或第71條（針對馬德里指定美國注冊商標）提交了“使用聲明”的（即已提交注冊后使用證據(jù)，包括第五至六年，第九至十年使用證據(jù)以及此后每隔十年使用證據(jù)的）【4】。
2. 商標指定了一個類別，且指定了該類別中四項或超過四項商品或服務的。例如指定了第7類：攪拌機、洗碗機、電動開罐器、家用切菜機。
或
商標指定了兩個或兩個以上類別，且至少在其中兩個類別分別指定了兩項或兩項以上商品或服務的。例如指定了第25類：工作服、睡袍、褲子、襯衫；第18類：書包、旅行箱。
（二）審計駁回具體程序
1. 首次審計駁回。如商標被隨機選中為審計對象，審查員將會下發(fā)首次審計駁回。針對每個類別審查員會特別指定額外兩項商品或服務，商標權(quán)利人必須在規(guī)定的期限內(nèi)提供指定項目的使用證據(jù)。同時，審查員也可能在駁回通知中就其它事項提出疑問，權(quán)利人也必須針對這些疑問在期限內(nèi)進行相應的答復。
2. 二次審計駁回。如權(quán)利人按期答復，且答復符合審查員全部要求的，官方將發(fā)出接受答復通知。但是，如果權(quán)利人所提交的使用證據(jù)不符合要求，或者僅僅請求審查員刪除受到審計的項目的，官方會下發(fā)第二次審計駁回。除已經(jīng)提供過使用證據(jù)或已聲明刪除的項目之外，官方要求提供本商標所有其余指定項目的使用證據(jù)。
3. 三次審計駁回。如果權(quán)利人在第二次審計駁回答復中所提交的使用證據(jù)仍然不符合審查員要求的，官方會下發(fā)第三次審計駁回，這也是最終審計駁回。權(quán)利人在答復中可以選擇繼續(xù)提交使用證據(jù)，也可以選擇刪除那些無法提供使用證據(jù)的項目。此外，如權(quán)利人選擇不答復的，針對所有未能按要求提交使用證據(jù)的項目，在最終審計決定中官方會告知將全部予以刪除。
各次審計駁回審查要求比較圖
（三）審計駁回答復期限
審計駁回答復的期限可能存在下列兩種情況，適用到期日靠后的期限：
1. 自駁回通知日起六個月內(nèi)；
2. 法律規(guī)定的提交使用證據(jù)的期限內(nèi)（均為一年，不包含寬限期），即商標注冊日起第五至六年，或第九至十年，以及此后每隔十年的遞交使用證據(jù)期限內(nèi)。
（四）審計駁回強制答復
針對首次及第二次審計駁回，實施類似強制答復的制度。即被下發(fā)審計駁回后，商標權(quán)利人將被強制要求答復。商標權(quán)利人不按期進行答復的，則商標注冊會被整體撤銷。但針對第三次審計駁回，商標權(quán)利人選擇不進行答復的，商標注冊不會被整體撤銷。此時審查員會主動刪除所有未能按要求提供使用證據(jù)的商品或服務項目，但已經(jīng)提交過使用證據(jù)的項目將得以保留。
（五）審計駁回救濟途徑
1. 不能按期答復
如果發(fā)生特殊情形，商標權(quán)利人不能按期提交審計駁回答復的，可以提交“請愿書”（Petition）說明特殊情形，請求延遲提交答復?！罢堅笗彼m用的特殊情形包括：
（1）商標權(quán)利人從未收到過審計駁回通知；
（2）商標權(quán)利人遭遇颶風或洪水以至于無法按期提交答復。
2. 不服審計駁回
官方下發(fā)第二次或第三次審計駁回后，如果商標權(quán)利人不服審查員的決定，可以提交“請愿書”請求官方對第二次或第三次審計駁回決定進行復審。
比較
針對被審計計劃抽查選中的商標和未被選中的商標，筆者對這兩類商標權(quán)利人的使用證據(jù)的證明責任進行了對比分析，分析結(jié)果顯示如圖：
可以看出，相比沒有被審計抽查的商標，被抽查的商標權(quán)利人所需承擔的使用證據(jù)證明責任要大得多。我們可以嘗試從法律經(jīng)濟學的角度來分析官方實施該計劃的目的。法律經(jīng)濟學認為：與市場一樣，法律（尤其是普通法）也用等同于機會成本的代價來引導人們促成效率最大化【5】。注冊后使用證據(jù)審計計劃通過增加行政資源的投入（政府投入機會成本），加重權(quán)利人所需承擔的證明責任（權(quán)利人投入機會成本），以減少“枯木現(xiàn)象”，使原先呈“枯木”狀態(tài)的在先商標不再對新申請近似商標構(gòu)成阻礙，從而使更多的品牌能夠得以投入市場參與競爭，促成市場效率最大化。
建議
1. 審慎選擇新申請所指定的商品和服務
上述“注冊后使用證據(jù)審計計劃”實施后，被下發(fā)審計駁回的商標權(quán)利人，將要擔負更為重大的提交使用證據(jù)責任。建議商標權(quán)利人在提起新申請之初，盡量將指定項目限定于企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略當中已經(jīng)或?qū)⒁獙嶋H使用的商品或服務上，而不是無限制地擴大指定項目的范圍，以避免陷入多次審計駁回的“泥潭”。
2．避免二次或三次審計駁回
在商標遭遇首次或第二次審計駁回之后，如不能按照要求提交使用證據(jù)且選擇刪除被審計駁回所針對項目的，為了避免二次和三次審計駁回，權(quán)利人還需要：
（1）除此前已經(jīng)提供了使用證據(jù)的商品或服務項目之外，提供剩余所有指定項目的使用證據(jù)；及/或刪除不能提供使用證據(jù)的所有指定項目。
（2）合理答復首次或二次審計駁回中審查員可能提出的其它疑問。
各次審計駁回答復要求
小結(jié)
無疑，成為常例的使用證據(jù)審計計劃，增加了美國政府的執(zhí)法成本；但通過加重商標權(quán)利人的證明責任，這一計劃也減少了商標注冊中的“枯木”現(xiàn)象，提高了市場效率。這一計劃在某種程度上反映了美國政府在品牌保護政策上逐漸采取的更為穩(wěn)健、謹慎的態(tài)度。這與當前國際社會上對知識產(chǎn)權(quán)保護日益增強的總體趨勢是一致的。商標權(quán)利人應根據(jù)企業(yè)的發(fā)展需要，針對美國上述新實施的使用證據(jù)審計計劃，適當調(diào)整企業(yè)的商標布局策略，對于企業(yè)已經(jīng)或?qū)⒁獙嶋H進行商業(yè)使用的商品或服務項目，應該繼續(xù)保障維護，而對于企業(yè)已經(jīng)確定不會投入實際使用的商品或服務項目，可以主動請求撤銷。
（續(xù)前文）
夜，福爾摩斯穿過迷離的霓虹燈，踏雨而歸。
（屋外，雨勢漸小。零星的雨點落在窗下的小水池上，蕩起一圈圈微微的漣漪，漣漪一圈套著一圈，誰也掙脫不了誰。）
注釋
【1】：Dead Wood,“枯木”現(xiàn)象帶來的的最大問題，是審查員可能會引證“枯木”商標駁回新的注冊申請。一旦發(fā)生引證駁回，就要求申請人對駁回進行答辯。如果答辯不成功，申請人就得放棄申請或不得不針對所引證的“枯木”商標采取撤銷程序等其它措施。這給本應獲得注冊的商標權(quán)利人創(chuàng)造、維護品牌增加了不當?shù)呢摀?/span>
【2】：Post-Registration Proof-of-Use Pilot Program，注冊后使用證據(jù)試點計劃，關(guān)于該計劃的具體介紹可參見《聯(lián)邦公報》第82卷第12號第6259頁-6265頁。
【3】：由于該計劃實施不久，實踐中目前受到審計駁回的商標，多為需遞交五至六年使用證據(jù)的商標。但依據(jù)審計計劃的詳細規(guī)定，該計劃針對的商標為美國商標法第8條（針對單一途徑美國注冊商標）或第71條（針對馬德里指定美國注冊商標）需要遞交使用證據(jù)的商標。而上述兩條規(guī)定所涵蓋的商標，除了需遞交五至六年使用證據(jù)的商標外，也包括需遞交第九至十年使用證據(jù)以及此后每隔十年使用證據(jù)的商標。因此，不排除官方今后將會針對后兩種情況下發(fā)審計駁回。
【4】：Post-Registration Proof of Use Audit Program，注冊后使用證據(jù)審計計劃，參見《美國聯(lián)邦法規(guī)》第37法令第2.161條和第7.37條，以及美國專利商標局官方網(wǎng)站公布的介紹：https://www.uspto.gov/trademarks-maintaining-trademark-registration/post-registration-audit-program。第2.161條和第7.37條分別是單一途徑美國注冊商標和馬德里指定美國注冊商標關(guān)于連續(xù)使用聲明或宣誓的規(guī)定。“注冊后使用證據(jù)審計計劃”是官方依據(jù)上述兩條規(guī)定在法律允許范圍內(nèi)行使自由裁量權(quán)的具體實施措施。該計劃的詳細前因后果可參見《聯(lián)邦公報》第82卷第12號第6259頁-6265頁。
【5】：參見（美）理查德·A·波斯納：法律的經(jīng)濟分析 [M ].大百科全書出版社, 1997。
來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）
作者：蔡安怡 華進知識產(chǎn)權(quán)
編輯：IPRdaily王穎 校對：IPRdaily縱橫君
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