SBAIN發(fā)明撰寫之錦囊妙計

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作者：楊繼平 范勝杰 雙田飛鳥

原標(biāo)題：SBAIN發(fā)明撰寫之錦囊妙計——淺談如何更好地撰寫涉及SBAIN的中國專利申請

本文簡單介紹了SBAIN發(fā)明的特點，并建設(shè)性地提出了如何針對SBAIN類型發(fā)明更好地撰寫中國專利申請以及后續(xù)答復(fù)審查意見過程中的一些建設(shè)性建議，以期更好地幫助從業(yè)者提高SBAIN專利申請撰寫質(zhì)量并提高授權(quán)率和權(quán)利穩(wěn)定性。

關(guān)鍵詞：商業(yè)模型  人工智能  物聯(lián)網(wǎng)  軟件發(fā)明  互聯(lián)網(wǎng)發(fā)明

 
一、引言

這里所提到的SBAIN代表五種類型的發(fā)明，包括：S代表software（軟件發(fā)明），B代表business model（商業(yè)模型），A代表artificial intelligence（人工智能），I代表IoT（Internet of Things，物聯(lián)網(wǎng)），以及N代表network（互聯(lián)網(wǎng)發(fā)明）。眾所周知，近年來SBAIN發(fā)明在產(chǎn)業(yè)上取得了突飛猛進(jìn)的發(fā)展，相關(guān)領(lǐng)域?qū)＠暾堅谑澜缟现饕獓?，例如中國、美國、歐洲、日本等國家的申請量都呈激增態(tài)勢【1】【2】。

 
實際上，如何針對SBAIN發(fā)明撰寫出既能體現(xiàn)發(fā)明人所做出的發(fā)明本質(zhì)貢獻(xiàn)又能夠盡量滿足例如技術(shù)方案和創(chuàng)造性等審查標(biāo)準(zhǔn)的申請文件，一直以來都是一個重要課題。這里，筆者結(jié)合自己實踐經(jīng)驗給出如下的一些錦囊妙計，以期更好地幫助從業(yè)者撰寫出質(zhì)量更佳的SBAIN發(fā)明申請。

 
如下賦詩一首，含筆者相關(guān)經(jīng)驗之精華于如下十條錦囊妙計：

 
遠(yuǎn)離小三收益多，傍上大款得生機(jī)；

任督二脈需打通，變臉手術(shù)顯神奇；

應(yīng)用場景多擴(kuò)展，巧用分案兩相宜；

援引加入獲奇效，平衡技術(shù)與創(chuàng)造；

附圖重要勿忽略，預(yù)防優(yōu)于把病醫(yī)。

二、具體撰寫建議

錦囊妙計1. 遠(yuǎn)離“小三”受益多

 
這里所提到的“小三”指的是“管理”，包括但不限于行政、金融、商業(yè)等領(lǐng)域的管理和監(jiān)督【3】。值得注意的是，SBAIN發(fā)明專利申請通常離不開“管理”屬性，這是由SBAIN的發(fā)明本質(zhì)所導(dǎo)致的。實際上，SBAIN發(fā)明專利申請在某種程度上就是要實現(xiàn)更為高效的管理。然而，根據(jù)筆者的不完全統(tǒng)計，上述領(lǐng)域的發(fā)明專利申請在中國專利審查的初審過程中非常容易被分類到一個特定的技術(shù)領(lǐng)域，即“G06Q”分類【3】。相應(yīng)地，這個IPC分類下的發(fā)明授權(quán)率顯著降低【4】。

 
因此，筆者的建議是，在說明書和權(quán)利要求書的撰寫中盡量少使用例如“管理”這樣的詞匯，特別是摘要、發(fā)明名稱和權(quán)利要求1中盡量不出現(xiàn)“管理”等類似詞匯。相應(yīng)地，可以將“管理”改為例如“控制”或“監(jiān)控”這樣的技術(shù)類詞匯來進(jìn)行表述。這是因為，如果說明書中出現(xiàn)了大量“管理”類詞匯，不僅會導(dǎo)致初審審查員不利地將發(fā)明分類到“G06Q”當(dāng)中，而且后續(xù)還可能導(dǎo)致實審審查員主觀地做出不利的認(rèn)定，即該SBAIN發(fā)明屬于單純的智力活動，而非技術(shù)方案【4】。

 
錦囊妙計2. 傍上“大款”得生機(jī)

 
此處的大款就是“通信”。毋庸置疑，SBAIN發(fā)明大多存在于網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)的基礎(chǔ)上，換句話說，是一種以網(wǎng)絡(luò)為依托來實現(xiàn)特定應(yīng)用的技術(shù)。一般而言，這個領(lǐng)域的發(fā)明創(chuàng)造都是建立在“三層”架構(gòu)的其中一個之上?！叭龑印奔軜?gòu)包括“網(wǎng)絡(luò)層”、“通信層”和“應(yīng)用層”，并且發(fā)明點通常是三層架構(gòu)的最上層，即應(yīng)用層【5】。

 
這里，如果簡單地撰寫為“應(yīng)用層”上的發(fā)明，則很容易使審查員認(rèn)為該SBAIN發(fā)明是一種簡單的智力活動而降低對于該發(fā)明的技術(shù)性評價。因此，筆者的建議是，即使發(fā)明點僅涉及或主要涉及“應(yīng)用層”的改進(jìn)，也要從底層架構(gòu)，即網(wǎng)絡(luò)層開始撰寫說明書，并且給出通信層上各個實體部件之間的通信連接關(guān)系。這樣的通信連接關(guān)系最直觀、最易懂的表現(xiàn)形式是通過具有硬件連接關(guān)系的附圖來體現(xiàn)的（后見錦囊妙計9）。

 
根據(jù)筆者的觀察，通過說明書中有效地植入關(guān)于底層“網(wǎng)絡(luò)層”和中間層“通信層”的結(jié)構(gòu)說明和描述，能夠最大程度地引導(dǎo)審查員將SBAIN發(fā)明視為技術(shù)性發(fā)明來進(jìn)行后續(xù)審查。

 
錦囊妙計3. “任督”二脈需打通

 
此處的“任督”二脈指的是“技術(shù)問題”和“技術(shù)效果”的撰寫方式，這也是關(guān)鍵中的關(guān)鍵。換句話說，技術(shù)問題的解決方案如何更好地體現(xiàn)技術(shù)性也是決定SBAIN發(fā)明能否通過技術(shù)方案審查的關(guān)鍵【6】。

 
然而，對于一些特定的SBAIN發(fā)明而言，如果發(fā)明點確實是管理方面的改進(jìn)或者不可避免地體現(xiàn)管理本質(zhì)的話，則筆者建議撰寫多個技術(shù)問題，特別是將趨向于技術(shù)性的技術(shù)問題，例如如何降低網(wǎng)絡(luò)帶寬占用，如何使用較少網(wǎng)絡(luò)信令使用，以及如何更加快速地進(jìn)行IoT系統(tǒng)中各部件的互連互通等技術(shù)問題放置在技術(shù)問題部分的前面，而將管理性問題，例如如何更為高效地進(jìn)行信息管理，如何更為全面地監(jiān)控系統(tǒng)信息等管理性問題放置在技術(shù)問題部分的后面，以期在最開始就打上技術(shù)問題的烙印，從而使審查員對該發(fā)明的技術(shù)性有更深刻的理解。

 
錦囊妙計4. “變臉”手術(shù)顯神奇

 
這里提到的“變臉（face-off）”手術(shù)指的是，通過在說明書中植入盡可能多的技術(shù)性詞匯，使發(fā)明方案整體更符合專利的技術(shù)性要求，這也從另外一個側(cè)面呼應(yīng)了上面提到的錦囊妙計1。

 
舉個例子，假設(shè)某發(fā)明涉及一種IoT系統(tǒng)，其中通過改進(jìn)AI算法來更好地管理交通路口車輛等待時間。這里，在獨立權(quán)利要求1中，建議將“車輛等待時間”上位為“傳感器（在交通路口設(shè)置的多個傳感器）傳送的信息”，將“車輛通行管理”替換為“信息控制”，將“AI算法”替換為“通過中央控制臺所包含的處理器進(jìn)行信息控制”等。

 
由此，呼應(yīng)錦囊妙計1，同樣，通過這樣的技術(shù)性詞匯的介入，期望審查員對于發(fā)明的技術(shù)性有更高的評價。

 
錦囊妙計5. “應(yīng)用場景”多擴(kuò)展

 
如上提及的AI算法類發(fā)明或者管理類發(fā)明，筆者根據(jù)經(jīng)驗都建議在說明書，特別是具體實施方式的撰寫過程中盡可能擴(kuò)展發(fā)明的應(yīng)用場景。這里可以參考EPO在2018年底發(fā)布的新版審查基準(zhǔn)，新增子項目說明AI人工智能、ML機(jī)器學(xué)習(xí)相關(guān)發(fā)明能否準(zhǔn)予專利，其是首度有主要專利局單獨討論AI、ML相關(guān)發(fā)明的專利適格性問題【7】。

 
已經(jīng)清楚的是，在EPO的審查中，單純的AI、ML算法是不能被授予專利權(quán)的，并且將AI、ML算法應(yīng)用到一些特定的應(yīng)用場景（例如，商業(yè)場景）也是不能被授權(quán)的，只有將AI、ML算法應(yīng)用到更為工業(yè)化的場景才具備授權(quán)前景【8】。

 
因此，作為一種撰寫策略，筆者建議將AI、ML算法的應(yīng)用場景盡量多做擴(kuò)展，具體可以參考上面提及的EPO新版審查基準(zhǔn)（同樣，中國審查員也熟知并會參考），并且盡量將那些已明確為可以被授權(quán)的應(yīng)用場景放置在具體實施方式部分的前面。

 
錦囊妙計6. 巧用“分案”兩相宜

 
如果SBAIN發(fā)明的本質(zhì)確實在于管理方面，而較少涉及技術(shù)性改進(jìn)，或者SBAIN發(fā)明的本質(zhì)更多地側(cè)重于管理屬性，則筆者建議可以嘗試采用“稻草人（scarecrow）”戰(zhàn)術(shù)，將更為技術(shù)性或者包含更多技術(shù)性詞匯的技術(shù)方案放置在前面來挑戰(zhàn)審查員，并且還在權(quán)利要求中構(gòu)造多套權(quán)利要求，而將最期望保護(hù)的管理類或商業(yè)性方案暫且“隱藏”在多套權(quán)利要求的后面或者說明書的某個位置處（通常是發(fā)明內(nèi)容部分或者具體實施方式部分的最后）。在筆者與一些歐洲代理人的溝通中，獲知這也是歐洲代理人在軟件發(fā)明時經(jīng)常使用的一種策略。

 
接著，在后期實質(zhì)審查中，可以根據(jù)前案的單一性審查、創(chuàng)造性審查等審查結(jié)果，決定是否需要提出分案請求，而其中的一個“金標(biāo)準(zhǔn)（gold standard）”就是依據(jù)母案的IPC分類結(jié)果來預(yù)期將會被分案的其他技術(shù)方案的授權(quán)前景。

 
錦囊妙計7. “援引加入”獲奇效
 

這里提到的“援引加入（Incorporation by Reference）”與通常所指的PCT專利申請中所涉及的援引加入的含義不同。筆者此處所提到的“援引加入”是指在說明書的撰寫中在背景技術(shù)部分中把已知的在中國已授權(quán)的相同或相似領(lǐng)域中的技術(shù)類在先申請引入其中，并且可以在后期實質(zhì)審查中利用這些已授權(quán)專利的已經(jīng)被認(rèn)可的技術(shù)性為依據(jù)來進(jìn)行輔助性爭辯。

 
根據(jù)筆者自己的實踐，在說明書撰寫過程中通過“援引加入”方式來預(yù)先“種下”生命的種子，有時候在后期實質(zhì)審查過程會起到“起死回生”的功效。

 
錦囊妙計8. 平衡“技術(shù)”與“創(chuàng)造”

關(guān)于SBAIN發(fā)明，很多時候技術(shù)方案的審查與創(chuàng)造性審查是難以分離的，更多地是“你中有我，我中有你”。因此，筆者建議在技術(shù)方案構(gòu)成和創(chuàng)造性體現(xiàn)中做好平衡。具體而言，就是衡量在權(quán)利要求所保護(hù)的技術(shù)方案中具體引入多少數(shù)量的技術(shù)性特征。也就是說，這兩者在某種程度上是相互制衡的（具體而言，一方面，如果引入的技術(shù)性特征比較少，則可能導(dǎo)致審查員在技術(shù)性評判較差；另一方面，如果引入的非必要的技術(shù)性特征比較多，則又可能導(dǎo)致授權(quán)權(quán)利要求的保護(hù)范圍較窄），這需要撰寫人員的仔細(xì)權(quán)衡和推敲，并且還和具體個案的實際情況相關(guān)聯(lián)。

 例如，在說明書和權(quán)利要求書的撰寫過程中，最好是準(zhǔn)備以“技術(shù)性特征”體現(xiàn)發(fā)明點，并且在例如從屬權(quán)利要求和說明書中預(yù)備好其他不太重要的技術(shù)性特征和其他非技術(shù)性特征。

 
錦囊妙計9. “附圖”重要勿忽略

 
附圖的重要性在普通的發(fā)明創(chuàng)造的撰寫中不言而喻，清晰明了的附圖不僅能夠用來體現(xiàn)發(fā)明的本質(zhì)，而且還能更好的幫助審查員正面認(rèn)定（affirm）SBAIN發(fā)明的技術(shù)性。

 
這里，筆者建議至少將第一幅附圖即圖1，體現(xiàn)為硬件類系統(tǒng)構(gòu)成，并且這樣的系統(tǒng)構(gòu)成最好體現(xiàn)出三層系統(tǒng)架構(gòu)（回見錦囊妙計2）。并且根據(jù)筆者的實際經(jīng)驗，系統(tǒng)硬件類的附圖數(shù)目越多越好，例如體現(xiàn)為不同應(yīng)用場景的系統(tǒng)硬件構(gòu)成等。

 
錦囊妙計10. “預(yù)防”優(yōu)于把病醫(yī)

 
呼應(yīng)上面提到的多項錦囊妙計，在說明書撰寫過程中植入盡可能多的技術(shù)性詞匯的策略始終優(yōu)于在后期實質(zhì)審查過程中通過修改和/或意見陳述的方式來爭辯屬于技術(shù)方案或者具備技術(shù)性的創(chuàng)造性貢獻(xiàn)。

 
根據(jù)筆者的代理實踐，通過說明書撰寫過程中各個方面的注意、改變、甚至是升華，能夠有效地提升SBAIN發(fā)明的授權(quán)率、以及授權(quán)SBAIN專利的穩(wěn)定性并且擴(kuò)大授權(quán)SBAIN專利的保護(hù)范圍。

三、結(jié)語

當(dāng)然，撰寫SBAIN發(fā)明的經(jīng)驗和技巧不局限于上面提到的這些錦囊妙計，并且如何更加熟練及靈活應(yīng)用這些及其他錦囊妙計離不開SBAIN發(fā)明本身的創(chuàng)造性高度，更離不開撰寫人員（draftman）對于發(fā)明技術(shù)方案的理解和總結(jié)。

 
另外，鑒于筆者水平有限和SBAIN領(lǐng)域發(fā)展迅猛，并且在相關(guān)領(lǐng)域中尚未有明確的且統(tǒng)一的指導(dǎo)性意見，更多的是從業(yè)者不斷摸索的過程中找出一些規(guī)律性的共性問題，因此如果本文中有一些不成熟或者有待商榷的內(nèi)容，也歡迎各位同行提出并指正。

參考文獻(xiàn)

【1】 綱正知識產(chǎn)權(quán)中心，人工智能專利態(tài)勢報告，2018年8月24日發(fā)布，網(wǎng)絡(luò)鏈接見http://www.eepw.com.cn/article/201808/391063.htm，訪問時間是2019年3月25日.

【2】楊繼平，人工智能技術(shù)將導(dǎo)致大量專利代理人失業(yè)或者轉(zhuǎn)行？果真如此嗎？中國知識產(chǎn)權(quán)報，2018年11月5日發(fā)布.

【3】來源于中國知識產(chǎn)權(quán)網(wǎng)，《國際專利分類體系(IPC)及其應(yīng)用》，2011年8月15日發(fā)表，作者國家知識產(chǎn)權(quán)局專利文獻(xiàn)部鄭潔。

【4】楊繼平、范勝杰，從特定IPC分類看中國專利審查中的技術(shù)性審查標(biāo)準(zhǔn)，中國專利代理 [M]，2013年第4期.

【5】互聯(lián)網(wǎng)蜀黍，淺談物聯(lián)網(wǎng)的三個關(guān)鍵特征與三個層次，2017年12月30日發(fā)布，網(wǎng)絡(luò)鏈接見http://mini.eastday.com/mobile/171230120757782.html，訪問時間是2019年3月25日.

【6】中華人民共和國國家知識產(chǎn)權(quán)局. 專利審查指南2010[M]. 北京：知識產(chǎn)權(quán)出版社，2010.

【7】Guidelines for Examination in the European Patent Office (November 2018 edition)，請見https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/guidelines/e/index.htm.

【8】EPO Releases Patentability Guidance for AI-based Applications，請見https:// https://www.patentdocs.org/2018/10/epo-releases-patentability-guidance-for-ai-based-applications.html.

來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：楊繼平 范勝杰 雙田飛鳥

編輯：IPRdaily王穎          校對：IPRdaily縱橫君

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