從無(wú)效角度看實(shí)用新型專利權(quán)利要求布局

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作者：徐蘇明 付倩 專利代理師

原標(biāo)題：從無(wú)效角度看實(shí)用新型專利權(quán)利要求布局

由于實(shí)用新型相較于發(fā)明，通常申請(qǐng)費(fèi)用更低、審查速度更快、授權(quán)概率更高，以及一些政策因素引導(dǎo)，使實(shí)用新型專利申請(qǐng)量長(zhǎng)期位于發(fā)明專利申請(qǐng)量之上。但是，數(shù)量上的優(yōu)勢(shì)并不代表質(zhì)量上的優(yōu)勢(shì)，目前多數(shù)實(shí)用新型專利給人的感覺(jué)依然是質(zhì)量有待提高。一個(gè)專利是否可以成為高質(zhì)量專利的核心往往在于其專利代理師。筆者希望通過(guò)本文，和各位讀者探討，如何從專利代理師的角度，盡可能去提高一個(gè)實(shí)用新型專利的質(zhì)量，使其發(fā)揮更大的價(jià)值。

我們知道，在將一個(gè)發(fā)明創(chuàng)造進(jìn)行專利申請(qǐng)時(shí)，可以選擇申請(qǐng)發(fā)明專利，也可以選擇申請(qǐng)實(shí)用新型專利，或者選擇“一案雙申”的申請(qǐng)方式。

由于實(shí)用新型相較于發(fā)明，通常申請(qǐng)費(fèi)用更低、審查速度更快、授權(quán)概率更高，以及一些政策因素引導(dǎo)，使實(shí)用新型專利申請(qǐng)量長(zhǎng)期位于發(fā)明專利申請(qǐng)量之上。但是，數(shù)量上的優(yōu)勢(shì)并不代表質(zhì)量上的優(yōu)勢(shì)，目前多數(shù)實(shí)用新型專利給人的感覺(jué)依然是質(zhì)量有待提高。

高價(jià)值專利可以從法律價(jià)值、技術(shù)價(jià)值和經(jīng)濟(jì)價(jià)值等方面進(jìn)行考量，但是，在一個(gè)專利體現(xiàn)出其高價(jià)值之前，首先其必須是一個(gè)高質(zhì)量專利。而一個(gè)專利是否可以成為高質(zhì)量專利的核心往往在于其專利代理師。筆者希望通過(guò)本文，和各位讀者探討，如何從專利代理師的角度，盡可能去提高一個(gè)實(shí)用新型專利的質(zhì)量，使其發(fā)揮更大的價(jià)值。

根據(jù)《專利法》第二十二條第三款規(guī)定：

創(chuàng)造性，是指與現(xiàn)有技術(shù)相比，該發(fā)明具有突出的實(shí)質(zhì)性特點(diǎn)和顯著的進(jìn)步，該實(shí)用新型具有實(shí)質(zhì)性特點(diǎn)和進(jìn)步。

可以看到，與發(fā)明專利相比，實(shí)用新型專利的創(chuàng)造性可能確實(shí)具有先天性的不足，但是這個(gè)問(wèn)題需要一分為二地看待，同時(shí)，也并不妨礙眾多實(shí)用新型專利中出現(xiàn)高價(jià)值專利。

從當(dāng)年正泰電氣訴施耐德電氣專利侵權(quán)案的涉案專利“一種高分?jǐn)嘈⌒蛿嗦菲鳌保▽＠?hào)：ZL97248479.5），到近年奧克斯訴格力專利侵權(quán)案的涉案專利“電機(jī)轉(zhuǎn)向安裝座”（專利號(hào)：ZL201520143902.0）、通領(lǐng)科技訴公牛集團(tuán)專利侵權(quán)案的涉案專利“電源插座安全保護(hù)裝置”（專利號(hào)：ZL201020681902.3）等，以及涉及數(shù)十個(gè)專利侵權(quán)訴訟且榮獲2018年中國(guó)專利金獎(jiǎng)的專利“一種一體式自拍裝置”（專利號(hào)：ZL201420522729.0），可以看到，上述專利均為實(shí)用新型專利，且體現(xiàn)出了較大的價(jià)值。

前文提到專利的法律價(jià)值，筆者認(rèn)為，可以從這一角度進(jìn)行理解。無(wú)論是防御型專利，還是進(jìn)攻型專利，如果其確實(shí)能為專利權(quán)人帶來(lái)相關(guān)權(quán)益，該專利是應(yīng)當(dāng)具備進(jìn)行專利侵權(quán)訴訟的可能性的，或者說(shuō)，該專利是應(yīng)當(dāng)具備被提起無(wú)效宣告的可能性的。

根據(jù)《專利法》第四十條規(guī)定：

實(shí)用新型和外觀設(shè)計(jì)專利申請(qǐng)經(jīng)初步審查沒(méi)有發(fā)現(xiàn)駁回理由的，由國(guó)務(wù)院專利行政部門作出授予實(shí)用新型專利權(quán)或者外觀設(shè)計(jì)專利權(quán)的決定，發(fā)給相應(yīng)的專利證書，同時(shí)予以登記和公告。實(shí)用新型專利權(quán)和外觀設(shè)計(jì)專利權(quán)自公告之日起生效。

可以看到，實(shí)用新型專利申請(qǐng)并不需要進(jìn)行實(shí)質(zhì)審查，在滿足初步審查中各項(xiàng)可專利性規(guī)定后，便可獲得授權(quán)。換言之，專利代理師撰寫的實(shí)用新型專利權(quán)利要求書，很有可能會(huì)一字不變地出現(xiàn)在授權(quán)公告中。

由于實(shí)用新型主要涉及產(chǎn)品的形狀與構(gòu)造，且必須具有相應(yīng)附圖，所以有時(shí)專利代理師進(jìn)行權(quán)利要求撰寫時(shí)，是基于附圖進(jìn)行展開描述的。單純的“看圖說(shuō)話”是最基本的能力，但是，相信多數(shù)專利代理師不會(huì)一直停留在這個(gè)階段，而是進(jìn)行合理概括，盡量采用上位概念的方式進(jìn)行獨(dú)立權(quán)利要求撰寫，然后根據(jù)實(shí)際情況在不同的從屬權(quán)利要求中進(jìn)行不同層級(jí)的保護(hù)，其中可能出現(xiàn)下位概念以及位于上位概念與下位概念之間的中位概念。

在權(quán)利要求中進(jìn)行概括性表述的出發(fā)點(diǎn)是無(wú)可厚非的，但是，如果出現(xiàn)為了上位而上位，或者由于某些原因?qū)⒉糠志唧w下位技術(shù)特征沒(méi)有寫入權(quán)要等情況，筆者認(rèn)為，可能就會(huì)過(guò)猶不及了。例如，雖然待申請(qǐng)實(shí)用新型專利的技術(shù)方案較為復(fù)雜，但專利代理師已梳理出一定層次性，為了追求盡可能大的保護(hù)范圍，使用上位概念限定了獨(dú)立權(quán)利要求中的技術(shù)特征，并在從屬權(quán)利要求中分別采用了中位概念和下位概念對(duì)附加技術(shù)特征進(jìn)行了限定，但因?yàn)楦鞣N因素使該專利申請(qǐng)的權(quán)利要求數(shù)量限于10條，這樣在9條從屬權(quán)利要求中依然沒(méi)有完全限定所有的具體下位概念。由于具備新穎性并滿足其他相關(guān)要求，該實(shí)用新型專利申請(qǐng)未進(jìn)行任何修改，便順利獲得授權(quán)。

但是，該實(shí)用新型專利似乎還未體現(xiàn)出其真正價(jià)值。假設(shè)專利權(quán)人欲使用該實(shí)用新型專利進(jìn)行專利侵權(quán)訴訟，通常，被訴侵權(quán)人會(huì)針對(duì)該專利提起無(wú)效宣告。雖然實(shí)用新型專利審查過(guò)程中通常不涉及創(chuàng)造性問(wèn)題，但是在無(wú)效宣告過(guò)程中，該專利是可以因創(chuàng)造性問(wèn)題而被無(wú)效的，且被無(wú)效的專利的權(quán)利自始至終視為不存在。另外，被廣泛用于無(wú)效宣告的理由還包括法26.3條和法26.4條等。如果被訴侵權(quán)人基于上述理由對(duì)本實(shí)用新型專利提起無(wú)效宣告，且專利權(quán)人不得不對(duì)權(quán)利要求進(jìn)行相應(yīng)修改。

根據(jù)《專利審查指南》第四部分第三章第4.6.2節(jié)關(guān)于無(wú)效宣告程序中專利文件的修改方式的規(guī)定：

在滿足上述修改原則的前提下，修改權(quán)利要求書的具體方式一般限于權(quán)利要求的刪除、技術(shù)方案的刪除、權(quán)利要求的進(jìn)一步限定、明顯錯(cuò)誤的修正。

權(quán)利要求的刪除是指從權(quán)利要求書中去掉某項(xiàng)或者某些項(xiàng)權(quán)利要求，例如獨(dú)立權(quán)利要求或者從屬權(quán)利要求。

技術(shù)方案的刪除是指從同一權(quán)利要求中并列的兩種以上技術(shù)方案中刪除一種或者一種以上技術(shù)方案。

權(quán)利要求的進(jìn)一步限定是指在權(quán)利要求中補(bǔ)入其他權(quán)利要求中記載的一個(gè)或者多個(gè)技術(shù)特征，以縮小保護(hù)范圍。

可以看到，雖然2017年對(duì)《專利審查指南》的修改使無(wú)效宣告程序中對(duì)權(quán)利要求修改的自由度更高，但修改范圍依然不能超出原始權(quán)利要求書的記載范圍。

對(duì)于上述無(wú)效宣告中的專利，如果必須將僅記載于原始說(shuō)明書，而在原始權(quán)利要求書中被“忽略”的某項(xiàng)技術(shù)特征補(bǔ)入獨(dú)立權(quán)利要求才能維持其權(quán)利有效性，此時(shí)無(wú)疑基本宣判了該專利的“死刑”。

也許不是每位專利代理師撰寫的實(shí)用新型專利都有機(jī)會(huì)進(jìn)行專利侵權(quán)訴訟或被提起無(wú)效宣告，但是，各位專利代理師在進(jìn)行實(shí)用新型專利申請(qǐng)文件撰寫，特別是權(quán)利要求撰寫時(shí)，不妨從無(wú)效宣告這一更長(zhǎng)遠(yuǎn)的角度進(jìn)行考慮。

筆者認(rèn)為，在撰寫各權(quán)利要求時(shí)，上位概念應(yīng)當(dāng)有，中位概念可以有，最具體的下位概念也不可或缺，如果有可能，在寫完最后一條從屬權(quán)利要求時(shí)，通過(guò)所有權(quán)利要求的各技術(shù)特征，就應(yīng)該能基本呈現(xiàn)發(fā)明人提供的原始具體技術(shù)方案。當(dāng)然，也必須承認(rèn)，這其中有權(quán)要數(shù)量等因素的限制，但在綜合各方面因素時(shí)，如果能加入上述無(wú)效宣告角度的考量，撰寫出的實(shí)用新型專利的質(zhì)量無(wú)疑會(huì)更高，更有可能成為高價(jià)值專利。

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作者：徐蘇明 付倩 專利代理師

編輯：IPRdaily王穎          校對(duì)：IPRdaily縱橫君

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