外觀設計之“色彩保護”說

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作者：鄧潮彬  廣州科粵專利商標代理有限公司專利代理師

原標題：外觀設計之色彩保護說

專利權(quán)人若想要保護外觀設計色彩這一設計要素，其在申請時就必須要提出，然而筆者在實務操作的過程中發(fā)現(xiàn)，絕大多數(shù)的申請人甚至一些代理人對于“何時請求保護色彩”、“請求保護色彩會對外觀設計專利的保護范圍造成怎樣的影響”這兩個關鍵性的問題都沒有一個清晰明確的答案，就糊糊涂涂地申請了包含/不包含色彩這一設計要素的外觀設計，本文旨在對這兩個問題進行探討解答，以供讀者參考。

一、問題的由來

《專利法實施細則》第二十七條規(guī)定“申請人請求保護色彩的， 應當提交彩色圖片或者照片” ，同時《專利審查指南（2010）》第一部分第三章第4.3節(jié)也明確規(guī)定“如果外觀設計專利申請請求保護色彩， 應當在簡要說明中聲明?！?。也就是說，專利權(quán)人若想要保護外觀設計色彩這一設計要素，其在申請時就必須要提出，然而筆者在實務操作的過程中發(fā)現(xiàn)，絕大多數(shù)的申請人甚至一些代理人對于“何時請求保護色彩”、“請求保護色彩會對外觀設計專利的保護范圍造成怎樣的影響”這兩個關鍵性的問題都沒有一個清晰明確的答案，就糊糊涂涂地申請了包含/不包含色彩這一設計要素的外觀設計，本文旨在對這兩個問題進行探討解答，以供讀者參考。

二、色彩對外觀設計專利保護范圍的影響

在確定色彩在外觀設計專利保護范圍中的作用之前，我們先回顧一下專利法對于外觀設計的定義，專利法第二條第四款規(guī)定“外觀設計，是指對產(chǎn)品的形狀、 圖案或者其結(jié)合以及色彩與形狀、 圖案的結(jié)合所作出的富有美感并適于工業(yè)應用的新設計”，根據(jù)專利法對外觀設計的定義，外觀設計包括形狀、圖案或或者其結(jié)合以及色彩與形狀、圖案的結(jié)合，產(chǎn)品的色彩不能單獨構(gòu)成外觀設計，也就是說，單純色彩這一設計要素是無法構(gòu)成外觀設計的，其必須要依附于形狀和/或圖案中，當其成為外觀設計的組成元素時，其將會成為外觀設計的組成部分，因此，在確定外觀設計專利保護范圍的時候，色彩這一設計要素應當要予以考慮，由此可見，色彩對于外觀設計專利的保護范圍是具有限定作用的。

既然色彩對于外觀設計專利的保護范圍是具有限定作用的，那么在具體的侵權(quán)比對分析時，又怎么考慮色彩在外觀設計專利保護中的地位呢？一種觀點認為，專利權(quán)人在申請時提出了請求保護色彩，色彩這一設計要素就相當于發(fā)明、實用新型新型專利權(quán)利要求中的“必要技術特征”，那在進行侵權(quán)比對分析時，就可以類推地適用發(fā)明、實用新型新型專利侵權(quán)判定中的“全面覆蓋原則”，若被訴侵權(quán)設計并沒有采用外觀設計專利中的色彩，那就不滿足“全面覆蓋原則”，侵權(quán)就不成立。另一種觀點則認為，外觀設計專利的保護范圍由圖片或者照片所示的形狀、圖案和色彩共同形成的外觀設計整體確定。

若是采用第一種觀點，他人即可通過在外觀設計專利上簡單地替換不同的色彩，就可以輕易地規(guī)避專利侵權(quán)，由于單一色彩的簡單替換，并不必然會帶來整體視覺效果的明顯差異，因此，第一種觀點并不符合外觀設計侵權(quán)判定中“整體觀察，綜合判斷”的基本原則。此外，北京市高級人民法院《專利侵權(quán)判定指南（2017）》第68條也明確規(guī)定“外觀設計專利請求保護色彩的，應當將請求保護的色彩作為確定外觀設計專利權(quán)保護范圍的設計特征之一，即在侵權(quán)判定中，應當將其所包含的形狀、圖案、色彩及其組合與被訴侵權(quán)產(chǎn)品相應的形狀、圖案、色彩及其組合進行綜合對比”。同時，在上海市高級人民法院(2013)滬高民三(知)終字第37號一案中，法院的裁判要點指出“涉案外觀設計明確請求保護色彩的，需要考慮該設計特征的設計空間，若色彩的變化空間較小，一般消費者則更易關注色彩變化，請求色彩保護者意味著對其專利保護范圍的進一步限定，色彩轉(zhuǎn)換就可能帶來整體視覺效果的明顯差異?！?。

也就是說，在司法實踐中，即便專利權(quán)人在申請階段中請求保護色彩，在判斷被控侵權(quán)設計與涉案專利外觀設計是否相同或者相近似時，仍然是要遵循“整體觀察，綜合判斷”這一基本原則，只不過是會使保護范圍的重心發(fā)生偏移，由形狀和圖案確定的保護范圍偏移向由形狀、圖案和色彩共同確定的保護范圍。

由此分析可知，對于色彩對外觀設計專利保護范圍的影響，我們可以得出如下的兩個結(jié)論：

1、若在申請時提出請求保護色彩，色彩對于外觀設計專利保護范圍具有限定作用，將色彩作為設計要點請求保護，應當謹慎選擇；

2、即便請求保護色彩，在進行侵權(quán)判定時，仍然不能突破“整體觀察，綜合判斷”這一基本原則。

三、什么情況下提出請求保護色彩

由上述對于外觀設計的定義分析可知，色彩是需要依附于產(chǎn)品的形狀和/或圖案中，因此在考慮是否請求保護色彩時，首先要分析申請外觀設計產(chǎn)品的形狀和/或圖案和現(xiàn)有設計相比是否具有明顯的視覺效果差異，若具有，則無需考慮請求保護色彩，反之，則需考慮請求保護色彩，以滿足授權(quán)條件。

同時，對于不同類型的產(chǎn)品，色彩這一設計要素對于產(chǎn)品的整體視覺效果具有不同的影響。北京市高級人民法院《專利侵權(quán)判定指南（2017）》在第88、89條中明確指出“正常情況下，對于立體產(chǎn)品的外觀設計，通常形狀對整體視覺效果更具有影響，在進行相同相近似判斷時，應以形狀為重點；但如果其形狀屬于慣常設計，則圖案、色彩對整體視覺效果更具有影響?！薄ⅰ皩τ谄矫娈a(chǎn)品的外觀設計，通常圖案、色彩對整體視覺效果更具有影響，在進行相同相近似判斷時，應以圖案、色彩為重點?！薄?br/>

因此，對于在什么情況下提出請求保護色彩，我們可以遵循如下的兩個原則：

1、對于立體產(chǎn)品而言，色彩這一設計要素基本無需考慮請求保護，只有在產(chǎn)品的形狀和圖案都屬于慣常設計或者設計空間有限的情況下，才需考慮請求保護色彩；

2、對于平面產(chǎn)品而言，由于其視覺效果主要由圖案和色彩來決定，要重點考慮色彩這一設計要素，若單一圖案這一設計要素無法和現(xiàn)有設計進行區(qū)分，則需考慮請求保護色彩。但需要注意的是，產(chǎn)品上色彩的明暗、深淺變化而形成圖案的，應當視為圖案設計要素，不應將其歸入色彩設計要素。

四、結(jié)束語

色彩作為外觀設計的組成元素之一，其對于外觀設計申請是否能夠獲得授權(quán)以及在后續(xù)的維權(quán)中侵權(quán)判定是否成立都將會產(chǎn)生重要的影響，因此，在提出申請時，申請人/代理人要慎重權(quán)衡請求保護色彩所帶來的利弊問題，以正確地作出是否請求保護色彩的決定。

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作者：鄧潮彬  廣州科粵專利商標代理有限公司專利代理師

編輯：IPRdaily王穎          校對：IPRdaily縱橫君

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