澳大利亞對(duì)軟件類專利保護(hù)客體問(wèn)題最新進(jìn)展

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作者：羅平 華進(jìn)涉外專利事業(yè)部 華進(jìn)知識(shí)產(chǎn)權(quán)

原標(biāo)題：澳大利亞對(duì)軟件類專利保護(hù)客體問(wèn)題最新進(jìn)展

2019年9月13日，新南威爾士的澳大利亞聯(lián)邦法院（Federal Court of Australia）在備受澳大利亞專利實(shí)務(wù)界關(guān)注的Encompass v InfoTrack1上訴案中，就計(jì)算機(jī)執(zhí)行的商業(yè)方法或數(shù)據(jù)處理方法的專利保護(hù)適格性（即是否屬于Manner of Manufacture）問(wèn)題作出了二審判決。本次的全院審判（Full Court）判決全面維持了一審法院的獨(dú)任法官的判決，即認(rèn)為計(jì)算機(jī)執(zhí)行的商業(yè)方法或數(shù)據(jù)處理方法不是適格的專利保護(hù)客體。這對(duì)中國(guó)類似的專利申請(qǐng)也有借鑒意義。

涉案專利

案件涉及兩件澳大利亞革新專利（專利號(hào)分別為AU2014101164和AU2014101413），兩件專利的說(shuō)明書和權(quán)利要求大致相同。在訴訟期間中，各方主要針對(duì)AU2014101164這件專利的有效性進(jìn)行展開。該專利涉及一種信息顯示方法及裝置，所述信息是與實(shí)體（比如人或公司等）有關(guān)的信息，從而提供“商業(yè)情報(bào)”。

該專利的背景技術(shù)部分說(shuō)明了現(xiàn)有技術(shù)的缺陷在于，與實(shí)體有關(guān)的信息可能存在于許多個(gè)電子數(shù)據(jù)集合中，這些信息包括土地所有權(quán)、公司關(guān)聯(lián)關(guān)系、警局記錄等等，但由于這些信息存儲(chǔ)在不同的地方，通常難以識(shí)別并獲取相關(guān)信息，從而容易被忽略。雖然現(xiàn)在有一些組合的搜索機(jī)制，可以在不同的多個(gè)數(shù)據(jù)源之中檢索數(shù)據(jù)并整合檢索結(jié)果，但是這些機(jī)制并不好用，并且處理以不同格式存儲(chǔ)的數(shù)據(jù)的能力有限，對(duì)于不熟練的人難以使用，難以發(fā)現(xiàn)相關(guān)商業(yè)信息。并且，盡管市面上也有用于判斷和評(píng)估商業(yè)網(wǎng)絡(luò)的方法和系統(tǒng)，但是它們并不是用來(lái)在不同的多個(gè)數(shù)據(jù)源中識(shí)別與特定實(shí)體相關(guān)的信息。在不同的多個(gè)數(shù)據(jù)源中識(shí)別與特定實(shí)體相關(guān)的信息的難點(diǎn)在于在不同數(shù)據(jù)源中的信息往往格式各不相同，并且常常還存在錯(cuò)誤或不一致（比如拼寫錯(cuò)誤或地址、名稱不一致）。

該專利的獨(dú)立權(quán)利要求1包括6個(gè)方法步驟，大致可以概括為：

（a）通過(guò)查詢遠(yuǎn)程數(shù)據(jù)源生成網(wǎng)絡(luò)表示；

（b）將該網(wǎng)絡(luò)表示顯示給用戶；

（c）響應(yīng)于用戶的輸入指令，確定對(duì)應(yīng)于用戶選定的實(shí)體的至少一個(gè)用戶選定的節(jié)點(diǎn)；

（d）相對(duì)于與所述（至少一個(gè)）選定的節(jié)點(diǎn)關(guān)聯(lián)的所述對(duì)應(yīng)實(shí)體，確定至少一個(gè)待進(jìn)行的檢索；

（e）通過(guò)生成搜索查詢，執(zhí)行至少一次搜索，以從多個(gè)遠(yuǎn)程數(shù)據(jù)源中的至少一個(gè)中確定關(guān)于所述實(shí)體的附加信息；

（f）和將任何附加信息呈現(xiàn)給用戶。

案情概述

在一審中，原告Encompass和SAI分別是涉案專利的專利權(quán)人及獨(dú)占被許可人，他們共同對(duì)被告InfoTrack發(fā)起了侵權(quán)之訴。被告承認(rèn)侵權(quán)，但同時(shí)主張涉案專利應(yīng)當(dāng)無(wú)效，理由是上述方法權(quán)利要求1不是澳大利亞專利法意義上的制造方法，即不是專利合法的保護(hù)客體。該案一審的獨(dú)任法官于2018年4月12日作出判決，認(rèn)定涉案專利無(wú)效。原告遂提起上訴，二審由全院法官集體審判。由于本案焦點(diǎn)之一在于計(jì)算機(jī)執(zhí)行的商業(yè)方法或數(shù)據(jù)處理方法的專利保護(hù)客體問(wèn)題，這也是近期全世界范圍內(nèi)專利適格性的熱點(diǎn)議題，因此自提起上訴以來(lái)就備受澳大利亞專利實(shí)務(wù)界關(guān)注，寄希望于澳大利亞聯(lián)邦法院的擴(kuò)大的全體法官，甚至包括澳大利亞首席大法官，會(huì)對(duì)該問(wèn)題作出更清楚的說(shuō)明。

在二審中，在專利保護(hù)客體的部分，聯(lián)邦法院依然認(rèn)為涉案專利的上述權(quán)利要求并不是可以授予專利權(quán)的主題，而“不過(guò)是使用一般計(jì)算機(jī)技術(shù)來(lái)應(yīng)用抽象概念（該方法權(quán)利要求的步驟）。上訴人主張了該方法不能用一般軟件來(lái)實(shí)施，但是聯(lián)邦法院認(rèn)為該方法權(quán)利要求沒有限定任何特定軟件或程序作為執(zhí)行該方法的必要特征”。上訴人還主張了該方法描述的本身就是一個(gè)高級(jí)的計(jì)算機(jī)程序，但是聯(lián)邦法院認(rèn)為該方法與在先判例中的方法并無(wú)區(qū)別，并指出一個(gè)方法并不會(huì)因?yàn)槭窃陔娮犹幚硌b置中的方法就是專利保護(hù)客體，如果因此作出不同認(rèn)定會(huì)使形式高于實(shí)質(zhì)。

筆者評(píng)述

澳大利亞的司法實(shí)踐受到美國(guó)的影響很深，本次判例也不例外，直接引用了數(shù)個(gè)美國(guó)判例，包括大名鼎鼎的Alice v CLS一案。在美國(guó)目前軟件類專利保護(hù)客體審查趨勢(shì)趨緊的情況下，澳大利亞也不太可能放松。在可以預(yù)期的未來(lái)一段時(shí)間，應(yīng)該不會(huì)有新的判例來(lái)改變這種趨勢(shì)。

從這次判決來(lái)看，在就專利保護(hù)客體的分析部分，聯(lián)邦法院在判決書中多次考察實(shí)施該方法的計(jì)算機(jī)是不是一般的、通用的計(jì)算機(jī)，另外也考察了實(shí)施該方法有沒有對(duì)硬件功能帶來(lái)改進(jìn)，或者限定了特定的軟件或程序。這種要求或標(biāo)準(zhǔn)與目前美國(guó)以及歐專局的在進(jìn)行專利保護(hù)客體的判斷的時(shí)候非常類似。目前，由于國(guó)內(nèi)乃至日本和韓國(guó)對(duì)于計(jì)算機(jī)執(zhí)行的商業(yè)方法或數(shù)據(jù)處理方法的專利保護(hù)客體的標(biāo)準(zhǔn)還比較寬松，并沒有在實(shí)質(zhì)上對(duì)技術(shù)方案進(jìn)行比較深入的考察，因此目前國(guó)內(nèi)的相關(guān)申請(qǐng)的說(shuō)明書部分往往不會(huì)結(jié)合硬件進(jìn)行充分地描述。此外，權(quán)利要求的語(yǔ)言往往也寫得比較上位和抽象，一方面是為了為了保有較大的保護(hù)范圍，另一方面也是因?yàn)橛?jì)算機(jī)相關(guān)技術(shù)發(fā)展迅速，寫得太具體將導(dǎo)致難以將新技術(shù)納入保護(hù)范圍。

從該案和美國(guó)、歐洲的專利審查實(shí)踐來(lái)看，建議國(guó)內(nèi)代理人在代理涉及計(jì)算機(jī)執(zhí)行的商業(yè)方法或數(shù)據(jù)處理方法的申請(qǐng)的時(shí)候：

首先在技術(shù)方案挖掘的時(shí)候要注意在硬件及硬件功能層面挖掘與商業(yè)方法或數(shù)據(jù)處理方法有關(guān)的發(fā)明點(diǎn)，然后在說(shuō)明書中進(jìn)行充分地描述，并注意闡述相應(yīng)的硬件功能方面的技術(shù)效果。

另外，也要注意在說(shuō)明書中調(diào)整涉及用于實(shí)施商業(yè)方法或數(shù)據(jù)處理方法的硬件的套話，避免與前述描述或效果相沖突，從而被認(rèn)為在硬件或硬件功能相關(guān)層面沒有特殊性。

最后，權(quán)利要求的語(yǔ)言也要適度“下沉”，更深度地與硬件結(jié)合，而不是只簡(jiǎn)單地限定由一般計(jì)算機(jī)或其它硬件執(zhí)行，并且所進(jìn)行的處理最終要落到硬件相關(guān)的層面上，而不僅僅是停留在一個(gè)抽象的處理結(jié)果上。

參考文獻(xiàn)：

【1】：Encompass Corporation Pty Ltd v InfoTrack Pty Ltd [2019] FCAFC 161

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作者：羅平  華進(jìn)涉外專利事業(yè)部 華進(jìn)知識(shí)產(chǎn)權(quán)

編輯：IPRdaily王穎          校對(duì)：IPRdaily縱橫君

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