《專利審查指南》新規(guī)十大要點

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作者：韓燕霞 匯業(yè)律師事務(wù)所 匯業(yè)法律觀察

原標題：《專利審查指南》新規(guī)十大要點

國家知識產(chǎn)權(quán)局于2019年9月24日公開了《關(guān)于〈專利審查指南〉修改的公告》，在公告中，明確了此次修改的目的是為適應(yīng)新技術(shù)快速發(fā)展的需要，回應(yīng)創(chuàng)新主體對審查規(guī)則和審查模式的新訴求，提高專利審查質(zhì)量和審查效率。修改后的《專利審查指南》自2019年11月1日起施行。

《專利審查指南》作為國家知識產(chǎn)權(quán)局部門規(guī)章公布，是專利局和專利復(fù)審委員會在專利申請的受理、審批、復(fù)審和專利權(quán)的無效宣告請求審理等各個階段依法行政的依據(jù)和標準，也是有關(guān)當事人在上述各個階段應(yīng)當遵守的規(guī)章。此次《專利審查指南》修改的主要內(nèi)容包括以下幾個方面：

1、明確按審查意見提出再次分案申請的遞交時間

此次修改在第一部分第一章第5.5.5節(jié)第（3）項第5段中，明確：申請人按照審查員的審查意見再次提出分案申請的，再次提出分案申請的遞交時間應(yīng)當以該存在單一性缺陷的分案申請為基礎(chǔ)審核。

 
分案申請是將不屬于一個總的發(fā)明構(gòu)思的兩項以上的發(fā)明或?qū)嵱眯滦瓦M行分案申請。因為根據(jù)《專利法》第三十一條規(guī)定，一件發(fā)明或者實用新型專利申請應(yīng)當限于一項發(fā)明或者實用新型。屬于一個總的發(fā)明構(gòu)思的兩項以上的發(fā)明或者實用新型，可以作為一件申請?zhí)岢?。這就是所謂的專利申請的單一性。

 
分案申請的遞交時間，申請人最遲應(yīng)當在收到專利局對原申請作出授予專利權(quán)通知書之日起兩個月期限（即辦理登記手續(xù)的期限）屆滿之前提出分案申請。上述期限屆滿后，后者原申請已被駁回，或者原申請已撤回，或者原申請被視為撤回且未被恢復(fù)權(quán)利的，一般不得再提出分案申請。也就是說，申請?zhí)幱诜莗ending的狀態(tài)是不允許分案的。

 
允許分案申請的例外規(guī)定，即申請人按照審查員的審查意見再次提出分案申請的情況除外。這樣的規(guī)定是有一定的合理性的，因為在實務(wù)中會存在這樣的情形，即分案申請由于屬于新申請，除了保留原申請的申請日，在其他方面都獨立于原申請。所以分案申請在進行實質(zhì)審查時，可能母案已經(jīng)授權(quán)或者駁回等處于非pending的狀態(tài)，如果分案申請中保護了多項發(fā)明創(chuàng)造，根據(jù)分案申請的遞交時間規(guī)定，這個時候申請人再次提出分案申請的時機已經(jīng)不存在了。所以，《審查指南》中規(guī)定了規(guī)定了二次分案的例外情形，即因分案申請存在單一性缺陷，申請人按照審查員的審查意見再次提出分案申請的除外。不過這在實務(wù)中又出現(xiàn)了二次分案存在可能無限期的問題。在實踐中也的確出現(xiàn)了母案申請授權(quán)且超過了20年保護期，二次分案的分案申請才授權(quán)的情況。（可參考相關(guān)文章，文章名稱：超過20年，專利才授權(quán)！英特爾分案策略；作者：北京精金石專利）
 

所以，新版的《審查指南》明確了根據(jù)審查意見提出再次分案申請的遞交時間，申請人按照審查員的審查意見再次提出分案申請的，再次提出分案申請的遞交時間應(yīng)當以該存在單一性缺陷的分案申請為基礎(chǔ)審核。
 

上面修改主要涉及的是依審查意見被動進行分案的情形，其實在具體的專利申請實務(wù)中，有經(jīng)驗的申請人或代理人會利用分案申請的規(guī)定主動進行分案，例如原權(quán)利要求保護的技術(shù)方案與市場需求的技術(shù)方案有偏差，在此情形下，只要不超出原申請記載的范圍，申請人可以利用分案申請來保護符合市場需求的技術(shù)方案；或者原申請在進行實質(zhì)審查時，審查員認為部分權(quán)利要求沒有創(chuàng)新性，申請人為了早日獲得授權(quán)，這時可以刪除審查員認為沒有創(chuàng)新性的權(quán)利要求，并將刪除的權(quán)利要求保護的技術(shù)方案提出分案申請，同時，申請人可以利用分案的時機，對權(quán)利要求進一步修改等。

此外，《專利審查指南》第一部分第一章第5.1.1節(jié)第（4）項也進行了修改，主要修改內(nèi)容是針對分案申請?zhí)岢鲈俅畏职干暾埖纳暾埲撕桶l(fā)明人作出了進一步明確規(guī)定。

2、完善專利申請權(quán)和專利權(quán)轉(zhuǎn)讓手續(xù)

為確保專利申請權(quán)或?qū)＠麢?quán)的轉(zhuǎn)讓或贈與是當事人真實意思的表達，《專利審查指南》第一部分第一章第6.7.2.2節(jié)第（2）項進行了修改，修改的主要內(nèi)容有：申請人（或?qū)＠麢?quán)人）因權(quán)利的轉(zhuǎn)讓或者贈與發(fā)生權(quán)利轉(zhuǎn)移提出變更請求的，應(yīng)當提交雙方簽字或者蓋章的轉(zhuǎn)讓或者贈與合同。必要時還應(yīng)當提交主體資格證明。

3、涉及圖形用戶界面的產(chǎn)品外觀設(shè)計部分的修改

這部分修改的主要內(nèi)容是將涉及圖形用戶界面的產(chǎn)品外觀設(shè)計中的產(chǎn)品名稱、設(shè)計圖片或照片以及簡要說明進行了細致的規(guī)定，不僅使現(xiàn)有審查規(guī)則更具可操作性，而且也使申請人對如何提交相關(guān)外觀設(shè)計申請有更清晰的理解。具體修改是刪除《專利審查指南》第一部分第三章第4.2節(jié)第4段和第4.3節(jié)第3段第（7）項，并增加第4.4節(jié)內(nèi)容。

4、完善不授予外觀設(shè)計專利的情形

這部分是明確“游戲界面以及與人機交互無關(guān)的顯示裝置所顯示的圖案，例如，電子屏幕壁紙、開關(guān)機畫面、與人機交互無關(guān)的網(wǎng)站網(wǎng)頁的圖文排版，不屬于授予外觀設(shè)計專利”。具體請見《專利審查指南》第一部分第三章第7.4節(jié)第（11）項的修改。

5、涉及人類胚胎干細胞部分的修改

具體是在《專利審查指南》第二部分第一章第3.1.2節(jié)第2段之后新增一段，內(nèi)容如下：“但是，如果發(fā)明創(chuàng)造是利用未經(jīng)過體內(nèi)發(fā)育的受精14天以內(nèi)的人類胚胎分離或者獲取干細胞的，則不能以'違反社會公德'為理由拒絕授予專利權(quán)?！?br/>

此外在《專利審查指南》第二部分第十章第9.1.1節(jié)也進行了相應(yīng)修改，主要是刪除《專利審查指南》第二部分第十章第9.1.1.1節(jié)，及增加了一句話：人類胚胎干細胞不屬于處于各個形成和發(fā)育階段的人體。

6、關(guān)于發(fā)明專利申請實質(zhì)審查相關(guān)內(nèi)容的修改

完善評價創(chuàng)造性的相關(guān)規(guī)定

具體修改是將《專利審查指南》的第二部分第四章第3.2.2.1節(jié)第（2）項第1段第2句中的“然后根據(jù)該區(qū)別特征所能達到的技術(shù)效果確定發(fā)明實際解決的技術(shù)問題”修改為“然后根據(jù)區(qū)別特征在要求保護的發(fā)明中所能達到的技術(shù)效果確定發(fā)明實際解決的技術(shù)問題”。同時，在第（2）項第3段最后增加一句話，內(nèi)容如下：對于功能上彼此相互支持、存在相互作用關(guān)系的技術(shù)特征，應(yīng)整體上考慮所述技術(shù)特征和它們之間的關(guān)系在要求保護的發(fā)明中所達到的技術(shù)效果。

 
《專利審查指南》第二部分第四章規(guī)定了創(chuàng)造性。根據(jù)發(fā)明創(chuàng)造性的概念，發(fā)明的創(chuàng)造性是，是指與現(xiàn)有技術(shù)相比，該發(fā)明有突出的實質(zhì)性特點和顯著的進步。如何理解突出的實質(zhì)性特點（即相對于現(xiàn)有技術(shù)是否顯而易見）和顯著的進步，對這個問題的理解不可避免地會存在主觀性判斷的因素，這也導(dǎo)致創(chuàng)造性審查是專利審查中涉及爭議最多的一個難點。為此，在《專利審查指南》第二部分第四章第3.2.1.1節(jié)中規(guī)定了判斷要求保護的發(fā)明相對于現(xiàn)有技術(shù)是否顯而易見的三個步驟，即常稱的“三步法”：第一步：確定最接近的現(xiàn)有技術(shù)；第二步：確定發(fā)明的區(qū)別技術(shù)特征和發(fā)明實際解決的技術(shù)問題；第三步：判斷要求保護的發(fā)明對本領(lǐng)域的技術(shù)人員來說是否顯而易見。
 

本次修改的內(nèi)容即涉及到“三步法”中的第二步內(nèi)容。即明確根據(jù)區(qū)別特征在要求保護的發(fā)明中所能達到的技術(shù)效果確定發(fā)明實際解決的技術(shù)問題。上述修改強調(diào)，在確定發(fā)明實際解決的技術(shù)問題時，不應(yīng)僅僅依據(jù)區(qū)別特征本身固有的功能或作用或者其在對比文件中的作用，而應(yīng)當根據(jù)區(qū)別特征在要求保護的發(fā)明中所能達到的技術(shù)效果來確定。同時也強調(diào)了要考慮技術(shù)特征之間的聯(lián)系，要整體考慮技術(shù)特征之間的關(guān)系在要求保護的發(fā)明中所達到的技術(shù)效果。
 

該項的修改不僅規(guī)范了審查員審查創(chuàng)造性的思路，而且對申請人而言，這也是答復(fù)創(chuàng)造性的一個有力說服點。如果申請人認為審查員認定的技術(shù)問題或技術(shù)效果有誤，即沒有考慮區(qū)別特征在要求保護的技術(shù)方案中的技術(shù)效果或者沒有考慮技術(shù)特征之間的關(guān)系，則可以此為答復(fù)點進行爭辯。需要說明的是，為了在審查意見答復(fù)中的論述有說服力，申請人在原始申請文件中就要充分描述本發(fā)明要保護的技術(shù)方案，尤其是明確描述區(qū)別特征在要求保護的技術(shù)方案中的技術(shù)效果，以及各個技術(shù)特征之間的關(guān)系也盡量在原始申請文件中描述清楚。
 

規(guī)范理解發(fā)明的路徑

正確理解發(fā)明是審查員進行創(chuàng)造性評價的前提?！秾＠麑彶橹改稀返诙糠值诎苏碌?.2節(jié)規(guī)范了正確理解發(fā)明的路徑，即“審查員在開始實質(zhì)審查后，首先要仔細閱讀申請文件，并充分了解背景技術(shù)整體狀況，力求準確地理解發(fā)明。重點在于了解發(fā)明所要解決的技術(shù)問題，理解解決所述技術(shù)問題的技術(shù)方案和該技術(shù)方案所能帶來的技術(shù)效果，并且明確該技術(shù)方案的全部必要技術(shù)特征，特別是其中區(qū)別于背景技術(shù)的特征，進而明確發(fā)明相對于背景技術(shù)所作出的改進。審查員在閱讀和理解發(fā)明時，可以作必要的記錄，便于進一步審查?！?br/> 

明確公知常識的舉證要求

具體是將《專利審查指南》第二部分第八章第4.10.2.2節(jié)第（4）項最后1段修改為：“審查員在審查意見通知書中引用的本領(lǐng)域的公知常識應(yīng)當是確鑿的，如果申請人對審查員引用的公知常識提出異議，審查員應(yīng)當能夠提供相應(yīng)的證據(jù)予以證明或說明理由。在審查意見通知書中，審查員將權(quán)利要求中對技術(shù)問題的解決作出貢獻的技術(shù)特征認定為公知常識時，通常應(yīng)當提供證據(jù)予以證明?！?br/>

7、關(guān)于檢索相關(guān)內(nèi)容的修改

具體修改涉及《專利審查指南》第二部分第七章第2節(jié)、第5.3節(jié)、第5.4.2節(jié)、第6節(jié)、第8.1節(jié)、第10節(jié)、第12節(jié)。主要修改點：（1）規(guī)范審查用檢索資源包括專利文獻和非專利文獻；（2）檢索范圍擴大，在必要時應(yīng)當擴展到功能類似或應(yīng)用類似的技術(shù)領(lǐng)域；（3）規(guī)范檢索過程和檢索策略等；（4）規(guī)定檢索的最低限度數(shù)據(jù)庫；（5）規(guī)范檢索記錄信息的內(nèi)容等。
 

8、關(guān)于會晤、電話討論相關(guān)內(nèi)容的修改

具體修改涉及《專利審查指南》第二部分第八章第4.11.1節(jié)、第4.12節(jié)、第4.13節(jié)。主要修改點：（1）會晤的啟動不再要求審查員發(fā)出第一次審查意見通知書，只要實審需要，申請人或?qū)彶閱T都可以要求會晤；（2）會晤和電話討論并列，不再將電話討論等方式僅用于解決個別問題；（3）增加審查員拒絕會晤的情形。

9、關(guān)于無效宣告程序相關(guān)內(nèi)容的修改

為提高審查效率，《專利審查指南》第四部分第三章第3.3節(jié)第（5）項中的第4句話“如果是結(jié)合對比，存在兩種或者兩種以上結(jié)合方式的，應(yīng)當指明具體結(jié)合方式。”修改為“如果是結(jié)合對比，應(yīng)當首先將最主要的結(jié)合方式進行比較分析。未明確最主要結(jié)合方式的，則默認第一組對比文件的結(jié)合方式為最主要結(jié)合方式?！?br/>

10、關(guān)于審查順序相關(guān)內(nèi)容的修改

具體是將《專利審查指南》第五部分第七章中增加了第8節(jié)，主要內(nèi)容包括：（1）規(guī)定發(fā)明、實用新型、外觀設(shè)計專利申請審查順序的一般原則；即：對于三種專利申請，一般應(yīng)當按照申請?zhí)峤坏南群箜樞騿映醪綄彶?；對于發(fā)明專利申請，一般應(yīng)當按照提交實質(zhì)審查請求書并繳納實質(zhì)審查費的先后順序啟動實質(zhì)審查；（2）符合優(yōu)先審查情形的，由申請人提出請求，經(jīng)批準后優(yōu)先審查；但是，同一申請人同日（僅指申請日）對同樣的發(fā)明創(chuàng)造既申請實用新型又申請發(fā)明的，對于其中的發(fā)明專利申請一般不予優(yōu)先審查；（3）申請人可以對發(fā)明和外觀設(shè)計專利申請?zhí)岢鲅舆t審查請求；（4）對于專利局自行啟動實質(zhì)審查的專利申請，可以優(yōu)先處理。

來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：韓燕霞 匯業(yè)律師事務(wù)所 匯業(yè)法律觀察

編輯：IPRdaily王穎          校對：IPRdaily縱橫君

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