專利侵權(quán)的現(xiàn)有技術(shù)抗辯

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作者：大嶺先生 大嶺IP

原標題：專利侵權(quán)的現(xiàn)有技術(shù)抗辯

專利侵權(quán)的現(xiàn)有技術(shù)抗辯，屬于一種不構(gòu)成侵權(quán)抗辯?，F(xiàn)有技術(shù)抗辯中，如何把握現(xiàn)有技術(shù)的認定、比對的對象和方法，是實務(wù)中的難點。本文將結(jié)合最高人民法院的一件典型案例，予以說明。

一、問題的提出

專利侵權(quán)的現(xiàn)有技術(shù)抗辯，屬于一種不構(gòu)成侵權(quán)抗辯。

《專利法》第六十二條規(guī)定，在專利侵權(quán)糾紛中，被控侵權(quán)人有證據(jù)證明其實施的技術(shù)或者設(shè)計屬于現(xiàn)有技術(shù)或者現(xiàn)有設(shè)計的，不構(gòu)成侵犯專利權(quán)。

《最高人民法院關(guān)于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應(yīng)用法律若干問題的解釋》第十四條進一步規(guī)定，被訴落入專利權(quán)保護范圍的全部技術(shù)特征，與一項現(xiàn)有技術(shù)方案中的相應(yīng)技術(shù)特征相同或者無實質(zhì)性差異的，人民法院應(yīng)當認定被訴侵權(quán)人實施的技術(shù)屬于專利法第六十二條規(guī)定的現(xiàn)有技術(shù)。

現(xiàn)有技術(shù)抗辯中，如何把握現(xiàn)有技術(shù)的認定、比對的對象和方法，是實務(wù)中的難點。本文將結(jié)合最高人民法院的一件典型案例，予以說明。

二、案例分析

案號：(2012)民申字第18號

鹽城澤田機械有限公司與鹽城市格瑞特機械有限公司侵犯實用新型專利權(quán)糾紛再審案

本案中，澤田公司訴格瑞特公司專利侵權(quán)，格瑞特抗辯稱其實施的技術(shù)屬于現(xiàn)有技術(shù)，案外人奇?zhèn)ス举徺I并使用的F45裁斷機為本案專利的現(xiàn)有技術(shù)。本案一審認定現(xiàn)有技術(shù)抗辯不成立，二審認為現(xiàn)有技術(shù)抗辯成立。澤田公司不服，向最高人民法院申請再審，理由包括：

1.關(guān)于F45型液壓搖臂式裁斷機（以下簡稱F45裁斷機）與涉案兩項專利是否相同，應(yīng)當委托具有司法鑒定資質(zhì)的權(quán)威部門進行判定，二審法院依據(jù)雙方當事人陳述以及相關(guān)物證進行判斷，認定事實錯誤。

2.被訴侵權(quán)產(chǎn)品具備涉案兩項專利的全部技術(shù)特征，并與澤田公司的專利產(chǎn)品完全相同，而被訴侵權(quán)產(chǎn)品中的電磁閥等諸多技術(shù)特征與F45裁斷機不同。因此，二審判決認定現(xiàn)有技術(shù)抗辯成立錯誤。

3.格瑞特公司提交的有關(guān)現(xiàn)有技術(shù)抗辯的證據(jù)不應(yīng)采信。具體理由如下：（1）浙江奇?zhèn)バ瑯I(yè)有限公司（以下簡稱奇?zhèn)ス荆┏鼍叩臅孀C詞具有明顯的改動痕跡，格瑞特公司具有篡改事實的動機和手段。（2）奇?zhèn)ス境鼍叩匿N售發(fā)票系手寫發(fā)票，與申請再審人調(diào)取的同期浙江省銷售發(fā)票明顯不同，發(fā)票復(fù)印件上無發(fā)票編碼，并且沒有向申請再審人出示過發(fā)票原件。因此，該發(fā)票系偽造。（3）F45裁斷機的銘牌標注方式與習慣標注方式不同，存在作假的可能。（4）奇?zhèn)ス九c格瑞特公司在法院調(diào)查取證前進行過接觸，同時格瑞特公司購買了奇?zhèn)ス镜膬膳_機械，雙方存在利害關(guān)系。奇?zhèn)ス镜呢撠熑藳]有出庭接受質(zhì)證，其證詞不能作為認定事實的依據(jù)。因證人亦聲稱非專業(yè)人士不具有發(fā)現(xiàn)F45裁斷機內(nèi)部裝置有沒有變動的能力，故應(yīng)委托專業(yè)司法鑒定機構(gòu)評定。（5）經(jīng)向溫州市永裕機器制造有限公司（以下簡稱永裕公司）了解，永裕公司否認其生產(chǎn)過該類產(chǎn)品。

……

總結(jié)一下， 再審理由的要點為：

①涉案專利與現(xiàn)有技術(shù)不同，二審對此的認定有誤；

②被訴侵權(quán)產(chǎn)品中的電磁閥與現(xiàn)有技術(shù)不同；

③由于被訴侵權(quán)人提出的現(xiàn)有技術(shù)證據(jù)是“使用公開”的現(xiàn)有技術(shù)證據(jù)，因而，專利權(quán)人主要質(zhì)疑該現(xiàn)有技術(shù)證據(jù)的真實性。

關(guān)于F45裁斷機是否構(gòu)成涉案兩項專利的現(xiàn)有技術(shù)，以及格瑞特公司有關(guān)現(xiàn)有技術(shù)抗辯的主張能否成立，最高人民法院分析如下：

（審 判 長  金克勝；代理審判員  郎貴梅 ；代理審判員 杜微科）

1.關(guān)于F45裁斷機是否構(gòu)成涉案兩項專利的現(xiàn)有技術(shù)

根據(jù)一審法院制作的現(xiàn)場勘驗筆錄，一審法院在奇?zhèn)ス颈Ｈ薋45裁斷機，機器銘牌上的生產(chǎn)日期在涉案兩項專利的申請日之前。此外，奇?zhèn)ス疽嗵峁┝税l(fā)票原件、支票存根原件以及記賬憑證原件。上述證據(jù)與奇?zhèn)ス境鼍叩淖C言以及一審法院制作的談話筆錄中的有關(guān)內(nèi)容相互印證，足以證明F45裁斷機已于涉案兩項專利的申請日之前公開，構(gòu)成現(xiàn)有技術(shù)。

2.關(guān)于格瑞特公司有關(guān)現(xiàn)有技術(shù)抗辯的主張能否成立

在專利侵權(quán)訴訟中設(shè)立現(xiàn)有技術(shù)抗辯制度的根本原因，在于專利權(quán)的保護范圍不應(yīng)覆蓋現(xiàn)有技術(shù)，以及相對于現(xiàn)有技術(shù)而言顯而易見，構(gòu)成等同的技術(shù)。除在無效程序中對專利權(quán)的法律效力進行審查外，通過在侵權(quán)訴訟中對被訴侵權(quán)人有關(guān)現(xiàn)有技術(shù)抗辯的主張進行審查，有利于及時化解糾紛，減少當事人訴累，實現(xiàn)公平與效率的統(tǒng)一。在審查現(xiàn)有技術(shù)抗辯時，比較方法應(yīng)是將被訴侵權(quán)技術(shù)方案與現(xiàn)有技術(shù)進行對比，而不是將現(xiàn)有技術(shù)與專利技術(shù)方案進行對比。審查方式則是以專利權(quán)利要求為參照，確定被訴侵權(quán)技術(shù)方案中被指控落入專利權(quán)保護范圍的技術(shù)特征，并判斷現(xiàn)有技術(shù)中是否公開了相同或者等同的技術(shù)特征?，F(xiàn)有技術(shù)抗辯的成立，并不要求被訴侵權(quán)技術(shù)方案與現(xiàn)有技術(shù)完全相同，毫無區(qū)別，對于被訴侵權(quán)產(chǎn)品中與專利權(quán)保護范圍無關(guān)的技術(shù)特征，在判斷現(xiàn)有技術(shù)抗辯能否成立時應(yīng)不予考慮。被訴侵權(quán)技術(shù)方案與專利技術(shù)方案是否相同或者等同，與現(xiàn)有技術(shù)抗辯能否成立亦無必然關(guān)聯(lián)。因此，即使在被訴侵權(quán)技術(shù)方案與專利技術(shù)方案完全相同，但與現(xiàn)有技術(shù)有所差異的情況下，亦有可能認定現(xiàn)有技術(shù)抗辯成立。

本案中，關(guān)于格瑞特公司的現(xiàn)有技術(shù)抗辯主張能否成立，雙方當事人的爭議主要在于：（1）被訴侵權(quán)產(chǎn)品中電磁閥與有桿活塞的連接方式是否被現(xiàn)有技術(shù)公開；（2）被訴侵權(quán)產(chǎn)品中電磁閥的具體結(jié)構(gòu)是否被現(xiàn)有技術(shù)公開。根據(jù)涉案專利權(quán)利要求1，其中限定了電磁閥的連接方式，即“電磁閥的出口直接與有桿活塞的外端相聯(lián)接”，但并未限定電磁閥的具體結(jié)構(gòu)。因此，電磁閥的具體結(jié)構(gòu)與涉案專利權(quán)的保護范圍無關(guān)，亦與現(xiàn)有技術(shù)抗辯能否成立無關(guān)。由于被訴侵權(quán)產(chǎn)品中的電磁閥與有桿活塞亦采取同樣的連接方式，因此，認定現(xiàn)有技術(shù)抗辯是否成立的關(guān)鍵，在于確定現(xiàn)有技術(shù)中是否公開了與上述連接方式相同或者等同的技術(shù)特征，而無需考慮被訴侵權(quán)產(chǎn)品中電磁閥的具體結(jié)構(gòu)是否被現(xiàn)有技術(shù)公開。從本院查明的事實來看，盡管現(xiàn)有技術(shù)中公開的電磁閥包括三個部分，其具體結(jié)構(gòu)與被訴侵權(quán)產(chǎn)品的電磁閥有著明顯差異，但是現(xiàn)有技術(shù)中確已公開將電磁閥的出口與有桿活塞的外端直接相聯(lián)接。因此，二審法院認定現(xiàn)有技術(shù)抗辯成立，并無不當。對于申請再審人有關(guān)被訴侵權(quán)產(chǎn)品的電磁閥具體結(jié)構(gòu)與專利產(chǎn)品一致，與現(xiàn)有技術(shù)不一致，故現(xiàn)有技術(shù)抗辯不能成立的主張，本院不予支持。

無效程序與專利侵權(quán)訴訟中的現(xiàn)有技術(shù)抗辯制度各自獨立，各自發(fā)揮其自身作用。二者相互協(xié)調(diào)、配合，有利于避免專利權(quán)的保護范圍覆蓋現(xiàn)有技術(shù)，侵入公共領(lǐng)域，從而更好地實現(xiàn)專利法保護和鼓勵創(chuàng)新的立法目的。在無效程序中，系將專利技術(shù)方案與現(xiàn)有技術(shù)進行對比，審查現(xiàn)有技術(shù)是否公開了專利技術(shù)方案，即專利技術(shù)方案相對于現(xiàn)有技術(shù)是否具有新穎性、創(chuàng)造性。而在侵權(quán)訴訟中，現(xiàn)有技術(shù)抗辯的審查對象則在于被訴侵權(quán)技術(shù)方案與現(xiàn)有技術(shù)是否相同或等同，而不在于審查現(xiàn)有技術(shù)是否公開了專利技術(shù)方案。因此，二者的審查對象和法律適用均有差異。加之在本案中，格瑞特公司僅向?qū)＠麖?fù)審委員會提交本案二審判決作為證據(jù)，并未將本案一、二審中的相關(guān)證據(jù)均提交給專利復(fù)審委員會。因此，專利復(fù)審委員會維持涉案兩項專利權(quán)有效，與二審法院認定現(xiàn)有技術(shù)抗辯成立并不存在明顯矛盾。對于澤田公司有關(guān)第16612號、17212號決定維持涉案兩項專利權(quán)有效，足以證明二審判決認定事實錯誤的主張，本院不予支持。

案件簡評：

本案首先認定現(xiàn)有技術(shù)是否成立。盡管專利權(quán)人對使用公開的現(xiàn)有技術(shù)證據(jù)的真實性提出了較大的質(zhì)疑，但是，根據(jù)本案在案證據(jù)、一審法院現(xiàn)場勘驗筆錄、談話筆錄以及案外人奇?zhèn)ス镜淖C言，最高人民法院最終確認了證據(jù)的真實性、有效性，認定F45裁斷機已于涉案兩項專利的申請日之前公開，構(gòu)成現(xiàn)有技術(shù)。

其次，明確現(xiàn)有技術(shù)抗辯的比對對象。由于在二審中，雙方對于涉案專利與現(xiàn)有技術(shù)是否相同產(chǎn)生了爭議，所以，最高人民法院明確，在考察現(xiàn)有技術(shù)抗辯時，應(yīng)該判斷的是被訴侵權(quán)技術(shù)方案與現(xiàn)有技術(shù)是否相同，而不是將專利技術(shù)方案與現(xiàn)有技術(shù)進行對比。

再次，明確現(xiàn)有技術(shù)抗辯的比對方法。具體比對時，可以采用涉案專利權(quán)利要求作為參照，確定被訴侵權(quán)技術(shù)方案中對應(yīng)的技術(shù)特征，并判斷現(xiàn)有技術(shù)是否公開了與之相同或者等同的技術(shù)特征。

最后，最高人民法院闡述了專利侵權(quán)訴訟程序中的現(xiàn)有技術(shù)抗辯，與專利無效行政程序的不同作用和出發(fā)點，只有厘清這兩者的關(guān)系，才能進行適當?shù)默F(xiàn)有技術(shù)抗辯比對。

三、小結(jié)

現(xiàn)有技術(shù)抗辯的要點如下：

1.現(xiàn)有技術(shù)的認定：

公開形式：現(xiàn)有技術(shù)可以為專利審查指南中規(guī)定的各種公開形式，例如，出版物、使用公開和以其他方式公開的現(xiàn)有技術(shù)，但是，要有充分的證據(jù)可以證明公開的日期，以及公開的技術(shù)方案。特別是對于使用公開的現(xiàn)有技術(shù)證據(jù)，可以采用證據(jù)保全、勘驗等方式，固定證據(jù)實物，以確定公開的技術(shù)方案，并使用機器銘牌、銷售合同、發(fā)票等證據(jù)來證明公開日期。
證據(jù)的數(shù)量：只能使用一項現(xiàn)有技術(shù)進行比對。實務(wù)中有觀點認定司法解釋中規(guī)定與一項現(xiàn)有技術(shù)“無實質(zhì)性差異”，也不構(gòu)成專利侵權(quán)，因而，可以適當擴大到一項現(xiàn)有技術(shù)與公知常識的結(jié)合，“無實質(zhì)性差異”，也不構(gòu)成專利侵權(quán)，此觀點也被法院普遍認可。

2.比對的對象：

比對的是被訴侵權(quán)技術(shù)方案與現(xiàn)有技術(shù)，而不是專利技術(shù)方案與現(xiàn)有技術(shù)。

3.比對的方法：

以涉案專利權(quán)利要求作為參照，確定被訴侵權(quán)技術(shù)方案中對應(yīng)的技術(shù)特征，并判斷現(xiàn)有技術(shù)是否公開了與之相同或者等同的技術(shù)特征。

參見下圖，現(xiàn)有技術(shù)抗辯，只比對被訴侵權(quán)技術(shù)方案中與涉案專利權(quán)利要求有關(guān)的技術(shù)特征，對于那些與涉案專利權(quán)利要求無關(guān)的特征，不予考慮?？梢姡F(xiàn)有技術(shù)抗辯的成立，并不要求被訴侵權(quán)技術(shù)方案與現(xiàn)有技術(shù)完全相同，只要與涉案專利權(quán)利要求有關(guān)的特征相同或等同，抗辯即告成立。

比對的尺度：司法解釋規(guī)定如果與一項現(xiàn)有技術(shù)“相同”或“無實質(zhì)性差異”，則不構(gòu)成侵權(quán)。本案中，最高人民法院認為上述比對的標準，與專利侵權(quán)判斷中的“相同”或“等同”是一致的。

現(xiàn)有技術(shù)抗辯的比對方法

來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：大嶺先生 大嶺IP

編輯：IPRdaily王穎          校對：IPRdaily縱橫君

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