USPTO又給專利客體適格性指南打了新補(bǔ)丁

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作者：李曉芳中國國際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)專利商標(biāo)事務(wù)所

原標(biāo)題：USPTO又給專利客體適格性指南打了新補(bǔ)丁

美國的專利客體適格性審查可以說是全世界幾大專利局當(dāng)中最復(fù)雜的。由于最高法院和聯(lián)邦巡回上訴法院對(duì)于專利客體適格性的新案例不斷出現(xiàn)，USPTO不得不經(jīng)常給其專利客體適格性審查的標(biāo)準(zhǔn)和判斷方法打補(bǔ)丁以適應(yīng)法院的最新判決和動(dòng)向。繼USPTO于2019年1月7日發(fā)布了修訂的專利客體適格性指南（2019 PEG）之后，又于10月17日發(fā)布了針對(duì)這個(gè)修訂的專利客體適格性指南的更新。

USPTO特別說明，此更新不會(huì)更改2019 PEG的內(nèi)容，而僅僅是就審查員如何應(yīng)用該指南作進(jìn)一步說明。此更新文本共22頁，涉及五大主題。筆者仔細(xì)閱讀了該更新文本，對(duì)一些關(guān)鍵點(diǎn)進(jìn)行了梳理。

在開始介紹此更新之前，首先祭出這張2019 PEG給出的客體適格性判斷流程圖。

USPTO又給專利客體適格性指南打了新補(bǔ)丁

下面介紹此次更新所提供的一些關(guān)鍵內(nèi)容。

I.步驟2A Prong One評(píng)估權(quán)利要求是否記載了司法例外

A．“記載”的含義

“記載”（recite）包括“闡明”（set forth）和 “描述”（describe）兩種方式?！瓣U明”是指在權(quán)利要求中清楚地指明了司法例外，而“描述”則是指雖然沒有明確地使用相關(guān)司法例外的術(shù)語但是描述了其概念。

B．一個(gè)權(quán)利要求中記載有多個(gè)司法例外

如果一個(gè)權(quán)利要求中記載了多個(gè)司法例外，且這多個(gè)司法例外不屬于同一大類（抽象概念、自然法則、自然現(xiàn)象），則審查員可以僅指出至少一種司法例外。

如果一個(gè)權(quán)利要求中記載了多個(gè)司法例外，且這多個(gè)司法例外屬于同一大類，則審查員應(yīng)當(dāng)在步驟2A Prong one清楚地指出各個(gè)司法例外的類型，并且在后續(xù)的步驟2A Prong two和步驟2B中將這多個(gè)司法例外一起作為所屬大類來考慮，而不應(yīng)該單獨(dú)分析。

II.2019 PEG中列舉的抽象概念（abstract idea）的分組

A.數(shù)學(xué)概念

“數(shù)學(xué)概念”指的是數(shù)學(xué)關(guān)系、數(shù)學(xué)公式或等式以及數(shù)學(xué)計(jì)算。

值得一提的是，對(duì)于數(shù)學(xué)計(jì)算，權(quán)利要求不必非得記載有“計(jì)算”這個(gè)詞。有時(shí)，雖然權(quán)利要求使用的是例如“確定”或“執(zhí)行”這樣的表述，但是如果按照最寬合理解釋且根據(jù)說明書，權(quán)利要求涵蓋了數(shù)學(xué)計(jì)算，那么此時(shí)也會(huì)認(rèn)為權(quán)利要求記載了數(shù)學(xué)計(jì)算。

B．組織人類活動(dòng)的特定方法

并非所有組織人類活動(dòng)的方法都是抽象概念。例如，用于組合特定成分以形成藥物制劑的一組步驟不屬于組織人類活動(dòng)的特定方法。這里的組織人類活動(dòng)的特定方法限于基本經(jīng)濟(jì)原理或慣例、商業(yè)或法律交互、管理個(gè)人行為以及人與人之間的關(guān)系或互動(dòng)這些活動(dòng)。值得一提的是，人與計(jì)算機(jī)之間的活動(dòng)有可能屬于“組織人類活動(dòng)的特定方法”。該更新還給出了每類活動(dòng)的示例。

C．思維過程（mental processes）

思維過程是指在人腦中進(jìn)行的思想，具體示例包括觀察、評(píng)估、判斷和觀點(diǎn)。產(chǎn)品權(quán)利要求和方法權(quán)利要求都可能記載思維過程。思維過程應(yīng)被理解為是指抽象概念的類型，而不是權(quán)利要求的法定類別。

如果權(quán)利要求記載的特征實(shí)際上不能在人腦中執(zhí)行，則該權(quán)利要求沒有記載思維過程。例如計(jì)算GPS接收器的絕對(duì)位置，通過分析網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)包來檢測(cè)可疑活動(dòng)等。相反，如果權(quán)利要求雖然記載了數(shù)據(jù)分析步驟，但是是以高度概括的方式記載而缺乏細(xì)節(jié)，則這樣的數(shù)據(jù)分析步驟仍然有可能被認(rèn)為在人腦中執(zhí)行，因此權(quán)利要求會(huì)被認(rèn)為是記載了思維過程。

權(quán)利要求雖然需要通用計(jì)算機(jī)或者表面上記載了通用計(jì)算機(jī)，但仍然有可能被認(rèn)為記載了思維過程。審查員在評(píng)估這樣的權(quán)利要求時(shí)，將結(jié)合說明書考慮權(quán)利要求的最寬合理解釋。

使用物理輔助工具（例如紙和筆）幫助進(jìn)行思維步驟（例如，數(shù)學(xué)計(jì)算）并不能消除相關(guān)特征的思維性質(zhì)。

III．步驟2A Prong Two評(píng)估司法例外是否整合到實(shí)際應(yīng)用

A．整合到實(shí)際應(yīng)用

步驟2A Prong two評(píng)估權(quán)利要求是否記載了額外元素使得權(quán)利要求整體上將司法例外整合到實(shí)際應(yīng)用中。該步驟需要使用諸如改進(jìn)了技術(shù)、實(shí)施了特定處理或預(yù)防、使用了特定機(jī)器實(shí)施等考慮因素，來確保權(quán)利要求整體上將司法例外整合到實(shí)際應(yīng)用中，從而對(duì)司法例外施加了有意義的限制。

B．計(jì)算機(jī)功能的改進(jìn)或另一技術(shù)或技術(shù)領(lǐng)域的改進(jìn)

評(píng)估權(quán)利要求整體上是否將司法例外整合到實(shí)際應(yīng)用中的一個(gè)重要考慮因素是判斷要求保護(hù)的發(fā)明是否改進(jìn)了計(jì)算機(jī)的功能或改進(jìn)了另一技術(shù)。在進(jìn)行此分析時(shí)，首先要評(píng)估說明書以確定說明書是否提供了足夠的細(xì)節(jié)使得本領(lǐng)域技術(shù)人員能夠認(rèn)識(shí)到所要求保護(hù)的發(fā)明提供了改進(jìn)。其次必須評(píng)估權(quán)利要求以確定權(quán)利要求自身是否反應(yīng)了所公開的改進(jìn)。

應(yīng)當(dāng)注意的是，此分析并不考慮這樣的改進(jìn)是否屬于公知的、常規(guī)的、傳統(tǒng)的活動(dòng)。后者屬于步驟2B應(yīng)該考慮的。

C．應(yīng)用或使用司法例外對(duì)疾病或醫(yī)療狀況進(jìn)行特殊治療或預(yù)防（略）

D．在步驟2A Prong two的其他考慮因素（略）

IV. 初步證明案件的要求

這部分主要指導(dǎo)審查員應(yīng)如何完成專利客體適格性的審查意見。具體內(nèi)容略。

V． 2019 PEG在專利審查部門的應(yīng)用

這部分主要介紹了專利審查部門使用了哪些指南材料以及進(jìn)行了什么樣的培訓(xùn)以快速切換到新指南。具體內(nèi)容略。

與這個(gè)更新文本一同發(fā)布的還有三個(gè)附錄文件。附錄1給出了生命科學(xué)和數(shù)據(jù)處理領(lǐng)域中的四個(gè)新增示例（示例43-46）。附錄2是2019 PEG所涉及的46個(gè)示例所涉及問題的索引表。附錄3列出了美國最高法院和美國聯(lián)邦巡回上訴法院的一些涉及專利適格性判斷的案例。

詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)參見：https://www.uspto.gov/patent/laws-and-regulations/examination-policy/subject-matter-eligibility。

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作者：李曉芳中國國際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)專利商標(biāo)事務(wù)所

編輯：IPRdaily王穎校對(duì)：IPRdaily縱橫君

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