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作者：盧佳 永新智財(cái)律師事務(wù)所
苗征 永新智財(cái)律師事務(wù)所
原標(biāo)題：被國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局無效的專利，還能用于維權(quán)嗎——淺談無效決定尚在行政訴訟中的專利之有效性
對(duì)于被國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局宣告無效，但是權(quán)利人已經(jīng)起訴，法院尚未做出生效判決的專利來說，權(quán)利人從程序上暫時(shí)是無法有效維權(quán)的。但是未經(jīng)許可實(shí)施專利的侵權(quán)者，也必須意識(shí)到其頭上的達(dá)摩克里斯之劍，一旦最終無效決定被撤銷，專利有效性被維持，則侵權(quán)者將要面臨賠償，賠償?shù)挠?jì)算包括在此期間給權(quán)利人造成的損失或其所獲利潤，以及維權(quán)合理開支，甚至將來還可能面臨懲罰性賠償。
目前和日本、德國等大陸法系的國家一樣，我國也采用“民行二元程序”，即授權(quán)確權(quán)的行政程序和判斷侵權(quán)的司法程序是二元的，相互獨(dú)立。【1】
同時(shí)，我國也遵循著TRIPS協(xié)定的司法審查原則【2】，即對(duì)于行政機(jī)關(guān)的裁決，提供給當(dāng)事方司法審查機(jī)會(huì)。當(dāng)事方如果對(duì)于國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局所做出的決定不服，可以起訴至法院，申請撤銷國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局做出的無效決定。
由此可知，對(duì)于國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局已經(jīng)做出無效決定的專利，其并不必然完全無法用于維權(quán)。
對(duì)于國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局已經(jīng)做出無效決定的專利，可以分為如下兩種情況。其一、如果在國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局宣布專利無效的決定書記載的決定之日起三個(gè)月內(nèi)，專利權(quán)人沒有向北京知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院提起訴訟，在這種情況下國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局做出的無效決定生效，專利自始無效，無法用于維權(quán)。然而，事實(shí)上，專利權(quán)人可能對(duì)決定不服，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)，向北京知產(chǎn)法院提起訴訟，這就是第二種情況，那么此時(shí)專利有效性如何，是否還可以用于維權(quán)呢？對(duì)于專利權(quán)人，或者未經(jīng)許可的技術(shù)實(shí)施者，應(yīng)該如何看待這種情況下的專利有效性呢？
首先，從權(quán)利人的角度來看：
雖然由于已經(jīng)提起了訴訟，被訴決定尚未生效，專利權(quán)此時(shí)并非無效。但由于此時(shí)專利效力處于一種不確定的狀態(tài)，基于這樣的專利的維權(quán)存在程序障礙。
實(shí)踐中，無論是司法程序（如啟動(dòng)民事侵權(quán)訴），還是行政查處（如專利行政投訴），如果專利已經(jīng)被無效，在無效決定被生效的判決撤銷前，基本都無法拿到有利的裁決。
具體來說，對(duì)于司法程序，根據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應(yīng)用法律若干問題的解釋（二）》（以下簡稱“專利法解釋二”）的第2條的規(guī)定：“權(quán)利人在專利侵權(quán)訴訟中主張的權(quán)利要求被專利復(fù)審委員會(huì)宣告無效的，審理侵犯專利權(quán)糾紛案件的人民法院可以裁定駁回權(quán)利人基于該無效權(quán)利要求的起訴。有證據(jù)證明宣告上述權(quán)利要求無效的決定被生效的行政判決撤銷的，權(quán)利人可以另行起訴。專利權(quán)人另行起訴的，訴訟時(shí)效期間從本條第二款所稱行政判決書送達(dá)之日起計(jì)算?！庇纱?，如果在專利侵權(quán)訴訟過程中國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局做出了無效決定，權(quán)利人往往也只能以駁回起訴收場，幾乎不可能拿到有利的裁判。因此，在專利已經(jīng)被國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局無效了的情況下，即使權(quán)利人提起行政訴訟，也無法在收到撤銷決定的生效判決前，通過民事訴訟進(jìn)行維權(quán)。
這種“先行裁駁、另行起訴”的制度設(shè)計(jì)，旨在克服現(xiàn)行法律框架上存在的專利訴訟周期長的問題【3】。這是因?yàn)闊o效決定的行政訴訟審理程序，平均耗時(shí)可達(dá)一年半之久【4】。另外，由于二審終審制，當(dāng)事方還可以提起上訴，案件經(jīng)歷二審，拿到最終生效判決的耗時(shí)因此會(huì)更久。這就導(dǎo)致在較長的時(shí)間內(nèi)專利的有效性處于一種不確定的狀態(tài)，并非完全無效，卻又存在極高的可能性是無效的。因此，為了解決在這個(gè)特定的時(shí)間段內(nèi)，專利有效性的不確定所導(dǎo)致的難以裁判，拖長民事訴訟審理周期的問題，最高院通過司法解釋在程序上設(shè)置了駁回起訴這一機(jī)制。但這一駁回起訴的機(jī)制，有別于實(shí)體上的駁回全部訴訟請求，權(quán)利人仍然擁有另行起訴的機(jī)會(huì)。
值得注意的是，雖然條文中采用了“可以”裁定駁回起訴而非“應(yīng)當(dāng)”裁定駁回起訴，給裁判者留有了一定的空間，理論上裁判者并不必然做出駁回起訴的決定。但是實(shí)際上，考慮到無效決定一旦被撤銷，權(quán)利人還可以另行起訴，且無效決定在后續(xù)司法審查過程中被維持的可能性也比較高【5】，所以基本上法院都會(huì)做出駁回起訴的裁定。
雖然，這一規(guī)則僅僅規(guī)定了在專利侵權(quán)訴訟中專利被國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局無效的情形，并沒有直接規(guī)定被國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局無效的專利，如果其無效決定尚未生效，是否可以作為權(quán)利基礎(chǔ)，提起侵權(quán)訴訟。但可以想見，即使基于這樣的專利，可以提起訴訟，在訴訟過程中，被控侵權(quán)方也必然會(huì)提出專利已經(jīng)被國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局無效的問題，這樣一來，權(quán)利人還是無法獲得一個(gè)有利的裁決。更何況在實(shí)踐中，處于這種狀態(tài)下的專利，在案件受理階段，就會(huì)出現(xiàn)問題。
再來看，專利侵權(quán)的行政投訴程序，根據(jù)《專利行政執(zhí)法操作指南（試行）》2.3.4.3的規(guī)定【6】，專利被宣告無效后，管理專利工作的部門可以告知請求人撤回處理請求；請求人不撤回的情況下，管理專利工作的部門應(yīng)當(dāng)作出駁回處理請求的決定。該規(guī)定與專利法解釋二的第2條規(guī)定基本一致。也就是說，專利行政投訴程序的情況與民事訴訟程序類似。一旦專利被無效，即使決定仍然處于行政訴訟，尚未生效，在行政投訴程序中，也同樣是無法進(jìn)行維權(quán)的。
綜上，對(duì)于權(quán)利人來說，一旦專利被國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局無效后，即使提起行政訴訟，在生效判決撤銷原決定之前的這段時(shí)間，專利基本上也是很難用于維權(quán)了。
接下來，再從未經(jīng)許可的技術(shù)實(shí)施者，或者說可能的侵權(quán)人的角度來看，在專利已經(jīng)被無效，但權(quán)利人已經(jīng)提起行政訴訟，無效決定尚在司法審查程序中的情況下，上文已經(jīng)討論了權(quán)利人在一定時(shí)間內(nèi)囿于專利有效性的不確定，難以主動(dòng)出擊用其進(jìn)行維權(quán)。那么此時(shí)，是否意味著專利技術(shù)可以未經(jīng)許可，自由實(shí)施呢？
答案也是否定的。如前述討論，此時(shí)專利權(quán)只是處于有效性不確定，并非無效，一旦國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局的無效決定被法院生效判決撤銷后，專利有效性得到維持，則意味著自授權(quán)之日起【7】，他人未經(jīng)許可就不得實(shí)施專利，否則就構(gòu)成侵權(quán)。
也就是說，一旦人民法院做出了撤銷無效決定的行政判決且判決生效，專利權(quán)最終被維持有效，則權(quán)利人仍然可以通過民事訴訟或行政投訴等手段進(jìn)行專利維權(quán)。對(duì)于未經(jīng)許可實(shí)施專利的侵權(quán)人，其依然要為在此期間的侵權(quán)行為承擔(dān)停止侵權(quán)，賠償損失等法律責(zé)任，并不受被撤銷的無效決定的影響。
綜上，對(duì)于被國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局宣告無效，但是權(quán)利人已經(jīng)起訴，法院尚未做出生效判決的專利來說，權(quán)利人從程序上暫時(shí)是無法有效維權(quán)的。但是未經(jīng)許可實(shí)施專利的侵權(quán)者，也必須意識(shí)到其頭上的達(dá)摩克里斯之劍，一旦最終無效決定被撤銷，專利有效性被維持，則侵權(quán)者將要面臨賠償，賠償?shù)挠?jì)算包括在此期間給權(quán)利人造成的損失或其所獲利潤，以及維權(quán)合理開支，甚至將來還可能面臨懲罰性賠償。
在無效決定尚在司法審查的這一特殊時(shí)間段，專利的有效性處于特殊的狀態(tài)。這個(gè)狀態(tài)像是交通燈的黃燈狀態(tài)，無論是哪個(gè)方向的通行者，都應(yīng)該注意觀望，等待通行的綠燈或是禁行的紅燈，再做判斷。也就是說，在此期間，無論是權(quán)利人還是未經(jīng)許可實(shí)施專利的侵權(quán)人，都應(yīng)該持審慎態(tài)度，等待生效的判決和行政決定對(duì)于專利權(quán)的有效性做出判斷。
注釋：
【1】 最高院李劍審判長對(duì)《專利法》司法解釋二的重點(diǎn)解讀（一）法官視角，http://www.chinaiprlaw.cn/index.php?id=3900%27
【2】《AGREEMENT ON TRADE-RELATED ASPECTS OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS（與貿(mào)易有關(guān)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)協(xié)議）》https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/27-trips_05_e.htm
【3】 最高法發(fā)布侵犯專利權(quán)糾紛案司法解釋（二）https://www.chinacourt.org/article/detail/2016/03/id/1826424.shtml
【4】 根據(jù)《知產(chǎn)寶——北京知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院司法保護(hù)數(shù)據(jù)分析報(bào)告（2017）》，專利案件平均審理時(shí)長，在有第三人參審的案件為552天，在無第三人參審的案件為592天。
【5】 北京知產(chǎn)法院行政案撤銷率:商標(biāo)31.8%,專利13.8%;涉外判賠平均136萬https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzAwNDE3MjA5NA==&mid=2677363121&idx=1&sn=7d397802b4b8b50e2ad9317472496930&chksm=814e01e0b63988f6c45b33471be84f2a0fc4482a6ed87482885d4225b8355670285aab5147a9&mpshare=1&scene=1&srcid=&sharer_sharetime=1573628856130&sharer_shareid=4155d49261ee63dfbd29614ab76c634f&exportkey=A7OorfeoyqTliFeygPBoeEI%3D&pass_ticket=FUcxR6yZaVFUmZU%2Bg9V6W4QBv5tNPhZwLLn8gKRlcot3RcmCVDQDZfz8wI9LTTvU#rd
【6】 專利行政執(zhí)法操作指南（試行）http://www.sipo.gov.cn/zfwq/wqyzgzyq/1075031.htm
【7】 此處未討論《專利法》第13條所規(guī)定的臨時(shí)保護(hù)問題
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