軟件方法專利侵權判定的探討

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作者：樂山

原標題：軟件方法專利侵權判定的探討

2019年12月10日上午，最高人民法院知識產(chǎn)權法庭（以下簡稱為“二審法院”）公開宣判了一起涉及通信領域方法專利的侵權糾紛案件（（2019）最高法知民終147號）。本文探討判決書中涉及的一個方面，即“被告制造、銷售、許諾銷售被訴侵權產(chǎn)品的行為是否構成專利侵權”。

一、案例探討

二審法院首先認為，“如果被訴侵權行為人以生產(chǎn)經(jīng)營為目的，將專利方法的實質(zhì)內(nèi)容固化在被訴侵權產(chǎn)品中，該行為或者行為結果對專利權利要求的技術特征被全面覆蓋起到了不可替代的實質(zhì)性作用，也即終端用戶在正常使用該被訴侵權產(chǎn)品時就能自然再現(xiàn)該專利方法過程的，則應認定被訴侵權行為人實施了該專利方法，侵害了專利權人的權利”。

根據(jù)《專利法》第十一條的規(guī)定，實施專利方法指為生產(chǎn)經(jīng)營目的使用專利方法，或者使用、許諾銷售、銷售、進口依照該專利方法直接獲得的產(chǎn)品等五種情形。將專利方法的實質(zhì)內(nèi)容固化在被訴侵權產(chǎn)品中應屬于制造產(chǎn)品的行為，其不應為上述實施專利方法的五種情形中的任何一種，因此，難以認定被訴侵權行為人直接侵害了專利權人的權利；反而言之，如果將被訴侵權行為人的制造行為認定為直接實施了專利方法的行為，將使得市場主體無法根據(jù)法律關于實施專利方法的現(xiàn)有規(guī)定來預測其是否已經(jīng)實施了侵權行為，從而無法為其生產(chǎn)經(jīng)營活動預先作出合理的安排。

二審法院進一步具有三點理由：“第一，騰達公司雖未實施涉案專利方法，但其以生產(chǎn)經(jīng)營為目的制造、許諾銷售、銷售的被訴侵權產(chǎn)品，具備可直接實施專利方法的功能，在終端網(wǎng)絡用戶利用被訴侵權產(chǎn)品完整再現(xiàn)涉案專利方法的過程中，發(fā)揮著不可替代的實質(zhì)性作用”（以下簡稱為“理由一”）、“第二，騰達公司從制造、許諾銷售、銷售被訴侵權產(chǎn)品的行為中獲得不當利益與涉案專利存在密切關聯(lián)”（以下簡稱為“理由二”）、“第三，因終端網(wǎng)絡用戶利用被訴侵權產(chǎn)品實施涉案專利方法的行為并不構成法律意義上的侵權行為，專利權人的創(chuàng)新投入無法從直接實施專利方法的終端網(wǎng)絡用戶處獲得應有回報，如專利權人的利益無法得到補償，必將導致研發(fā)創(chuàng)新活動難以為繼”（以下簡稱為“理由三”）。

關于理由一，二審法院認為被訴侵權行為人未實施涉案專利方法，那么其行為是否涉及侵權，或者涉及直接侵權還是間接侵權，或者是否需要區(qū)分直接侵權和間接侵權及其對賠償數(shù)額的影響；二審法院明確了第一個問題，而后兩個問題并沒有進一步說明。即使被訴侵權產(chǎn)品對于實施涉案專利要求保護的方法具有實質(zhì)性作用，根據(jù)《侵權責任法》以及專利權糾紛相關司法解釋，也不宜認定為直接侵權?！蹲罡呷嗣穹ㄔ宏P于審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋（二）》第二十一條第一款規(guī)定，“明知有關產(chǎn)品系專門用于實施專利的材料、設備、零部件、中間物等，未經(jīng)專利權人許可，為生產(chǎn)經(jīng)營目的將該產(chǎn)品提供給他人實施了侵犯專利權的行為，權利人主張該提供者的行為屬于侵權責任法第九條規(guī)定的幫助他人實施侵權行為的，人民法院應予支持”；本案中，被訴侵權行為人為生產(chǎn)經(jīng)營目的將被訴侵權產(chǎn)品銷售給用戶，被訴侵權行為人與用戶之間一般不存在意思聯(lián)絡，而被訴侵權產(chǎn)品在再現(xiàn)涉案專利方法的過程中不可替代，屬于專用產(chǎn)品。因此，被訴侵權行為人的銷售行為應涉及間接侵權。

關于理由二和三，一方面，在推理出被訴侵權行為構成侵權的結論中，以被訴侵權行為人因侵權行為而“獲得不當利益”、“專利權人的利益無法得到補償”為理由，可能屬于循環(huán)論證；另一方面，在創(chuàng)新的過程中存在諸多風險，例如，可能存在技術風險而無法獲得預期的成果，也可能存在法律風險，如因為專利撰寫等原因而使得權利要求保護的范圍并不穩(wěn)定，或者權利要求所描述的技術方案不涉及為生產(chǎn)經(jīng)營目的的實施者或涉及多個實施者，還可能在市場上沒有相關產(chǎn)品，因此，從創(chuàng)新到獲利之間還存在較多的中間節(jié)點，而在保護創(chuàng)新和維護公眾利益之間需要平衡好尺度。

二、延伸思考

涉案專利為軟件方法專利，而使用方法侵權的證明難度比制造或銷售產(chǎn)品侵權的更大，《專利法》也因此規(guī)定了對方法專利的保護可以延伸到產(chǎn)品，即，除了基于使用專利方法的保護外，還可以基于方法專利的延伸保護，不得為生產(chǎn)經(jīng)營目的使用、許諾銷售、銷售、進口依照該專利方法直接獲得的產(chǎn)品；關于“依照該專利方法直接獲得的產(chǎn)品”，司法解釋也有規(guī)定（《最高人民法院關于審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋》第十三條第一款，“對于使用專利方法獲得的原始產(chǎn)品，人民法院應當認定為專利法第十一條規(guī)定的依照專利方法直接獲得的產(chǎn)品”）。

軟件方法專利中的方法權利要求一般可具有對應的產(chǎn)品權利要求。例如，其可以對應于裝置權利要求，如：“一種簡易訪問網(wǎng)絡運營商門戶網(wǎng)站的裝置，其特征在于，包括第一模塊，其適于……；第二模塊，其適于……；第三模塊，其適于……”；也可以對應設備權利要求，如：“一種簡易訪問網(wǎng)絡運營商門戶網(wǎng)站的設備，包括存儲器和處理器，所述存儲器上存儲有可在所述處理器上運行的計算機指令，其特征在于，所述處理器運行所述計算機指令時執(zhí)行權利要求1所述方法的步驟”；還可以對應介質(zhì)權利要求，如：“一種計算機可讀存儲介質(zhì)，計算機可讀存儲介質(zhì)為非易失性存儲介質(zhì)或非瞬態(tài)存儲介質(zhì)，其上存儲有計算機指令，其特征在于，所述計算機指令運行時執(zhí)行權利要求1所述方法的步驟”。

也就是說，上述裝置、設備和介質(zhì)等對應的軟件相關產(chǎn)品是可以依照軟件方法專利直接獲得的原始產(chǎn)品，而沒有被進一步的加工或處理；并且，這些軟件相關產(chǎn)品可以被使用如通過軟件安裝、或者硬件布置于物理產(chǎn)品（在本案中為路由器）內(nèi)，也可以隨物理產(chǎn)品一起銷售。在將聚焦點從物理產(chǎn)品轉(zhuǎn)移到軟件相關產(chǎn)品時，軟件方法專利應可獲得延伸保護。
 

技術在不斷創(chuàng)新，立法和司法在與時俱進，而實踐與探索也一直在路上。

來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：樂山

編輯：IPRdaily王穎          校對：IPRdaily縱橫君

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