淺談專利侵權(quán)中的“舉證責(zé)任倒置”

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作者：李洪峰

原標(biāo)題：淺談專利侵權(quán)中的“舉證責(zé)任倒置”

在侵權(quán)責(zé)任糾紛中，一般采用“誰(shuí)主張，誰(shuí)舉證”的舉證責(zé)任分配原則，但特定條件下，有時(shí)為了獲得實(shí)質(zhì)上的正義或公平，舉證責(zé)任亦會(huì)進(jìn)行倒置，其中涉及新產(chǎn)品制造方法發(fā)明專利糾紛就是舉證責(zé)任倒置的法定情形之一。此種情形下，不是由權(quán)利人舉證被控方法侵權(quán)，而是由被訴侵權(quán)人對(duì)其產(chǎn)品制造方法不同于專利方法承擔(dān)舉證責(zé)任。

《中華人民共和國(guó)專利法》第六十一條第一款規(guī)定:“專利侵權(quán)糾紛涉及新產(chǎn)品制造方法的發(fā)明專利的，制造同樣產(chǎn)品的單位或者個(gè)人應(yīng)當(dāng)提供其產(chǎn)品制造方法不同于專利方法的證明”，考慮到新產(chǎn)品或者新產(chǎn)品的制造方法在專利申請(qǐng)日前，不為國(guó)內(nèi)外公眾所知悉，制造同樣產(chǎn)品的單位或者個(gè)人使用專利方法的可能性較大，而與制造相關(guān)的證據(jù)主要處于被訴侵權(quán)人的絕對(duì)掌控區(qū)域內(nèi)，導(dǎo)致專利權(quán)人通常難以自行取得證據(jù)，從而發(fā)生舉證不能，這樣導(dǎo)致此類的發(fā)明創(chuàng)造將不被專利法真正保護(hù)，這是與專利法的立法宗旨是相悖的。作者將通過(guò)對(duì)專利法第六十一條的解讀并結(jié)合實(shí)際案例來(lái)探討“舉證責(zé)任倒置”原則在專利侵權(quán)判定中的適用。

一、“新產(chǎn)品”的判斷

《最高人民法院關(guān)于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》第十一條規(guī)定:“產(chǎn)品或者制造產(chǎn)品的技術(shù)方案在專利申請(qǐng)日以前為國(guó)內(nèi)外公眾所知的，人民法院應(yīng)當(dāng)認(rèn)定該產(chǎn)品不屬于專利法第六十一條第一款規(guī)定的新產(chǎn)品?！北本┦懈呒?jí)人民法院《專利侵權(quán)判定指南（2017）》第112條規(guī)定：“專利法第六十一條規(guī)定的“新產(chǎn)品”，是指在國(guó)內(nèi)外第一次生產(chǎn)出的產(chǎn)品，該產(chǎn)品與專利申請(qǐng)日之前已有的同類產(chǎn)品相比，在產(chǎn)品的組份、結(jié)構(gòu)或者其質(zhì)量、性能、功能方面有明顯區(qū)別。

“新產(chǎn)品”的判定標(biāo)準(zhǔn)并無(wú)具體釋明，其與專利申請(qǐng)實(shí)質(zhì)審查中的“新穎性”、“創(chuàng)造性”有何區(qū)別？實(shí)務(wù)中也有不同的觀點(diǎn)，新產(chǎn)品若是要達(dá)到“新穎性”、“創(chuàng)造性”的判斷標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)于證明人來(lái)說(shuō)是否過(guò)于要求嚴(yán)苛？由于對(duì)于消極事實(shí)舉證困難，理當(dāng)不應(yīng)讓證明人完全承擔(dān)，但也不能違背民事訴訟法中舉證的程序規(guī)定，北京高院認(rèn)為，權(quán)利人提交證據(jù)初步證明該產(chǎn)品屬于專利法規(guī)定的新產(chǎn)品的，視其盡到舉證責(zé)任。而初步證據(jù)明顯是與“新穎性”、“創(chuàng)造性”判斷所依據(jù)的證據(jù)不同，因此關(guān)于“新產(chǎn)品”的“度”在實(shí)務(wù)中如何把握是一個(gè)亟待厘清的。

在（2019）冀知民終11號(hào)案例中，涉及一種箱包圖像噴繪方法發(fā)明專利糾紛，河北省高級(jí)人民法院認(rèn)為從本案專利文件、專利審查意見(jiàn)通知書(shū)和宣傳文章等證據(jù)看，在此專利申請(qǐng)之前，在箱包上噴繪圖案已經(jīng)出現(xiàn)，涉案專利并非新產(chǎn)品的方法專利。在（2019）贛民終210號(hào)案例中，本案涉案發(fā)明專利為“一種多功能塑料書(shū)寫(xiě)紙板及其制作方法”，被訴侵權(quán)產(chǎn)品為水寫(xiě)布，二審法院認(rèn)為：“被訴侵權(quán)人不能提供其被訴侵權(quán)產(chǎn)品的合法來(lái)源，一審法院認(rèn)定應(yīng)由被訴侵權(quán)人承擔(dān)證明其被控侵權(quán)產(chǎn)品制造方法不同于案涉專利方法的舉證責(zé)任并無(wú)不當(dāng)。”此案中，江西省高級(jí)人民法院并未要求專利權(quán)人證明“新產(chǎn)品”，而是由該授權(quán)專利包含產(chǎn)品權(quán)利要求進(jìn)而默認(rèn)為“新產(chǎn)品”。但最高人民法院在(2018)最高法民申4149號(hào)判決中認(rèn)為，權(quán)利要求1為產(chǎn)品權(quán)利要求的情況下，權(quán)利要求3-5作為制造方法權(quán)利要求并不能直接推定權(quán)利要求3-5為新產(chǎn)品的制造方法。在（2018）最高法民再63號(hào)案例中，對(duì)于該發(fā)明專利糾紛，一、二審法院認(rèn)為，涉案專利提供一種新的密碼鎖防偽蓋的對(duì)碼生產(chǎn)方法，通過(guò)該專利方法制造的密碼鎖防偽蓋，在質(zhì)量與性能上與申請(qǐng)日前同類產(chǎn)品具有明顯區(qū)別，并且專利權(quán)人提供了由貴州省經(jīng)濟(jì)貿(mào)易會(huì)出具的新產(chǎn)品鑒定意見(jiàn)書(shū)和貴州省科技廳出具的科學(xué)技術(shù)成果鑒定證書(shū)(后被登記為應(yīng)用技術(shù)類科技成果證明)，據(jù)此兩審法院認(rèn)定密碼鎖防偽蓋屬于我國(guó)專利法規(guī)定的新產(chǎn)品。最高法再審認(rèn)為，根據(jù)涉案專利說(shuō)明書(shū)“背景技術(shù)”部分的記載，防偽密碼鎖瓶蓋并不屬于市場(chǎng)上此前未出現(xiàn)過(guò)的新產(chǎn)品，涉案專利并非制造新產(chǎn)品的方法，而是主要解決“將瓶蓋上的防偽編碼與瓶蓋的開(kāi)鎖密碼進(jìn)行綁定”的問(wèn)題。由此可見(jiàn)，關(guān)于涉案專利產(chǎn)品與專利申請(qǐng)日之前已有的同類產(chǎn)品相比，在產(chǎn)品的組份、結(jié)構(gòu)或者其質(zhì)量、性能、功能方面是否有明顯區(qū)別，應(yīng)該從產(chǎn)品本身實(shí)際解決的技術(shù)問(wèn)題來(lái)考慮。本案中，密碼鎖防偽蓋其本身質(zhì)量、性能或功能在于提高防偽性，而將瓶蓋上的防偽編碼與瓶蓋的開(kāi)鎖密碼進(jìn)行綁定并非使之與已知產(chǎn)品產(chǎn)生明顯區(qū)別，其實(shí)打一比方更好理解，比如筆記本電腦由XP系統(tǒng)更換為windows系統(tǒng)，而該筆記本電腦并非新產(chǎn)品。

二、“制造方法”的判斷

產(chǎn)品制造方法是指制造某種產(chǎn)品的方法，一般是通過(guò)設(shè)定一定條件、使用特定的裝置設(shè)備并按照特定的工藝步驟使某種物品如原材料、中間產(chǎn)品在結(jié)構(gòu)形狀、形狀或物理化學(xué)特性上發(fā)生變化并形成新的產(chǎn)品的方法。一般來(lái)說(shuō)，專利技術(shù)方案分為產(chǎn)品技術(shù)方案和方法技術(shù)方案，方法技術(shù)方案又可以分為產(chǎn)品制造方法和操作使用方法。

在（2019）豫民終408號(hào)案中，專利權(quán)人主張的是被訴侵權(quán)人對(duì)其專利獨(dú)立權(quán)利要求6專利建筑方法構(gòu)成侵權(quán)，河南省高級(jí)人民法院認(rèn)為該建筑方法是一種操作方法，而不是新產(chǎn)品，更不是新產(chǎn)品的制造方法。在授權(quán)專利中我們可以看到，獨(dú)立權(quán)利要求5是：“一種如權(quán)利要求1-4所述的整體承重保溫墻板的生產(chǎn)工藝，其特征在于：先焊接鋼筋網(wǎng)架，……”，該權(quán)利要求保護(hù)的是產(chǎn)品的制造方法，至于該產(chǎn)品是否“新產(chǎn)品”以及被訴侵權(quán)產(chǎn)品的制造方法是否落入其保護(hù)范圍另論，總之專利權(quán)人在引用權(quán)利基礎(chǔ)上應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的證明責(zé)任，否則舉證不能，將產(chǎn)生于己不利的后果。在(2018)最高法民申5023號(hào)案中，涉案專利為“用于控制軌道車運(yùn)行的方法及控制系統(tǒng)”，要求保護(hù)一種控制軌道車運(yùn)行的操作方法和控制系統(tǒng)，并非產(chǎn)品的制造方法，從發(fā)明名稱來(lái)看，該發(fā)明創(chuàng)造包含一種方法技術(shù)方案和一種產(chǎn)品技術(shù)方案，而該方法技術(shù)方案實(shí)際上是一種操作使用方法，而涉及的產(chǎn)品包括“軌道車”和“控制系統(tǒng)”均未提及制造方法。在（2019）滬民終68號(hào)案中，涉案權(quán)利要求所記載的技術(shù)特征均系對(duì)“一種用于提高特定P2P終端下載效率的方法”的描述，故上訴人在本案中主張的涉案專利為方法專利，并非產(chǎn)品專利。進(jìn)一步分析可知，涉案專利技術(shù)方案包括有時(shí)間過(guò)程要素的活動(dòng)，應(yīng)是一種將產(chǎn)品用于特定用途的方法權(quán)利要求，其非制造方法，當(dāng)然不適用“舉證責(zé)任倒置”。

總之，區(qū)分是否屬于制造方法至關(guān)重要，一般來(lái)說(shuō)，方法權(quán)利要求是一種活動(dòng)，有制造方法、使用方法、通信方法、處理方法以及用途方法。此外，方法特征亦可用于限定產(chǎn)品，其權(quán)利要求保護(hù)的主題仍為產(chǎn)品，這一點(diǎn)在判斷時(shí)，應(yīng)值得注意。

三、舉證責(zé)任分配

（1）專利權(quán)人

“舉證責(zé)任倒置”是有前提條件的，北京市高級(jí)人民法院《專利侵權(quán)判定指南(2017)》第一百二十二條第三款規(guī)定:“是否屬于新產(chǎn)品，應(yīng)由權(quán)利人舉證證明?！绷砀鶕?jù)《專利侵權(quán)糾紛行政裁決辦案指南》的規(guī)定，新產(chǎn)品的證據(jù)可以是：①該產(chǎn)品在某一國(guó)家被授予專利權(quán)的證明，但最高人民法院在(2018)最高法民申4149號(hào)判決中認(rèn)為，權(quán)利要求1為產(chǎn)品權(quán)利要求的情況下，權(quán)利要求3-5作為制造方法權(quán)利要求并不能直接推定權(quán)利要求3-5為新產(chǎn)品的制造方法；②相關(guān)部門(mén)出具的檢索報(bào)告，比如任何人都可以請(qǐng)求國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局專利檢索咨詢中心出具專利檢索報(bào)告。

此外專利權(quán)人還應(yīng)提供被訴侵權(quán)產(chǎn)品與依照專利方法直接獲得的產(chǎn)品相同的證據(jù)，此類證據(jù)可以是：①司法鑒定中心出具的鑒定報(bào)告；②被控侵權(quán)產(chǎn)品的產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)。專利權(quán)人提交證據(jù)初步證明該產(chǎn)品屬于專利法規(guī)定的新產(chǎn)品的，視其進(jìn)到舉證責(zé)任。（2018）蘇民終890號(hào)案中，江蘇省高級(jí)人民法院認(rèn)為，適用舉證責(zé)任倒置其前提為產(chǎn)品是相同的，但本案中，被控侵權(quán)設(shè)備在機(jī)械構(gòu)造等方面與專利權(quán)人專利技術(shù)方案并不相同，故不能適用上述規(guī)定。

因此，專利侵權(quán)糾紛案件涉及新產(chǎn)品制造方法發(fā)明專利權(quán)，且專利權(quán)人要求舉證責(zé)任倒置的，應(yīng)提供如下證據(jù)：

①依照專利方法制造的產(chǎn)品是新產(chǎn)品的證據(jù)；

②被請(qǐng)求人制造的產(chǎn)品與采用專利方法制造的產(chǎn)品相同的證據(jù)。

同時(shí)，《專利侵權(quán)糾紛行政裁決辦案指南》給出了“依照專利方法直接獲得的產(chǎn)品”的含義，并舉例說(shuō)明：

如說(shuō)明書(shū)中公開(kāi)的制備方法是：原料A與B反應(yīng)形成C，C經(jīng)過(guò)轉(zhuǎn)化形成D。

情形1

權(quán)利要求為：產(chǎn)品D的制備方法，其特征在于由A與B反應(yīng)形成C，然后C轉(zhuǎn)化為D；

情形2

權(quán)利要求為：產(chǎn)品C的制備方法，其特征在于由A與B反應(yīng)形成C，然后C轉(zhuǎn)化為D；

情形3

權(quán)利要求為：產(chǎn)品D的制備方法，其特征在于包括使A與B反應(yīng)形成C的步驟；

分析與評(píng)述：

情形1中，權(quán)利要求主題名稱中的目標(biāo)產(chǎn)物與最后一個(gè)工藝步驟獲得的產(chǎn)物完全一致（均為D），此時(shí)，該制備方法權(quán)利要求直接獲得的產(chǎn)品應(yīng)當(dāng)是D。

情形2中，權(quán)利要求主題名稱中的目標(biāo)產(chǎn)物為C，但工藝步驟特征中，C僅僅作為中間產(chǎn)品存在，C還通過(guò)另外的步驟轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品D。此時(shí)，如果將C視為該制備方法權(quán)利要求直接獲得的產(chǎn)品，將會(huì)導(dǎo)致在解釋權(quán)利要求時(shí)實(shí)質(zhì)上忽略將C轉(zhuǎn)化為D的步驟，這顯然與解釋權(quán)利要求的一般性規(guī)則相違背。因此，該制備方法權(quán)利要求直接獲得的產(chǎn)品應(yīng)當(dāng)是D。

情形3中，權(quán)利要求的工藝步驟特征不完整，僅僅包括得到中間體C的步驟，缺少由中間體C轉(zhuǎn)化為最終產(chǎn)物D的步驟描述，由此導(dǎo)致主題名稱中的目標(biāo)產(chǎn)物與工藝步驟得到的產(chǎn)物表面上不完全一致。此時(shí)，如果說(shuō)明書(shū)中已經(jīng)明確C通過(guò)常規(guī)的方法轉(zhuǎn)化為D，則結(jié)合該說(shuō)明書(shū)的內(nèi)容和本領(lǐng)域技術(shù)人員的通常理解，將該制備方法權(quán)利要求直接獲得的產(chǎn)品理解為D應(yīng)當(dāng)是合理的。但是，如果說(shuō)明書(shū)中未明確C是如何轉(zhuǎn)化為D的，并且也無(wú)證據(jù)表明 C轉(zhuǎn)化為D的方法為公知技術(shù)，此時(shí)，即便結(jié)合說(shuō)明書(shū)的內(nèi)容和本領(lǐng)域技術(shù)人員的常識(shí)，也無(wú)法知道C如何轉(zhuǎn)化為D，這種情況下，把該制備方法權(quán)利要求直接獲得的產(chǎn)品理解為C應(yīng)當(dāng)是合理的。

如果專利權(quán)人未完成以上兩項(xiàng)內(nèi)容即“新產(chǎn)品”和“相同產(chǎn)品”的證明責(zé)任，則舉證責(zé)任不能轉(zhuǎn)移，被訴侵權(quán)人無(wú)須舉證證明“其產(chǎn)品制造方法不同于專利方法”。

（2）被訴侵權(quán)人

在專利權(quán)人提供相應(yīng)初步證據(jù)后，舉證責(zé)任轉(zhuǎn)移，被訴侵權(quán)人應(yīng)當(dāng)就其制造方法不同于專利方法進(jìn)行舉證，值得注意的是，被訴侵權(quán)人應(yīng)當(dāng)就其制造方法不同于專利方法舉證，而不是提供證據(jù)證明使用不同于專利方法的另一方法也可以制造出相同產(chǎn)品。

四、總結(jié)

常言道：“打官司就是打證據(jù)”，在涉及新產(chǎn)品制造方法的專利糾紛中，應(yīng)在理解法條及相關(guān)案例的基礎(chǔ)上，確定各自的證明責(zé)任及證明標(biāo)準(zhǔn)，并進(jìn)行證據(jù)收集，還應(yīng)盡量收集證據(jù)來(lái)反駁對(duì)方的每一個(gè)待證事實(shí)，使其處于真?zhèn)尾幻鳎瑥亩@取對(duì)己方有力的訴訟結(jié)果。

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作者：李洪峰

編輯：IPRdaily王穎          校對(duì)：IPRdaily縱橫君

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