實(shí)用新型審查意見A26.3的答復(fù)策略探討

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作者：耿乃出 北京路浩知識(shí)產(chǎn)權(quán)集團(tuán)

原標(biāo)題：實(shí)用新型審查意見A26.3的答復(fù)策略探討

隨著實(shí)用新型申請(qǐng)審查力度趨于嚴(yán)格，不符合A26.3的審查意見通知的數(shù)量相較于往年明顯增加，如何回應(yīng)關(guān)于A26.3的審查意見，以使的更好地說(shuō)服審查員，保障申請(qǐng)人應(yīng)有的權(quán)利？本文基于筆者專利撰寫實(shí)務(wù)過(guò)程中的案例，來(lái)探討實(shí)用新型審查意見中A26.3的答復(fù)思路和策略。

關(guān)鍵詞：清楚、完整、問題、舉證、說(shuō)明書

前言

隨著實(shí)用新型申請(qǐng)審查力度趨于嚴(yán)格，不符合A26.3的審查意見通知的數(shù)量相較于往年明顯增加，如何回應(yīng)關(guān)于A26.3的審查意見，以使的更好地說(shuō)服審查員，保障申請(qǐng)人應(yīng)有的權(quán)利？本文將圍繞這一出發(fā)點(diǎn)，基于實(shí)際案例進(jìn)行探討。

專利法26.3規(guī)定：說(shuō)明書應(yīng)當(dāng)對(duì)發(fā)明或者實(shí)用新型作出清楚、完整的說(shuō)明，以所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員能夠?qū)崿F(xiàn)為準(zhǔn)。

對(duì)于大多數(shù)的實(shí)用新型來(lái)說(shuō)，A26.3的審查意見就像被判了不立即執(zhí)行的死刑，具有“難答復(fù)，很糾結(jié)”的特點(diǎn)，面對(duì)收到的A26.3款的審查意見，常常會(huì)讓代理師有種“聞風(fēng)喪膽”的恐懼感。

案例簡(jiǎn)述

針對(duì)A26.3的審查意見答復(fù)，先從案例入手，下面通過(guò)意見陳述成功說(shuō)服審查員的一個(gè)簡(jiǎn)單經(jīng)典的案例展開。

關(guān)于專利申請(qǐng)名稱為“手術(shù)交換車”發(fā)出的第一次審查意見通知的部分內(nèi)容如下：

審查員認(rèn)為：該專利申請(qǐng)涉及一種手術(shù)交換車，其所要解決的技術(shù)問題是轉(zhuǎn)移病人環(huán)節(jié)需要多人合力來(lái)完成，通常采用繃帶或床單將病人提起到病床上，因?yàn)槭苁中g(shù)交換車和病床位置的限制，人的施力角度非常不便，所費(fèi)的體力非常大，并且也給術(shù)后病患剛縫合的傷口帶來(lái)不安全隱患，但是該技術(shù)方案中如何保證交換車能夠適應(yīng)不同高度的床體，從而實(shí)現(xiàn)病人的轉(zhuǎn)移，以及如何支撐病人在履帶上，如何避免轉(zhuǎn)移過(guò)程中病人受到傷害，說(shuō)明書中均未有詳細(xì)記載。綜上所述，對(duì)所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員來(lái)說(shuō)采用該手段并不能解決實(shí)用新型所要解決的問題，附圖中也缺少實(shí)施該設(shè)想的具體產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，使得說(shuō)明書所記載的內(nèi)容不能構(gòu)成一個(gè)清楚完整的技術(shù)方案，因而不符合專利法26.3的規(guī)定。

答復(fù)思路

看到上述審查意見是不是慌得一批？具體該如何答復(fù)？筆者的答復(fù)思路如下：

要點(diǎn)1：明確審查員指出的問題具體是什么，也就是審查員認(rèn)為哪些地方是不清楚、無(wú)法理解的

1、如何保證交換車能夠適應(yīng)不同高度的床體，從而實(shí)現(xiàn)病人的轉(zhuǎn)移；

2、如何支撐病人在履帶上；

3、如何避免轉(zhuǎn)移過(guò)程中病人受到傷害。

有些代理師，將審查意見通知書中審查員的問題羅列之后就開始有針對(duì)性的一一作答，還是太年輕啊，莫急莫慌，分析出了審查員的疑惑，還要考慮審查員的疑惑是否跟本申請(qǐng)有關(guān)，舉個(gè)例子，想保護(hù)一種地上行走的工具，對(duì)方卻提出為什么不能飛的問題，不要被跑偏的對(duì)方帶跑偏，否則，極容易陷入對(duì)方挖的陷阱。

分析出了哪些疑問是需要和審查員正面剛的，哪些疑問是需要帶領(lǐng)審查員回歸正題的，再一一答復(fù)。

例如，關(guān)于“如何保證交換車能夠適應(yīng)不同高度的床體，從而實(shí)現(xiàn)病人的轉(zhuǎn)移”的問題，就有跑偏的嫌疑。

筆者陳述理由：本申請(qǐng)公開了一種手術(shù)交換車，所要解決的技術(shù)問題是由于病房場(chǎng)地有限，現(xiàn)有手術(shù)交換車和病床之間轉(zhuǎn)移病人時(shí)，費(fèi)時(shí)費(fèi)力、導(dǎo)致不方便的問題，而并非審查意見中指出的如何保證交換車適應(yīng)不同高度的病床的問題。將審查員的思路拉回正軌，帶著本申請(qǐng)所要解決的技術(shù)問題去看本申請(qǐng)的技術(shù)方案。

要點(diǎn)2：關(guān)于與發(fā)明點(diǎn)無(wú)關(guān)的問題，主動(dòng)提供證據(jù)證明是公知常識(shí)

本案例中，為了向?qū)彶閱T對(duì)本專利申請(qǐng)審查所付出的辛勤工作表示感謝，筆者決定通過(guò)舉證的方式，給審查員提出的關(guān)于“如何保證交換車能夠適應(yīng)不同高度的床體，從而實(shí)現(xiàn)病人的轉(zhuǎn)移”跑偏問題一個(gè)滿意的答復(fù)。如下：

現(xiàn)有技術(shù)中，手術(shù)交換車的高度為可調(diào)節(jié)的，可以通過(guò)調(diào)節(jié)手術(shù)交換車的高度來(lái)適應(yīng)本申請(qǐng)的手術(shù)交換車的高度，以實(shí)現(xiàn)手術(shù)交換車與病床的高度相匹配。

證據(jù)一：參見申請(qǐng)?zhí)枮镃N201721702518.5的實(shí)用新型專利，公開了一種醫(yī)療用多功能手術(shù)床，并具體公開了包括床身主體，床身主體下側(cè)四周均設(shè)有床腿，床腿內(nèi)設(shè)有床腿高度調(diào)節(jié)裝置，床腿高度調(diào)節(jié)裝置包括螺桿、驅(qū)動(dòng)電機(jī)、主動(dòng)錐齒輪和從動(dòng)齒輪，床腿內(nèi)部設(shè)有開口朝下的第一凹槽，第一凹槽的封閉端設(shè)有第二凹槽，螺桿的上端位于第二凹槽內(nèi)。實(shí)現(xiàn)對(duì)手術(shù)床的床腿高度的調(diào)節(jié)，適用于不同身高的醫(yī)生。

證據(jù)二：參見濟(jì)寧弘盛醫(yī)療器械有限公司生產(chǎn)的手術(shù)交換車，具體網(wǎng)址https://www.3618med.com/product/zhaoshang-1478043.html

整體升降采用搖桿式設(shè)計(jì)，升降行程520-820mm，搖把采用雙向過(guò)盈保護(hù)，自動(dòng)潤(rùn)滑功能，并采用優(yōu)質(zhì)彈簧作輔助力源，升降更輕松。

通過(guò)兩個(gè)證據(jù)，向?qū)彶閱T闡述現(xiàn)有技術(shù)中手術(shù)交換車高度的調(diào)節(jié)為常規(guī)技術(shù)手段，也就是說(shuō)，針對(duì)審查意見中指出的病床與手術(shù)交換車高度不適配的問題，本領(lǐng)域技術(shù)人員完全可以通過(guò)現(xiàn)有的常規(guī)技術(shù)手段即可解決，也就是說(shuō)，本領(lǐng)域技術(shù)人員在閱讀本申請(qǐng)之前應(yīng)當(dāng)已經(jīng)知道如何調(diào)節(jié)手術(shù)交換車的高度。

很多代理師，陳述到這一步時(shí)，就認(rèn)為已經(jīng)完美解決審查員提出的第一個(gè)問題了，非也非也，此時(shí)要深挖一下問題，多思考一下，將可能潛在的、隱藏的問題一并處理，審查員提出了交換車高度調(diào)節(jié)的問題，會(huì)不會(huì)在二通中說(shuō)病床的高度調(diào)節(jié)是不清楚的呢？OK，一切以盡快拿到授權(quán)證書為目的，讓審查員心服口服。筆者又進(jìn)行了證據(jù)收集，如下。

病床的高度亦為可調(diào)節(jié)的，可以通過(guò)調(diào)節(jié)病床的高度來(lái)適應(yīng)本申請(qǐng)的手術(shù)交換車的高度，以實(shí)現(xiàn)病床與手術(shù)交換車的高度相匹配。

證據(jù)一：參見申請(qǐng)?zhí)枮镃N201810738114.4的發(fā)明專利，公開了一種多功能病床，并具體公開了包括床體和高度調(diào)節(jié)裝置，所述床體的商販設(shè)有床板，且所述床體的端部下方設(shè)有高度調(diào)節(jié)桿和滑槽，所述高度調(diào)節(jié)桿的一端滑動(dòng)連接所述滑槽，另一端鉸接所述床體，所述高度調(diào)節(jié)裝置位于所述床板的下方，包括若干個(gè)連桿機(jī)構(gòu)，所述連桿機(jī)構(gòu)的上端鉸接所述床板，下端通過(guò)限位槽滑動(dòng)連接所述床體，且所述限位槽的內(nèi)設(shè)有自鎖機(jī)構(gòu)；所述床板的兩側(cè)設(shè)有防護(hù)欄，所述防護(hù)欄的兩端通過(guò)四連桿連接所述床體，且所述防護(hù)欄上設(shè)有手臂約束裝置。方便調(diào)節(jié)病床的高度，以滿足多種情況下的需要。

證據(jù)二：參見申請(qǐng)?zhí)枮镃N201320386390.1的實(shí)用新型專利，公開了一種多功能急救用病床，并具體公開了包括床面組件、床腳組件；所述床面組件包括床面架；所述床腳組件包括床腳架以及固定在床腳架四角下方的腳輪，所述床面架的兩邊的前后位置分別對(duì)稱連接有一對(duì)前支撐臂和一對(duì)后支撐臂，所述床腳架兩邊的前后位置分別鉸接一對(duì)前重力臂和一對(duì)后重力臂，所述支撐臂的下端與重力臂的上端相互鉸接，還包括有改變支撐臂與重力臂夾角以升降床面架高度的高度調(diào)節(jié)機(jī)構(gòu)。實(shí)現(xiàn)病床的高度調(diào)節(jié)，減輕醫(yī)護(hù)人員勞動(dòng)強(qiáng)度的優(yōu)點(diǎn)。

證據(jù)三：參見申請(qǐng)?zhí)枮镃N201510471701.8的發(fā)明專利，公開了一種病床，并具體公開了包括床架和設(shè)置于床上的床板，所述床架包括若干支撐腳和設(shè)置于支撐腳上的高度調(diào)節(jié)組件，支撐腳的側(cè)面上設(shè)置滑槽和若干通孔，各支撐腳上的通孔高度相對(duì)應(yīng)，高度調(diào)節(jié)組件包括T形調(diào)節(jié)桿和調(diào)節(jié)把手，調(diào)節(jié)桿的一端與調(diào)節(jié)把手相連、另一端與通孔相配合。方便對(duì)病床的高度進(jìn)行調(diào)節(jié)，提高安全性。

由此可見，現(xiàn)有技術(shù)中病床高度的調(diào)節(jié)為常規(guī)技術(shù)手段，也就是說(shuō)，針對(duì)審查意見中指出的病床與手術(shù)交換車高度不適配的問題，本領(lǐng)域技術(shù)人員完全可以通過(guò)現(xiàn)有的常規(guī)技術(shù)手段即可解決，因此，本申請(qǐng)中無(wú)需再針對(duì)病床的高度調(diào)節(jié)做描述。

要點(diǎn)3：問題源于說(shuō)明書，還要止于說(shuō)明書

在答復(fù)審查意見指出的問題時(shí)，一定、一定、一定（重要的事情說(shuō)三遍）要以說(shuō)明書為依據(jù)，切莫脫離說(shuō)明書，讓審查員以為的不清楚變得更不清楚。

關(guān)于審查意見中的問題2和3，答復(fù)如下：

參見本申請(qǐng)說(shuō)明書第3頁(yè)第11行至第18行、第4頁(yè)第9行至第20行和說(shuō)明書附圖的記載，床體1的一側(cè)水平設(shè)有第一輥軸2，床體1的另一側(cè)水平設(shè)有第二輥軸3，第一輥軸2與第二輥軸3相互平行，第一輥軸2與第二輥軸3的長(zhǎng)度可根據(jù)實(shí)際需要設(shè)定。第一輥軸2與第一輥軸電機(jī)驅(qū)動(dòng)連接，第二輥軸3與第二輥軸電機(jī)驅(qū)動(dòng)連接，第一輥軸2通過(guò)傳送帶4與第二輥軸3同步轉(zhuǎn)動(dòng)連接，傳送帶4首尾連接呈履帶式結(jié)構(gòu)。具體的，第一輥軸電機(jī)與第二輥軸電機(jī)的轉(zhuǎn)動(dòng)方向和轉(zhuǎn)動(dòng)速度均相同。

其中，第一輥軸2和第二輥軸3的安裝位置選擇可根據(jù)病人移動(dòng)部位的需要設(shè)定。當(dāng)病人需要側(cè)向移動(dòng)時(shí)，第一輥軸2和第二輥軸3分別安裝在床體1的左右兩側(cè)；當(dāng)病人需要縱向移動(dòng)時(shí)，即頭或腳方向移動(dòng)時(shí)，第一輥軸2和第二輥軸3分別安裝在床體的床頭和床尾。

參見本申請(qǐng)說(shuō)明書第3頁(yè)第22行至26行和說(shuō)明書附圖的記載，傳送帶4兩層之間設(shè)有支撐滑輪5，用以對(duì)病人起到支撐和輔助傳送帶4水平移動(dòng)的作用，提高了病人的舒適度。支撐滑輪5的個(gè)數(shù)根據(jù)手術(shù)交換車的寬度具體設(shè)置，在一個(gè)例子中設(shè)置兩個(gè)，沿傳送帶4的轉(zhuǎn)動(dòng)方向均勻設(shè)置。傳送帶4的材質(zhì)為橡膠，保證一定的支撐強(qiáng)度和柔軟度，便于清洗消毒。在手術(shù)交換車上布置第一輥軸2、第二輥軸3和兩個(gè)支撐滑輪5足以支撐病人的身體，加之橡膠傳送帶4的柔性及高摩擦性，完全可以保證病人的支撐與術(shù)后病人及術(shù)后附屬物（如心臟手術(shù)后避震墊，骨科手術(shù)夾具等）平移安全。

病人由手術(shù)交換車平移至病床過(guò)程具體如下：

開啟病床床體上電磁吸片，將手術(shù)交換車與病床并接，手術(shù)交換車上的金屬片與病床上的電磁吸片相吸，保證手術(shù)交換車與病床的相對(duì)固定；同步開啟手術(shù)交換車上第一輥軸電機(jī)、第二輥軸電機(jī)和病床上兩個(gè)輥軸電機(jī)，病人由手術(shù)交換車上移動(dòng)至病床上，實(shí)現(xiàn)病人的平移。

由此可見，本申請(qǐng)說(shuō)明書中詳細(xì)記載了解決本申請(qǐng)所要解決的由于病房場(chǎng)地有限，現(xiàn)有手術(shù)交換車和病床之間轉(zhuǎn)移病人時(shí)，費(fèi)時(shí)費(fèi)力，導(dǎo)致不方便的問題的技術(shù)方案，附圖中也記載了本申請(qǐng)產(chǎn)品的具體結(jié)構(gòu)，構(gòu)成了一個(gè)清楚完整的技術(shù)方案，符合專利法第26條第3款的規(guī)定。

要點(diǎn)4：關(guān)于A26.3中“清楚”評(píng)價(jià)的適用主體

申請(qǐng)人還需說(shuō)明的是，根據(jù)專利法第二十六條第三款的規(guī)定，說(shuō)明書對(duì)發(fā)明或?qū)嵱眯滦妥鞒龅恼f(shuō)明應(yīng)當(dāng)達(dá)到所屬技術(shù)領(lǐng)域技術(shù)人員能夠?qū)崿F(xiàn)的程度。評(píng)判本申請(qǐng)的說(shuō)明書是否符合專利法第二十六條第三款的規(guī)定，其評(píng)判所適用的基本主體應(yīng)當(dāng)是“所屬技術(shù)領(lǐng)域技術(shù)人員”，其評(píng)判所適用基本的標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)當(dāng)是“能夠?qū)崿F(xiàn)”。

評(píng)判本申請(qǐng)說(shuō)明書是否符合專利法第二十六條第三款所適用的基本主體是一個(gè)知識(shí)水平較高的人，并非是個(gè)一無(wú)所知的初生嬰兒?？紤]到本領(lǐng)域技術(shù)人員的能力，本申請(qǐng)說(shuō)明書及附圖并非一定要公開手術(shù)交換車高度調(diào)節(jié)和病床高度調(diào)節(jié)的具體結(jié)構(gòu)，本領(lǐng)域技術(shù)人員是能夠照結(jié)合公知常識(shí)毫無(wú)疑義地實(shí)施出本申請(qǐng)?zhí)峁┑牟〈才c手術(shù)交換車高度適配。

比如：描述“A特征與B特征進(jìn)行螺紋連接”對(duì)一個(gè)1歲的幼童而言顯然不算清楚的。

如果此時(shí)該描述進(jìn)一步完善，對(duì)特征更清楚、完整地解釋“螺紋連接是一種廣泛使用的可拆卸的固定連接，具有結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、連接可靠、裝拆方便等優(yōu)點(diǎn)。螺紋連接類型有螺栓連接、螺釘連接、雙頭螺栓連接等類型，其中，用于連接兩個(gè)較薄零件。在被連接件上開有通孔。普通螺栓的桿與孔之間有間隙，通孔的加工要求低……”對(duì)幼童而言還是不能算清楚的：

那么，同樣的描述“A特征與B特征進(jìn)行螺紋連接”對(duì)技術(shù)人員而言必然是清楚的。

即，需要注意的是，對(duì)清楚完整的標(biāo)準(zhǔn)判斷依據(jù)為：是否能夠?qū)崿F(xiàn)，即需要明白“清楚”、“完整”、“能夠?qū)崿F(xiàn)”三者之間不是并列的關(guān)系，“能夠?qū)崿F(xiàn)”是對(duì)清楚、完整的外在程度化的要求。說(shuō)明書是否對(duì)請(qǐng)求保護(hù)的技術(shù)方案作出了清楚、完整的說(shuō)明，是以所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員能夠?qū)崿F(xiàn)該方案為判斷標(biāo)準(zhǔn)，從專利法第二十六條第三款的立法本義來(lái)講，“清楚”、“完整”、“能夠?qū)崿F(xiàn)”三點(diǎn)為一個(gè)整體的要求，其中“能夠?qū)崿F(xiàn)”是最根本的要求，此三點(diǎn)并非并列關(guān)系。

要點(diǎn)5：結(jié)合說(shuō)明書隱含的內(nèi)容舉例說(shuō)明，進(jìn)一步強(qiáng)化

為了方便審查員更清晰的了解本申請(qǐng)的工作過(guò)程，將過(guò)程拆分圖提供給您，用于參考審查，具體步驟如下：

將手術(shù)交換車推入病房?jī)?nèi)

將手術(shù)交換車與病床相對(duì)鎖緊

同步開啟手術(shù)交換車上第一輥軸電機(jī)、第二輥軸電機(jī)和病床上兩個(gè)輥軸電機(jī)

病人的平移

代理師切記，一切答復(fù)需要以說(shuō)明書為依據(jù)，包括說(shuō)明書記載的內(nèi)容和隱含公開的內(nèi)容。

要點(diǎn)6：觀點(diǎn)總結(jié)

本申請(qǐng)主要發(fā)明點(diǎn)并非對(duì)手術(shù)床高度如何進(jìn)行調(diào)節(jié)的改進(jìn)，而是如何將病人從手術(shù)交換車轉(zhuǎn)移至病床，手術(shù)交換車和病床的高度調(diào)節(jié)為本領(lǐng)域技術(shù)人員的公知常識(shí)，本技術(shù)方案在實(shí)施中可以直接采購(gòu)現(xiàn)有的高度可調(diào)節(jié)的手術(shù)交換車或病床，并不存在公開不充分的問題。

結(jié)束語(yǔ)

希望通過(guò)筆者今天一個(gè)簡(jiǎn)單的小分享，大家今后答復(fù)實(shí)用新型審查意見A26.3時(shí)，無(wú)需憂郁，能笑著面對(duì)！

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作者：耿乃出 北京路浩知識(shí)產(chǎn)權(quán)集團(tuán)

編輯：IPRdaily王穎          校對(duì)：IPRdaily縱橫君

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