惡意搶注的商標它“香”嗎？濫用權利的行為有啥后果？

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來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：陸晨 上海浦東法院

原標題：惡意搶注的商標它“香”嗎？濫用權利的行為有啥后果？來看法院如何判決一起美國企業(yè)提起的確認不侵權案

IPRdaily消息：商標注冊人明知他人在先使用的未注冊商標有一定影響，而搶注商標的，可認為系不正當搶注。不正當搶注后違反誠實信用原則向相關平臺投訴在先使用人，對在先使用人正當經(jīng)營活動造成損失的，依法應當承擔賠償責任。

一、寶拉珍選的成長史

1994年11月，美國寶拉珍選公司由美國化妝品、護膚品專欄作家寶拉培岡在美國設立，并使用域名為paulaschoice.com的網(wǎng)站宣傳其“PAULA’S CHOICE”產(chǎn)品。

2005年始，寶拉珍選公司許可穎文公司的法定代表人楊穎在淘寶平臺開設寶拉珍選品牌店出售“寶拉珍選”“PAULA’S CHOICE”化妝品。

2009年7月23日，寶拉珍選旗艦店在天貓平臺開辦，由碧奧公司經(jīng)營，銷售寶拉珍選公司“PAULA’S CHOICE”“寶拉珍選”品牌化妝品等。

▲ “寶拉珍選”產(chǎn)品

看上去一帆風順是不是？

有沒有感覺哪里不太對勁？

（一位知產(chǎn)大師說過）命運怎么可能輕易放過

一個沒有進行商標注冊的品牌。

2017年6月28日，開門紅公司向天貓公司提起知識產(chǎn)權投訴，主張上述寶拉珍選天貓旗艦店侵犯其注冊商標專用權。

這個開門紅公司是哪里來的呢？怎么會有商標權？

原來早在2006年12月11日，案外人劉麗娟向國家工商行政管理總局商標局申請注冊涉案第5778430號“PAULA’S CHOICE寶拉之選”商標，指定使用在第3類的肥皂、化妝品用香料、化妝品等商品上。2010年1月8日，劉麗娟將涉案商標轉讓給開門紅公司。

▲ 第5778430號商標

既然這樣，中外寶拉只能開戰(zhàn)了，“戰(zhàn)場”就定在了浦東法院知產(chǎn)庭。

2017年8月23日，寶拉珍選公司以開門紅公司為被告向浦東法院提起確認不侵權之訴，認為其對“寶拉珍選”“PAULA’S CHOICE”商業(yè)標識享有善意、在先的合法權益，不構成侵害開門紅公司注冊商標專用權的行為。開門紅公司所依據(jù)的涉案商標權利不穩(wěn)定，已被國家商評委無效宣告。并且，開門紅公司的投訴行為屬于惡意搶注、惡意投訴的權利濫用行為，應當承擔相應的民事責任。

2018年1月5日，開門紅公司將以穎文公司、碧奧公司、天貓公司侵犯其注冊商標專用權為由將三者訴至浦東法院。

二、戰(zhàn)況如何？

▲ 庭審宣判現(xiàn)場

浦東法院在商標侵權訴訟中駁回開門紅公司訴訟，在確認不侵權訴訟中判決：原告的行為不構成商標侵權，開門紅公司賠償美國寶拉珍選公司經(jīng)濟損失人民幣20萬元及為維權支出的合理費用人民幣17.3萬元，合計人民幣37.3萬元，并在《經(jīng)濟日報》發(fā)表聲明，消除因實施涉案行為給美國寶拉珍選公司造成的不良影響。

三、為什么有商標權的公司反而敗訴？

因為：

（一）穎文公司、碧奧公司的行為屬于《商標法》規(guī)定的在先使用；

（二）開門紅公司的行為構成不正當搶注。

那么什么叫在先使用？為什么在先使用這么牛可以對抗商標權？

（一）商標在先使用抗辯的成立條件

《商標法》第五十九條第三款規(guī)定，商標注冊人申請商標注冊前，他人已經(jīng)在同一種商品或者類似商品上先于商標注冊人使用與注冊商標相同或者近似并有一定影響的商標的，注冊商標專用權人無權禁止該使用人在原使用范圍內(nèi)繼續(xù)使用該商標，但可以要求其附加適當區(qū)別標識。

在侵權訴訟中，被告穎文公司、碧奧公司抗辯稱其行為屬于《商標法》第五十九條第三款規(guī)定的在先使用。對此，浦東法院認為，商標在先使用抗辯的成立應當同時滿足以下條件：

① 使用相同或者近似商標時間在先。涉案商標申請日為2006年12月11日，而寶拉珍選公司標注“PAULA’S CHOICE”“寶拉珍選”商標的商品在2005年4月起就開始在我國銷售，故使用商標時間在先。

② 在相同或者類似商品上在先使用。寶拉珍選公司在我國銷售的“PAULA’S CHOICE”“寶拉珍選”精華液、潔面乳、眼霜等商品與涉案商標核定使用的化妝品商品構成類似。

③ 先使用相同或者近似的標識。涉案商標“PAULA’S CHOICE寶拉之選”的英文部分與寶拉珍選公司的“PAULA’S CHOICE”完全一致，中文部分與英文意譯亦基本相同，兩者構成近似。

④ 在先使用具有一定影響。2006年12月11日前，寶拉珍選公司“PAULA’S CHOICE”“寶拉珍選”商品就通過銷售以及宣傳等在我國護膚品、化妝品業(yè)內(nèi)具有一定影響。

⑤ 原有范圍內(nèi)使用。自2005年4月起，寶拉珍選公司“PAULA’S CHOICE”“寶拉珍選”商品在我國銷售后，未延展使用至其他商品類別，也未超出原有的地域范圍和使用方式，故屬在原有范圍內(nèi)使用。

綜上，浦東法院認為，穎文公司、碧奧公司的在先使用抗辯成立。

那么什么叫不正當搶注？為什么不正當搶注的商標權這么弱，還要承擔賠償責任？

（二）不正當搶注的認定

《商標法》第三十二條規(guī)定，申請商標注冊不得損害他人現(xiàn)有的在先權利，也不得以不正當手段搶先注冊他人已經(jīng)使用并有一定影響的商標。因此，商標注冊人明知他人在先使用的未注冊商標有一定影響，而搶注商標的，可認為系不正當搶注。

浦東法院綜合考慮了以下因素來認定注冊人是否構成不正當搶注：

① 在先使用商標的知名度。如前所述，寶拉珍選公司對“PAULA’S CHOICE”“寶拉珍選”商標不僅使用在先，并且在與涉案商標核定使用的化妝品商品類似的精華液、潔面乳、眼霜等商品上具有了一定的知名度和影響力。

② 注冊商標人申請及使用注冊商標的合理性?！癙AULA’S CHOICE”“寶拉珍選”含義與寶拉珍選公司創(chuàng)始人寶拉培岡姓名與商標含義存在強關聯(lián)性，寶拉珍選公司使用上述商標存在合理性，而開門紅公司對涉案商標含義無法作合理解釋。

③ 商標注冊人申請注冊商標的使用意圖。涉案商標申請人為自然人，后又轉讓給原告，在案證據(jù)顯示，上述自然人及原告均無化妝品及護膚品生產(chǎn)、銷售經(jīng)驗及技術能力。同時，上述自然人與原告在案外還申請注冊了一定數(shù)量商標。上述事實表明，原告申請注冊涉案商標時并不具有真實的使用意圖。

④ 商評委對注冊商標的無效宣告裁定及相關行政判決。本案中，國家工商行政管理總局商標評審委員會裁定以及一審行政判決認定原告申請注冊涉案商標的行為已構成《商標法》第三十二條規(guī)定的“不正當搶注”的情形而予以商標無效宣告。

綜合考慮以上事實，浦東法院認定開門紅公司申請注冊涉案商標的行為是對寶拉珍選公司在先使用并具有一定影響商標的惡意搶注。開門紅公司申請注冊涉案商標、獲準注冊后向天貓公司投訴穎文公司、碧奧公司正當經(jīng)營活動明顯違反了誠實信用原則，屬濫用權利的行為。寶拉珍選天貓旗艦店的商品因開門紅公司的投訴下架，原告分銷商也因投訴停止或減少分銷活動，開門紅公司惡意搶注以及濫用權利行為給原告造成了經(jīng)濟損失。

最終

浦東法院支持了美國寶拉珍選公司的確認不侵權訴訟，并綜合考慮寶拉珍選公司因侵權、投訴等經(jīng)營受到影響情況、開門紅公司搶注以及濫用權利行為惡意明顯，過錯程度較高等因素，作出上述判決。

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作者：陸晨 上海浦東法院

編輯：IPRdaily王穎          校對：IPRdaily縱橫君

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