閑話嘮“等同”，淺探“風(fēng)險”路
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來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：羅莉劉曉明陳蓓管自英孫兆鑫

原標(biāo)題：閑話嘮“等同”，淺探“風(fēng)險”路

在等同侵權(quán)的情況下，該如何判斷產(chǎn)品是否落入專利權(quán)保護(hù)范圍呢？這是比較難以把握的。為此，筆者對等同侵權(quán)做了淺顯探究，在下文中探討了等同侵權(quán)的基本概念、判斷方法以及需要考慮的一些問題，希望給讀者以幫助，也盼同業(yè)人事多多指教。

李鬼和李逵，是一個耳熟能詳?shù)墓适?，在知識產(chǎn)權(quán)界，特別是在侵權(quán)訴訟案件中或者風(fēng)險排查過程中，經(jīng)常被提及。如果將李逵比作專利，將李鬼比作疑似侵權(quán)產(chǎn)品，就形成了我們今天要嘮的話題——等同侵權(quán)。

可以理解為，等同侵權(quán)的前提是：1）李鬼不是李逵；2）李鬼和李逵相似。

那么在這種情況下，該如何判斷產(chǎn)品是否落入專利權(quán)保護(hù)范圍呢？這是比較難以把握的。為此，筆者對等同侵權(quán)做了淺顯探究，在下文中探討了等同侵權(quán)的基本概念、判斷方法以及需要考慮的一些問題，希望給讀者以幫助，也盼同業(yè)人事多多指教。

一、什么時候做等同侵權(quán)

《最高人民法院關(guān)于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應(yīng)用法律若干問題的解釋》對此進(jìn)行了說明：在專利侵權(quán)判定中，在相同侵權(quán)不成立的情況下，應(yīng)當(dāng)判斷是否構(gòu)成等同侵權(quán)。

也就是我們在判斷被訴侵權(quán)技術(shù)方案是否侵權(quán)的時候，首先要看是否字面落入，是否構(gòu)成相同侵權(quán)，在不構(gòu)成相同侵權(quán)的情況下，還要要看是否構(gòu)成等同侵權(quán)，在既不構(gòu)成相同侵權(quán)，也不構(gòu)成等同侵權(quán)的情況下，才能得出不侵權(quán)的結(jié)論。對于新人來說，有可能在判斷不構(gòu)成相同侵權(quán)后，就直接得出不侵權(quán)的結(jié)論，而忘記了需要判斷是否等同侵權(quán)這一步。

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二、什么是等同侵權(quán)

《最高人民法院關(guān)于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應(yīng)用法律若干問題的解釋》對等同侵權(quán)的定義：

被訴侵權(quán)技術(shù)方案有一個或者一個以上技術(shù)特征與權(quán)利要求中的相應(yīng)技術(shù)特征從字面上看不相同，但是屬于等同特征，在此基礎(chǔ)上，被訴侵權(quán)技術(shù)方案被認(rèn)定落入專利權(quán)保護(hù)范圍的，屬于等同侵權(quán)。其中，等同特征指：與權(quán)利要求所記載的技術(shù)特征以基本相同的手段，實現(xiàn)基本相同的功能，達(dá)到基本相同的效果，并且本領(lǐng)域普通技術(shù)人員無需經(jīng)過創(chuàng)造性勞動就能夠想到的技術(shù)特征。

由以上可知，等同侵權(quán)判斷的是技術(shù)特征的等同，而非整個技術(shù)方案的等同。另外，技術(shù)特征的等同包括一個技術(shù)特征和一個技術(shù)特征的等同，也包括一個技術(shù)特征和兩個技術(shù)特征組合的等同。

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既然談到了等同，那么無論技術(shù)手段本身，還是技術(shù)手段所實現(xiàn)的功能及效果，肯定不是完全相同的，那么什么算是基本相同呢？個人認(rèn)為這個判斷有一定的主觀性，但作為侵權(quán)訴訟的原告或被告，也可以從各個角度進(jìn)行爭辯，以爭取法官的傾向性認(rèn)同。以下探討等同侵權(quán)判斷過程，并對判斷過程中的事項進(jìn)行簡要說明。

三、等同侵權(quán)判斷過程

等同侵權(quán)判斷是判斷被訴侵權(quán)的技術(shù)方案是否落入涉案專利的權(quán)利要求保護(hù)范圍，這就涉及到對被訴侵權(quán)的技術(shù)方案的了解、對涉案專利的技術(shù)方案的解讀、以及對技術(shù)特征的比對。

在對涉案專利的技術(shù)方案進(jìn)行解讀的過程中，為了避免先入為主，建議暫時拋開被訴侵權(quán)的技術(shù)方案，這樣能夠相對客觀的確定權(quán)利要求保護(hù)范圍。當(dāng)然，在具體的分析、比對過程中，了解被訴侵權(quán)的技術(shù)方案、解讀涉案專利的技術(shù)方案、進(jìn)行技術(shù)特征的比對，是個循環(huán)往復(fù)、相輔相成的過程。下面對等同侵權(quán)過程所涉及的幾個方面做具體分析。

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1、關(guān)于最小技術(shù)特征劃分

在解讀涉案專利的技術(shù)方案時，需要確定權(quán)利要求保護(hù)范圍。確定權(quán)利要求保護(hù)范圍以及技術(shù)特征比對的過程中，會涉及到對權(quán)利要求進(jìn)行最小技術(shù)特征的劃分。

最小技術(shù)特征的劃分要考慮技術(shù)特征在整個技術(shù)方案中的作用，看該技術(shù)特征在整個技術(shù)方案中，是否能夠?qū)崿F(xiàn)相對獨(dú)立的技術(shù)功能、產(chǎn)生相對獨(dú)立的技術(shù)效果，（2017）最高法民申3802號案件判決中對此做了說明。如果將不能產(chǎn)生相對獨(dú)立的技術(shù)功能和相對獨(dú)立的技術(shù)效果的技術(shù)特征劃分為最小技術(shù)特征，將導(dǎo)致技術(shù)特征劃分太細(xì)。如果將產(chǎn)生不同的相對獨(dú)立的技術(shù)功能和產(chǎn)生不同的相對獨(dú)立的技術(shù)效果的多個技術(shù)特征劃分為最小技術(shù)特征，將導(dǎo)致技術(shù)特征劃分太寬。另外，根據(jù)（2004）蘇民三終字第103號判決，針對一個獨(dú)立、完整的部件，如果該部件各部位所具有的功能均相同，也不宜對其進(jìn)行分割。

一般，技術(shù)特征劃分的越寬泛，在侵權(quán)比對過程中對專利權(quán)人越有利，涉案專利權(quán)利要求中的某個特征容易被忽略，而使得被訴侵權(quán)的技術(shù)方案落入專利權(quán)保護(hù)范圍，相反的，技術(shù)特征劃分的越精細(xì)，被訴侵權(quán)的技術(shù)方案則有可能因為不具備某個特征而不落入專利權(quán)保護(hù)范圍。專利權(quán)人或被訴侵權(quán)人應(yīng)該根據(jù)對技術(shù)的深入了解，爭取對自身有利的最小技術(shù)特征的劃分方式。

2、確定權(quán)利要求保護(hù)范圍

在劃分最小技術(shù)特征之后，需要確定權(quán)利要求保護(hù)范圍，即對所劃分的最小技術(shù)特征的保護(hù)范圍進(jìn)行確定。依據(jù)前面所述，侵權(quán)包括相同侵權(quán)和等同侵權(quán)，因此最小技術(shù)特征的保護(hù)范圍可能涉及到字面保護(hù)范圍和等同保護(hù)范圍。對于等同保護(hù)范圍，哪些具體的技術(shù)特征屬于等同特征，等同保護(hù)范圍的邊界在哪？

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筆者認(rèn)為，在撇開具體的待比對技術(shù)特征時，該邊界是無法清楚界定的。那么我們該如何判斷被訴技術(shù)方案的技術(shù)特征是否落入等同保護(hù)范圍內(nèi)呢？

3、關(guān)于技術(shù)特征比對

如上所述，在初步確定權(quán)利要求保護(hù)范圍之后，就要進(jìn)行技術(shù)特征比對了。構(gòu)成等同特征需要滿足：基本相同的手段、基本相同的功能、基本相同的效果、本領(lǐng)域技術(shù)人員無需經(jīng)過創(chuàng)造性勞動就能想到。

上述提到的等同保護(hù)范圍也是由該4個方面共同界定的，因此雖然我們無法界定等同保護(hù)范圍的邊界，但可依據(jù)該4個方面判斷是否落入等同保護(hù)范圍。即如果被訴技術(shù)方案的技術(shù)特征滿足該4個條件，則落入等同保護(hù)范圍，構(gòu)成等同侵權(quán)，反之，則不構(gòu)成侵權(quán)。

下面針對等同特征的4個方面進(jìn)行簡單說明：

a）基本相同的手段

指被訴侵權(quán)技術(shù)方案中的技術(shù)特征與權(quán)利要求對應(yīng)技術(shù)特征在技術(shù)內(nèi)容上并無實質(zhì)性差異。其中無實質(zhì)性差異可以考慮技術(shù)特征的工作原理是否相同，另外也可結(jié)合以下幾個方面綜合進(jìn)行判斷：

（1）是否是常用技術(shù)要素的簡單替換；

（2）是否是位置上的簡單移動、尺寸上的簡單變化；

（3）是否是對技術(shù)特征進(jìn)行的簡單分解或合并；

（4）是否是對方法順序的簡單調(diào)整；

（5）是否是對數(shù)量的簡單增減；

b）基本相同的功能

指被訴侵權(quán)技術(shù)方案中的技術(shù)特征與權(quán)利要求對應(yīng)技術(shù)特征在各自技術(shù)方案中所起的作用基本相同。

首先要強(qiáng)調(diào)的是，基本相同的功能不是指特征本身或固有的功能，而是特征在整個技術(shù)方案中的作用。

其次，相對于權(quán)利要求對應(yīng)技術(shù)特征所具有的功能，如被訴侵權(quán)技術(shù)方案中的技術(shù)特征僅具有中的部分功能，一般認(rèn)為不構(gòu)成基本相同的功能。如被訴侵權(quán)技術(shù)方案中的技術(shù)特征具有該功能外的其他功能，一般認(rèn)為依然構(gòu)成基本相同的功能。

c）基本相同的效果

指被訴侵權(quán)技術(shù)方案中的技術(shù)特征與權(quán)利要求對應(yīng)技術(shù)特征在各自技術(shù)方案中所達(dá)到的技術(shù)效果基本相當(dāng)。

首先要強(qiáng)調(diào)的是，基本相同的效果不是指特征本身或固有的效果，而是特征在整個技術(shù)方案中的效果。

其次，相對于權(quán)利要求對應(yīng)技術(shù)特征所具有的效果，如被訴侵權(quán)技術(shù)方案中的技術(shù)特征僅具有其中的部分效果，一般認(rèn)為不構(gòu)成基本相同的效果。如被訴侵權(quán)技術(shù)方案中的技術(shù)特征具有該效果外的其他效果，一般認(rèn)為依然構(gòu)成基本相同的效果。在（2017）粵民終319號案件中，法院認(rèn)為，雖然奧克斯公司主張被訴侵權(quán)產(chǎn)品的技術(shù)特征還能夠?qū)崿F(xiàn)提高部件壽命、降低工藝精度以及提升制造效率的功能和效果。但，在判斷是否構(gòu)成等同特征時，如果被訴侵權(quán)產(chǎn)品的技術(shù)特征同樣可以實現(xiàn)專利技術(shù)特征的技術(shù)效果，即便被訴侵權(quán)產(chǎn)品的技術(shù)特征還具有其他技術(shù)效果，原則上亦不影響等同特征的認(rèn)定。

此外，從該案件判決中也可以看出，如果主張被訴侵權(quán)方案與專利技術(shù)方案具有不同的效果，需要提交證據(jù)進(jìn)行證明。本案中，法院認(rèn)為，奧克斯公司主張的被訴侵權(quán)產(chǎn)品限位結(jié)構(gòu)另外可以實現(xiàn)的功能和效果只是其單方面陳述，其并未提交證據(jù)證明，也未提交證據(jù)證明涉案專利技術(shù)方案在部件壽命、工藝精度和制造效率等方面確實存在相應(yīng)缺陷，本院不予采信。

d）是否需要經(jīng)過創(chuàng)造性勞動就能想到

指對于本領(lǐng)域普通技術(shù)人員而言，被訴侵權(quán)技術(shù)方案中的技術(shù)特征與權(quán)利要求對應(yīng)技術(shù)特征相互替換是容易想到的。

在具體判斷時可考慮以下因素：兩技術(shù)特征是否屬于同一或相近的技術(shù)類別；兩技術(shù)特征所利用的工作原理是否相同；兩技術(shù)特征之間是否存在簡單的直接替換關(guān)系，即兩技術(shù)特征之間的替換是否需對其他部分作出重新設(shè)計，但簡單的尺寸和接口位置的調(diào)整不屬于重新設(shè)計。

筆者認(rèn)為，這點(diǎn)也可參考創(chuàng)造性的評判標(biāo)準(zhǔn)，即考慮被訴技術(shù)方案的技術(shù)特征與專利的技術(shù)特征的區(qū)別技術(shù)特征、該區(qū)別技術(shù)特征所解決的技術(shù)問題、現(xiàn)有技術(shù)是否有給出將該區(qū)別技術(shù)特征應(yīng)用到涉案專利以解決其存在的技術(shù)問題的技術(shù)啟示。

在侵權(quán)訴訟中，被訴侵權(quán)方應(yīng)該盡量從說明書中搜尋技術(shù)特征不同、功能及效果不同的證據(jù)，以增強(qiáng)自身主張的說服力。權(quán)利人一方則從相反的思路進(jìn)行爭辯。

四、等同侵權(quán)判斷例外情況

在滿足了以上4個方面的特征后，是否就能斷定等同侵權(quán)成立了呢？

答案是否定的，上述判斷結(jié)束之后還需要考慮以下幾個方面的問題：

1、關(guān)于禁止反悔原則

在審查意見答復(fù)、無效過程中，為了維持專利權(quán)，專利權(quán)人可能會對權(quán)利要求范圍作出限制性解釋，導(dǎo)致等同范圍被限縮，此時如果被訴技術(shù)方案的特征恰好是專利權(quán)人放棄的特征，則不構(gòu)成等同侵權(quán)。需要注意是，權(quán)利人僅將從權(quán)合并到主權(quán)的情況下，只是引入了新特征，不表示放棄與之等同的特征。在（2015）浙知終字第205號案件中，法院認(rèn)為，在本案所涉專利的授權(quán)審查程序中，中生公司系采用將申請文本中的原權(quán)利要求2、3的附加技術(shù)特征并入權(quán)利要求1的方式修改權(quán)利要求書。修改后權(quán)利要求1要求保護(hù)的技術(shù)方案實質(zhì)是原權(quán)利要求3所保護(hù)的技術(shù)方案，并最終在此基礎(chǔ)上獲得發(fā)明專利授權(quán)。其中，原權(quán)利要求3所限定的反應(yīng)裝置的凝固酶反應(yīng)孔／反應(yīng)墊包被的具體物質(zhì)并未在原權(quán)利要求1中予以限定，只是引入新的技術(shù)特征。中生公司在此過程中未明確表示對任何具體方案的自我放棄，前述專利文本的修改亦非表明中生公司將涉案專利中的凝固酶反應(yīng)孔／反應(yīng)墊包被的具體物質(zhì)僅限定為“甘氨酰精氨酸β萘胺”，而已放棄與之相等同的組分，故本案不應(yīng)適用禁止反悔原則。

2、關(guān)于捐獻(xiàn)原則

如果被訴技術(shù)方案雖然構(gòu)成等同方案，但該方案已經(jīng)明確記載在涉案專利的說明書中，專利權(quán)人沒有將該方案納入權(quán)利要求保護(hù)范圍的，應(yīng)該適用捐獻(xiàn)原則，不予保護(hù)，不構(gòu)成等同侵權(quán)。在（2013）粵高法民三終字第615號案件中，法院認(rèn)為，涉案專利說明書并不支持“可拆卸”這一功能性技術(shù)特征，但由于專利權(quán)人在撰寫專利權(quán)利要求時，明確增加了“可拆卸”的功能，客觀上縮小了專利保護(hù)范圍。在侵權(quán)案件中，專利權(quán)人不能再隨意將已經(jīng)捐獻(xiàn)的技術(shù)方案再納入專利保護(hù)范圍。

3、關(guān)于可預(yù)見性限制

《專利侵權(quán)判定指南（2017）》第60條規(guī)定：“對于發(fā)明權(quán)利要求中的非發(fā)明點(diǎn)技術(shù)特征、修改形成的技術(shù)特征或者實用新型權(quán)利要求中的技術(shù)特征，如果專利權(quán)人在專利申請或修改時明知或足以預(yù)見到存在替代性技術(shù)特征而未將其納入專利權(quán)的保護(hù)范圍，在侵權(quán)判定中，權(quán)利人以構(gòu)成等同特征為由主張將該替代性技術(shù)方案納入專利權(quán)的保護(hù)范圍的，不予支持。”
因此針對明知的、足以預(yù)見的技術(shù)特征，專利權(quán)人在申請或者修改時，未給予保護(hù)，也不能將其納入等同范圍，他人使用該特征的，不構(gòu)成等同侵權(quán)。

4、關(guān)于封閉式權(quán)利要求：

對于封閉式權(quán)利要求，不宜將權(quán)利要求明確排除的結(jié)構(gòu)通過等同原則重新納入專利保護(hù)范圍。在（2012）民提字第10號判決中，法院認(rèn)為，在權(quán)利要求中采用“由……組成”的封閉式表達(dá)方式，本身意味著專利權(quán)人通過其撰寫，限定了專利權(quán)的保護(hù)范圍，明確將其他未被限定的結(jié)構(gòu)組成部分或者方法步驟排除在專利權(quán)保護(hù)范圍之外。本案中，涉案專利權(quán)利要求2屬于封閉式權(quán)利要求，其本身使用的措詞已經(jīng)將三磷酸腺苷二鈉和氯化鎂之外的組分排除在專利權(quán)保護(hù)范圍之外。如果通過等同原則，將專利權(quán)人明確排除的結(jié)構(gòu)組成部分或者方法步驟重新納入封閉式權(quán)利要求的保護(hù)范圍，認(rèn)定被訴侵權(quán)產(chǎn)品與權(quán)利要求2構(gòu)成整體等同，既不符合適用等同原則的基本目的，亦不符合司法解釋中有關(guān)技術(shù)特征等同的規(guī)定。

5、關(guān)于非發(fā)明點(diǎn)的技術(shù)特征

針對發(fā)明點(diǎn)的技術(shù)特征以及非發(fā)明點(diǎn)的技術(shù)特征，關(guān)于等同標(biāo)準(zhǔn)的把握也會有區(qū)別，一般針對非發(fā)明點(diǎn)的技術(shù)特征，在判斷技術(shù)特征是否等同時，認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)要更嚴(yán)格。在（2013）粵高法民三終字第615號案件中，法院認(rèn)為在無效程序中，涉案專利得以維持有效的創(chuàng)新點(diǎn)就是“實現(xiàn)擋邊的開拆裝”，因此在判斷被訴侵權(quán)產(chǎn)品的技術(shù)特征“3、4、5”與涉案專利的相應(yīng)技術(shù)特征 “3、4、5”是否等同時，認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)要從嚴(yán)把握。

6、關(guān)于數(shù)值范圍的技術(shù)特征

如果被訴侵權(quán)產(chǎn)品的數(shù)值技術(shù)特征與專利權(quán)利要求中的數(shù)值技術(shù)特征的差距已經(jīng)超過一個數(shù)量級，且沒有證據(jù)表明兩者之間沒有實質(zhì)差異，一般不能認(rèn)定為等同。在（2011）蘇知民再終字第0001號案件中，法院認(rèn)為，雖然均屬高真空度范圍，但本底真空度由涉案專利權(quán)利要求中的（1.1～4.7）×10-3Pa降低到2×10-2Pa，相差一個數(shù)量級（大約10倍左右），相對于權(quán)利要求對本底真空度所限定的變化范圍（即在10-3Pa數(shù)量級上由1.1變化到4.7，大約4倍的壓力變化），大約10倍的壓力變化應(yīng)屬于明顯差異。因此，一方面，在沒有直接證據(jù)顯示這樣的變化不會引起真空室內(nèi)雜質(zhì)含量的變化進(jìn)而影響濺射膜純度的情況下，不應(yīng)當(dāng)認(rèn)為在濺射膜純度方面二者能夠達(dá)到基本相同的效果；另一方面，涉案專利相對于被控侵權(quán)技術(shù)方案的壓力變化達(dá)到10倍，必然會對抽真空動力源、設(shè)備的承壓能力等提出更高的要求，并且需要更長的操作時間，因此，在這些方面也不能認(rèn)定涉案專利與被控侵權(quán)技術(shù)方案達(dá)到了基本相同的效果。

以上探討了在侵權(quán)訴訟中，關(guān)于等同侵權(quán)所涉及的一些問題，如前文所述，等同侵權(quán)的判斷有一定的主觀性、浮動空間較大，如何在等同侵權(quán)的判斷上獲取法官的認(rèn)可尤為重要。最重要的幾個方面包括：1）技術(shù)特征的劃分，即爭取更有利的技術(shù)特征劃分方式；2）三基本一創(chuàng)造的判斷，即深入了解技術(shù)本質(zhì)，在技術(shù)特征、功能以及效果論述方面尋找有利的證據(jù)支持；3）例外情況的限定，即針對一些特殊情況，要全面考慮，積極提出自己的主張。以上，希望對同行的從業(yè)者有所幫助或者啟發(fā)，如有不當(dāng)之處，歡迎指正、探討。

來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：羅莉劉曉明陳蓓管自英孫兆鑫

編輯：IPRdaily王穎校對：IPRdaily縱橫君

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