關(guān)于審查意見涉及專利法第2條2款答復思路的探討

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作者：倪健

原標題：關(guān)于審查意見涉及專利法第2條2款答復思路的探討

近些年來，在電學領(lǐng)域中涉及權(quán)利要求不符合專利法第2條第2款關(guān)于技術(shù)方案規(guī)定的審查意見通知書越來越多，如商業(yè)模式（或方法）、算法、用戶界面等電學領(lǐng)域。關(guān)于權(quán)利要求不符合專利法第2條第2款規(guī)定的保護客體的答復向來是一個難點，筆者擬從以下幾個方面探討關(guān)于權(quán)利要求不符合專利法第2條第2款規(guī)定的答復思路。若有不當之處，也請讀者諒解，并批評指正，本文僅為交流、探討。

1、《專利審查指南》的相關(guān)規(guī)定

對于涉及商業(yè)模式（或方法）、算法等的權(quán)利要求，在實審過程中，經(jīng)常會被審查員認定涉案權(quán)利要求不符合專利法第25條第1款第2項關(guān)于智力活動的規(guī)則和方法的規(guī)定，或者是涉案權(quán)利要求不符合專利法第2條第2款規(guī)定的保護客體?！秾＠麑彶橹改稀分赋?，智力活動的規(guī)則和方法是指導人們進行思維、表述、判斷和記憶的規(guī)則和方法。由于其沒有采用技術(shù)手段或者利用自然規(guī)律，也未解決技術(shù)問題和產(chǎn)生技術(shù)效果，因而不構(gòu)成技術(shù)方案。它既不符合專利法第2條第2款的規(guī)定，又屬于專利法第25條第1款第2項規(guī)定的情形。因此，指導人們進行這類活動的規(guī)則和方法不能被授予專利權(quán)。

但正如上所述，涉及商業(yè)模式等的發(fā)明專利申請越來越多，為此2017年4月1起實施的修改后的《專利審查指南》第二部分第一章第4.2節(jié)“智力活動的規(guī)則和方法”（2）中增加了以下內(nèi)容：“涉及商業(yè)模式（或方法）的權(quán)利要求，如果既包含商業(yè)規(guī)則和方法的內(nèi)容，又包含技術(shù)特征，則不應當依據(jù)專利法第25條排除其獲得專利權(quán)的可能性”。由此可見，對于涉及商業(yè)模式（或方法）的權(quán)利要求若包含技術(shù)特征則滿足專利法第25條的規(guī)定，上述修改進一步明確了涉及商業(yè)模式（或方法）權(quán)利要求與專利法第25條第1款第2項關(guān)于智力活動的規(guī)則和方法的關(guān)系。但是在審查實踐中仍然存在大量指出涉及商業(yè)方法的權(quán)利要求不符合專利法第2條第2款規(guī)定的保護客體的規(guī)定，并且社會創(chuàng)新主體對專利申請主題是否符合專利法第25條第1款第2項或?qū)＠ǖ?條第2款關(guān)于保護客體的規(guī)定仍然存在不甚明確之處。

可能正因于此，為回應創(chuàng)新主體對進一步明確涉及人工智能等新業(yè)態(tài)新領(lǐng)域?qū)＠暾垖彶橐?guī)則的需求，國家知識產(chǎn)權(quán)局關(guān)于修改《專利審查指南》的公告（第343號）決定對《專利審查指南》作出再次修改。這次在《專利審查指南》第二部分第九章增加第6節(jié)，“6. 包含算法特征或商業(yè)規(guī)則和方法特征的發(fā)明專利申請審查相關(guān)規(guī)定”。修改文件中強調(diào)了：涉及人工智能、“互聯(lián)網(wǎng)+”、大數(shù)據(jù)以及區(qū)塊鏈等的發(fā)明專利申請，一般包含算法或商業(yè)規(guī)則和方法等智力活動的規(guī)則和方法特征，本節(jié)旨在根據(jù)專利法及其實施細則，對這類申請的審查特殊性作出規(guī)定。

這次修改的審查指南規(guī)定：如果權(quán)利要求涉及抽象的算法或者單純的商業(yè)規(guī)則和方法，且不包含任何技術(shù)特征，則這項權(quán)利要求屬于專利法第25條第1款第2項規(guī)定的智力活動的規(guī)則和方法，不應當被授予專利權(quán)。如果要求保護的權(quán)利要求作為一個整體不屬于專利法第25條第1款第2項排除獲得專利權(quán)的情形，則需要就其是否屬于專利法第2條第2款所述的技術(shù)方案進行審查。

由此可見，對于涉及抽象的算法或者單純的商業(yè)規(guī)則和方法的權(quán)利要求，首先需要判斷其是否符合專利法第25條第1款第2項關(guān)于智力活動的規(guī)則和方法的規(guī)定，若滿足上述規(guī)定，仍需要就其是否屬于專利法第2條第2款所述的技術(shù)方案進行審查。

下面我們就看下在專利申請實踐中遇到的審查員認為權(quán)利要求書涉及的方案全部不符合專利法第2條第2款規(guī)定的具體案例以及關(guān)于該案件的答復思路。

2、案情介紹

該案涉及一種優(yōu)化碳信息披露方案的方法和裝置，所述方法基于改進樹種算法能夠解決投資者信息共享行為下企業(yè)碳信息披露、企業(yè)價值增加以及企業(yè)風險成本控制三者協(xié)同問題，能夠輔助企業(yè)決策向不同投資者的碳信息披露程度，建立完善的碳信息披露機制。

公布文本中的權(quán)利要求1內(nèi)容如下：

3、審查意見

該案在實審過程中，共發(fā)出兩次審查意見通知書，審查員在兩次通知書中均認為：權(quán)利要求1請求保護一種基于改進樹種算法優(yōu)化碳信息披露方案的方法，其解決的是投資者信息共享行為下企業(yè)碳信息披露、企業(yè)價值增加以及企業(yè)風險成本控制三者協(xié)同問題，企業(yè)的價值將會隨著碳信息披露質(zhì)量的提升而提升，企業(yè)的融資約束將會隨著碳信息披露水平的提升而降低?？梢?，所述方法解決的是投資決策、企業(yè)價值評估、企業(yè)融資約束、企業(yè)風險成本控制這些商業(yè)問題，不屬于技術(shù)問題。其提供的解決方案是采用改進樹種算法，通過控制算法搜索趨勢因子，在迭代過程中不斷自適應調(diào)整算法選擇隨機位置的概率。該解決方案整體上仍屬于一種數(shù)學計算方法，其依賴于人的思維活動，是一種人的思維運動的結(jié)果，不受自然規(guī)律的約束。因而權(quán)利要求1不構(gòu)成專利法第2條第2款規(guī)定的技術(shù)方案。對于其余的權(quán)利要求審查員同樣持此觀點，認為所有權(quán)利要求不構(gòu)成專利法第2條第2款規(guī)定的技術(shù)方案。

4、答復思路

專利法第2條第2款所稱的發(fā)明，是指對產(chǎn)品、方法或者其改進所提出的新的技術(shù)方案。其中，技術(shù)方案是對要解決的技術(shù)問題所采取的利用了自然規(guī)律的技術(shù)手段的集合。技術(shù)手段通常是由技術(shù)特征來體現(xiàn)的?！秾＠麑彶橹改稀访鞔_指出未采用技術(shù)手段解決技術(shù)問題，以獲得符合自然規(guī)律的技術(shù)效果的方案，不屬于專利法第2條第2款規(guī)定的客體。

同樣地，在2020年2月1日即將實施的《專利審查指南》中也指出：對一項包含算法特征或商業(yè)規(guī)則和方法特征的權(quán)利要求是否屬于技術(shù)方案進行審查時，需要整體考慮權(quán)利要求中記載的全部特征。如果該項權(quán)利要求記載了對要解決的技術(shù)問題采用了利用自然規(guī)律的技術(shù)手段，并且由此獲得符合自然規(guī)律的技術(shù)效果，則該權(quán)利要求限定的解決方案屬于專利法第2條第2款所述的技術(shù)方案。

由此可見，分析權(quán)利要求是否符合專利法第2條第2款規(guī)定客體審查意見的要點在于3個要素：第一，權(quán)利要求請求保護的方案是否解決了技術(shù)問題；第二，權(quán)利要求是否記載了對要解決的技術(shù)問題采用了利用自然規(guī)律的技術(shù)手段；第三，權(quán)利要求涉及的方案是否獲得符合自然規(guī)律的技術(shù)效果，并且上述3個要素需要同時滿足。

既然關(guān)鍵點在于上述3個要素，答復的總體思路就在于想辦法證明上述案例涉及的權(quán)利要求同時滿足上述3個要素。

5、具體的答復過程

5.1權(quán)利要求1涉及的方案解決了技術(shù)問題

審查員認為權(quán)利要求1涉及的方案解決的是投資決策、企業(yè)價值評估、企業(yè)融資約束、企業(yè)風險成本控制這些商業(yè)問題，不屬于技術(shù)問題。

為了證明權(quán)利要求1涉及的方案解決了技術(shù)問題，我們需要從申請文件出發(fā)，尤其是說明書部分來尋找相關(guān)證據(jù)。然而，該案例說明書背景技術(shù)涉及商業(yè)問題的描述較多，如說明書第0005段記載了“學者利用基于碳信息披露項目（CDP）的企業(yè)數(shù)據(jù)，進一步研究碳信息披露、市場環(huán)境與商業(yè)信用融資三者之間的關(guān)系，并利用市場環(huán)境對碳信息披露和商業(yè)信用融資二者關(guān)系的影響進行了檢驗”，說明書第0073段記載了“本發(fā)明公開的改進樹種算法能夠解決投資者信息共享行為下企業(yè)碳信息披露、企業(yè)價值增加以及企業(yè)風險成本控制三者協(xié)同問題，能夠輔助企業(yè)決策向不同投資者的碳信息披露程度，建立完善的碳信息披露機制”。正因為說明書的背景技術(shù)部分和有益效果部分，均強調(diào)了涉案方案對輔助企業(yè)決策、增加價值的描述，并且第一次意見陳述并不是特別具體、到位，使得審查員自然而然的在第一次和第二次審查意見通知書中作出權(quán)利要求請求保護的方案未解決技術(shù)問題，解決的是商業(yè)問題的認定。

然而，如果我們再仔細去看說明書的內(nèi)容，可以看到該案例涉及優(yōu)化碳信息披露方案（如權(quán)利要求1的主題就是優(yōu)化碳信息披露方案），所述方案實質(zhì)也是提供一種向不同類型的投資者公開不同程度的碳信息，如說明書第0073段關(guān)于本發(fā)明的技術(shù)效果處提到：本發(fā)明公開的改進樹種算法能夠輔助企業(yè)決策向不同投資者的碳信息披露程度，建立完善的碳信息披露機制。其次，說明書背景技術(shù)部分也提到：企業(yè)為了吸引更多的投資也會通過自媒體平臺向投資者們公開自身的環(huán)境污染數(shù)據(jù)，其中碳信息作為環(huán)境污染數(shù)據(jù)的重要組成部分。再次，說明書第0074段公開了：與傳統(tǒng)樹種算法相比，改進樹種算法主要通過引進隨機個體來改善傳統(tǒng)算法中的過早收斂和局部早熟的現(xiàn)象等技術(shù)效果。說明書第0101段；第0118段；第0181段也提到了所述改進后的算法由于改善了過早收斂和局部早熟，可以得到最優(yōu)碳信息披露方案，也即使得向不同投資者推薦公開的碳信息更有針對性，更精準。

進而我們可以得出結(jié)論，結(jié)合原說明書上下文，可以得出所述方案實際解決的“技術(shù)問題”是：如何更精準、更方便地向不同類型的投資者公開不同程度的碳信息，其實質(zhì)上也是針對不同類型的投資者推薦公開不同程度的碳信息，吸引更多的投資者。同時，為了使權(quán)利要求1請求保護的方案能更容易被審查員認定解決的是上述“技術(shù)問題”，筆者根據(jù)原說明書第0160段的記載，在權(quán)利要求1中進一步限定了“所述方法用于確定企業(yè)向各個投資者披露的碳信息程度”，以使得權(quán)利要求1的方案與要解決的“技術(shù)問題”更相對應。

但是對于上述認定的問題是否屬于技術(shù)問題，仍然需要進一步去斟酌。尤其是在審查員二通堅持認為所述權(quán)利要求不符合專利法第2條第2款規(guī)定的技術(shù)方案的情況下，如若答復不合理，那么該申請很可能會被駁回。然而，在發(fā)明專利撰寫以及答復過程中，經(jīng)常面臨的困惑是專利申請涉及的方案要解決的問題是否是技術(shù)問題。對于上述我們認定的“技術(shù)問題”是否是技術(shù)問題的判斷時，可以尋找類似的已授權(quán)專利或者是經(jīng)過復審、訴訟的授權(quán)專利進行進一步確認。

例如，經(jīng)過分析，我們可以得出上述案例要解決的“技術(shù)問題”是“如何更精準、更方便、更快速地向不同類型的投資者推薦公開不同程度的碳信息、公開針對特定投資者感興趣的碳信息”。為了進一步確認上述問題屬于技術(shù)問題，我們在專利局復審和無效審理部網(wǎng)站找到申請?zhí)枮椤?00910128809.1”，發(fā)明名稱為：“推薦音頻的方法”的復審決定。在該決定中，復審合議組明確認定“如何快速、方便地為用戶查找/確定其感興趣的數(shù)據(jù)，該問題屬于技術(shù)問題”，最終撤回了原審查員的駁回決定。由于該技術(shù)問題與我們對于上述案例總結(jié)的技術(shù)問題相似，堅定了我們答復的信心。當然，什么算是“相似”，每個人都會有自己的主觀判斷，我們認為的“相似”與審查員認為的“相似”可能不同，所謂“具體案情，具體分析”，這一點也需要注意。如若得不到審查員的認可，也需要對此有清醒的認識和心理準備。

然而，無論如何，通過找到類似案情的已授權(quán)專利還是可以讓我們更有信心的進行意見陳述，但是如何找到類似案情的已授權(quán)專利，尤其是在答復過程中找到類似的復審撤駁案例或者經(jīng)過行政訴訟的授權(quán)專利。這一方面，要靠平時的積累，多閱讀相關(guān)專業(yè)書籍，如復審委出版的《以案說法》、《專利復審和無效典型案例評析叢書》等，通過這些書籍慢慢積累一些典型的案例；另一方面，由于在平時的撰寫與答復實踐中會遇到各種各樣的方案，上面的書籍很難覆蓋所有方面的難題，這時候就需要發(fā)揮代理人的檢索能力，通過檢索來發(fā)現(xiàn)典型性案例。這也說明，好的代理人不僅需要具有檢索現(xiàn)有技術(shù)，以確定相關(guān)現(xiàn)有技術(shù)的能力，同時也需要具有檢索相關(guān)典型的復審、無效決定，判決書等案例的能力。

僅以上述申請?zhí)枮椤?00910128809.1”復審決定的檢索過程為例，筆者拋磚引玉介紹下大概的檢索過程。首先進入“專利局復審和無效審理部”的審查決定檢索界面，如下圖所示。由于我們需要檢索的案例與專利法第2條第2款相關(guān)，那么我們就將法律依據(jù)填寫為“第2條第2款”。

點擊查詢，發(fā)現(xiàn)共有1270份發(fā)明專利的審查決定與專利法第2條第2款相關(guān)。

這樣的結(jié)果太多，噪音太大，無法精準命中我們想要找到的與“如何更精準、更方便、更快速地向不同類型的投資者推薦公開不同程度的碳信息、公開針對特定投資者感興趣的碳信息”是否是技術(shù)問題的類似復審、無效等案例。為了減小噪音，我們可以在審查決定查詢界面進一步限定發(fā)明名稱或者是分類號等。由于我們總結(jié)的技術(shù)問題與如何推薦相關(guān)信息相關(guān)，那么就提取出“推薦”這個關(guān)鍵詞，并將其限定在發(fā)明名稱中，如下圖所示。

如下圖所示，由于我們在“發(fā)明名稱”中限定了“推薦”，發(fā)明專利的審查決定由1268份減少為13份，并且所出現(xiàn)的審查決定中就有申請?zhí)枮椤?00910128809.1”的復審決定，點擊進去，進一步查看決定內(nèi)容，發(fā)現(xiàn)在該決定中，復審合議組明確認定“如何快速、方便地為用戶查找/確定其感興趣的數(shù)據(jù)，該問題屬于技術(shù)問題”，最終撤回了原審查員的駁回決定，其認定的技術(shù)問題與我們總結(jié)的“技術(shù)問題”相似，而這正是我們想尋找的案例。由此，也進一步增強了我們認定的“技術(shù)問題”是技術(shù)問題的信心。以上步驟，主要是對權(quán)利要求1涉及的方案解決的是技術(shù)問題的答復思路，是整體答復框架中的第一步。

5.2權(quán)利要求1涉及的方案采用的手段是技術(shù)手段，并取得了技術(shù)效果

由于權(quán)利要求1涉及方案的內(nèi)容幾乎全是算法，審查員因此認定所述方案的實質(zhì)是一種數(shù)學計算，其依賴于人的思維活動，不受自然規(guī)律的約束。

一方面，筆者在意見陳述中陳述了修改后的權(quán)利要求1其主題是基于改進樹種算法優(yōu)化碳信息披露方案的方法，該方法是用于確定企業(yè)向各個投資者披露的碳信息程度。即權(quán)利要求1體現(xiàn)了該方法用于碳信息披露的技術(shù)領(lǐng)域，而權(quán)利要求1中的各個參數(shù)，如種群數(shù)目 POP、表示企業(yè)向各個投資者披露的基本碳信息程度系數(shù)，表示企業(yè)向第d-1個投資者披露的專屬碳信息的程度系數(shù)等也具備了確切的物理含義，其涉及數(shù)據(jù)的選取以及處理步驟，并且權(quán)利要求 1 采取的改進樹種算法通過引進隨機個體等多種技術(shù)手段來改善傳統(tǒng)算法中的過早收斂和局部早熟的現(xiàn)象，上述多種技術(shù)手段增加了種群的多樣性，提高算法的全局搜索能力，使得碳信息的披露更方便、更精準。這表明權(quán)利要求1涉及的方案采用的是利用自然規(guī)律的技術(shù)手段，并取得了技術(shù)效果。上述答復的要點在于要體現(xiàn)出權(quán)利要求涉及的方案采用了利用自然規(guī)律的技術(shù)手段，并且由此獲得符合自然規(guī)律的技術(shù)效果。

另一方面，為了增強意見陳述的說服力，筆者通過進一步檢索發(fā)現(xiàn)，發(fā)明名稱為“用于RSA密碼的蒙哥馬利階梯算法（CN201310627737.1）”的發(fā)明專利中，其權(quán)利要求涉及的也是含多種步驟的階梯算法，但其同樣被認為是授權(quán)客體，并最終被授予專利權(quán)。其授權(quán)權(quán)利要求1如下圖所示。

尤其地，現(xiàn)有的期刊論文（涉及算法的專利申請審查標準研究，張晶，華南理工大學，中國碩士學位論文全文數(shù)據(jù)庫）詳細分析了該專利（CN201310627737.1），并在正文第24-25頁詳細討論了涉案專利的權(quán)利要求是否符合專利法第25條第2款或是專利法第2條第2款的規(guī)定，經(jīng)過詳細分析，最終認為涉案專利屬于專利法保護客體（參見該論文正文第27頁）。通過這個案例，更加堅定了筆者關(guān)于本案例權(quán)利要求涉及的方案采用的手段是技術(shù)手段，并取得了技術(shù)效果的看法。以上是總體答復框架中的第二步和第三步。

上述案例，經(jīng)過上面的答復過程，最終在第二次意見陳述書后下發(fā)授權(quán)通知書。然而，正如筆者在上文中強調(diào)，上述案例僅是個案，在專利的撰寫與答復過程中，一定要做到“具體案情，具體分析”，不可作一般性、普適性的推導，畢竟我們認為的“相似”與審查員認為的“相似”可能不同，如若得不到審查員的認可，也需要冷靜對待。因此，上文的分析僅僅是關(guān)于一種答復思路的交流探討，而不必拘泥于個案。

6、總結(jié)

通過上面的分析我們可以看到，對于專利法第2條第2款關(guān)于不授權(quán)客體的答復，關(guān)鍵點在于陳述權(quán)利要求涉及的方案解決了技術(shù)問題，采取了遵循自然規(guī)律的技術(shù)手段，并獲得了符合自然規(guī)律的技術(shù)效果。

首先，對于權(quán)利要求涉及的方案是否解決技術(shù)問題，需要仔細閱讀說明書，站在本領(lǐng)域技術(shù)人員的角度來看，不應該只看一個方案能夠解決的問題中是不是包含商業(yè)問題，而應該關(guān)注該方案所解決的問題是不是包含技術(shù)問題，在這個過程中，尤其應該注意判斷說明書明確記載的所解決的問題是不是技術(shù)問題。如對于上述案例，筆者通過再三的閱讀說明書，最終確認了上述技術(shù)問題。

其次，在涉及商業(yè)模式（或方法）、算法類等的發(fā)明專利申請過程中，需要注意的是，如果申請文件中沒有提及該商業(yè)模式或算法等的具體應用領(lǐng)域，沒有限定商業(yè)模式或算法中參數(shù)在具體應用環(huán)境中所體現(xiàn)出的物理含義，僅是一種抽象模式或算法本身的改進，則屬于人為制定和調(diào)整的規(guī)則，不能被授予專利權(quán)。另外，上述案例對我們最重要的啟示是在撰寫商業(yè)模式（或方法）、算法類等專利申請文件時，代理人需要明確：第一，所述申請文件涉及的方案其對象是否是具體應用領(lǐng)域中的技術(shù)數(shù)據(jù)；第二，所述申請文件涉及的方案本身是否符合自然規(guī)律的約束；第三，設(shè)置方法規(guī)則或算法規(guī)則的目的是否用于解決生產(chǎn)實踐中的技術(shù)問題。古人云，“是故圣人不治已病治未病，不治已亂治未亂”，如若代理人一開始對上述問題有清晰、明確的答案，并在申請文件中重點突出“技術(shù)三要素”等相關(guān)內(nèi)容，則更容易避免不授權(quán)客體的問題。如最近大家熱議的“支付寶集五福專利申請”，其將集五福玩法撰寫為“基于增強現(xiàn)實的虛擬對象分配方法及裝置”，其涉及一種在分配虛擬對象時，使用符合自然規(guī)律的技術(shù)手段，提升交互性以及趣味性的技術(shù)方案，避免了存在不授權(quán)客體的問題。

最后，在答復過程中，我們也可以主動去檢索相關(guān)類似案例，看看類似案例的審查員、復審合議組等是如何審查，專利申請人又是如何答復的，有沒有我們忽略的一些點，以方便我們?nèi)ソ梃b。如若找到大量的類似已授權(quán)案例，或者是了解了其他申請人的出色答復思路，則有助于完善答復構(gòu)思，增加專利授權(quán)的概率。

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來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：倪健

編輯：IPRdaily王穎          校對：IPRdaily縱橫君

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