從屬專利研究——兼論“瑞德西韋”抗新冠用途專利取得后的限制

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作者：向俊杰 濟南市經(jīng)濟和信息化綜合行政執(zhí)法支隊

原標題：從屬專利研究——兼論“瑞德西韋”抗新冠用途專利取得后的限制

近日，因武漢病毒研究所對吉利德科學公司的專利藥品“瑞德西韋” 抗新冠用途申報了新的中國發(fā)明專利，引起了廣泛的關(guān)注和討論。從法律角度來看，武漢病毒研究所和吉利德科學公司之間的沖突主要體現(xiàn)在申請被授權(quán)后，產(chǎn)品專利和該產(chǎn)品新用途專利之間的權(quán)利沖突。即：從屬專利和在先基本專利之間的權(quán)利義務(wù)關(guān)系的界定。

一、從屬專利的含義和特征

我國專利法沒有明確規(guī)定從屬專利的定義，相關(guān)的司法解釋【1】雖對從屬專利的概念作出過解釋，并列舉了從屬專利的主要形式，但其主要是從專利侵權(quán)判斷的角度出發(fā)，因此并不能算是對從屬專利含義的全面、準確概括。一般認為從屬專利是指《專利法》“專利實施的強制許可”章中第五十一條規(guī)定的“比前已經(jīng)取得專利權(quán)的發(fā)明或者實用新型具有顯著經(jīng)濟意義的重大技術(shù)進步，其實施又有賴于前一發(fā)明或者實用新型的實施的”發(fā)明或者實用新型專利。

首先，從屬專利是在后專利。從屬專利是相對于在前的已經(jīng)取得專利權(quán)的發(fā)明或者實用新型（以下簡稱在先基本專利）而言，其中在先基本專利的授權(quán)公告日應(yīng)早于從屬專利的授權(quán)公告日，且其專利權(quán)處于合法有效、尚未終止的狀態(tài)，在先基本專利不包括尚未取得專利權(quán)的專利申請，也不包含因主動放棄、被宣告無效或保護期限屆滿等原因已經(jīng)終止的專利。

其次，從屬專利的從屬性僅指實施而言。即，從屬專利的實施依賴于在先基本專利的實施。從屬專利的實施必然會落入在先基本專利的保護范圍或者覆蓋其的技術(shù)特征，從屬專利的技術(shù)方案包括了在先基本專利的全部必要技術(shù)特征和其他新加的技術(shù)內(nèi)容。但是從屬專利的申請、獲取、終止、無效和保護等都是獨立的，不依賴于與在先基本專利。

再次，從屬專利具有重大技術(shù)進步?！爸卮蠹夹g(shù)進步”是指與在先基本專利相比，在技術(shù)上有較突出的貢獻且因此能夠產(chǎn)生顯著的經(jīng)濟效益，其不同于專利法中規(guī)定的“創(chuàng)造性”。創(chuàng)造性是判斷專利申請是否可被授予專利權(quán)的標準之一，是相對于現(xiàn)有技術(shù)而言，重大技術(shù)進步則是從屬專利是否可申請專利強制許可的條件之一，是相對于在先基本專利而言的。從屬專利除被依法無效宣告外，在專利權(quán)期限內(nèi)一直具有創(chuàng)造性，但并不一定具有或一直具有重大技術(shù)進步。

最后，從屬專利的類型只能是發(fā)明專利或?qū)嵱眯滦蛯＠?，不包括外觀設(shè)計專利。

二、從屬專利的獲取與強制許可

獲取從屬專利，首先申請專利的技術(shù)方案（以下簡稱申請方案）除了包括在先基本專利的全部必要技術(shù)特征外，還應(yīng)“增加新的技術(shù)內(nèi)容”，附加新的技術(shù)特征，其次申請方案當具備新穎性、創(chuàng)造性和實用性，符合專利法中授予發(fā)明和實用新型專利權(quán)的相關(guān)規(guī)定。

申請方案中新的技術(shù)特征的增加，應(yīng)當使其相對于在先基本專利具有顯著經(jīng)濟意義的重大技術(shù)進步，新的技術(shù)特征可以是在原有產(chǎn)品專利技術(shù)特征的基礎(chǔ)上增加的新的技術(shù)特征或發(fā)現(xiàn)的原來未曾發(fā)現(xiàn)的新的用途特征，也可以是在原有方法專利技術(shù)方案的基礎(chǔ)上發(fā)現(xiàn)的新的未曾發(fā)現(xiàn)的新的用途特征，還可以是對在先基本專利的一般（上位）概念技術(shù)特征的具體（下位）化。判斷申請方案的新穎性、創(chuàng)造性和實用性時，應(yīng)當將其作為一個整體來判斷，不能僅針對其包含的現(xiàn)在基本專利的全部必要技術(shù)特征進行判斷，也不能僅針對附加的新的技術(shù)特征進行判斷，而應(yīng)當將兩者結(jié)合起來作為一個整體，綜合進行判斷。此外，在先基本專利可能構(gòu)成申請方案的現(xiàn)有技術(shù)或抵觸申請，用以判斷其新穎性和創(chuàng)造性，此時應(yīng)當將其與在先基本專利的說明書、附圖和權(quán)利要求書中的所有內(nèi)容進行對比，而不能僅僅與在先基本專利的權(quán)利要求書進行對比。

武漢病毒研究所對“瑞德西韋”抗新冠用途的申請，屬于對原有產(chǎn)品未曾發(fā)現(xiàn)的新的用途的專利申請，如果其獲得專利權(quán)，則屬于“瑞德西韋”產(chǎn)品專利的從屬專利。

我國專利法規(guī)定，發(fā)明或者實用新型專利權(quán)的保護范圍以其權(quán)利要求的內(nèi)容為準。申請方案依法被授予專利權(quán)后，實施該從屬專利時，必然會覆蓋在先基本專利權(quán)的保護范圍，其實施受到在先基本專利權(quán)的制約。為了協(xié)調(diào)從屬專利與在先基本專利的沖突，《專利法》第五十一條規(guī)定，國務(wù)院專利行政部門根據(jù)從屬專利權(quán)人的申請，可以給予其實施在先基本專利的強制許可。但是，申請強制許可只是一種可選方式，并不是所有情況下都需要申請強制許可，如在從屬專利和在先基本專利屬于同一權(quán)利人時，權(quán)利人實施該從屬專利無需也沒有必要申請強制許可；在從屬專利和在先基本專利屬于不同權(quán)利人時，如果事先取得了在先基本專利權(quán)人的許可，則從屬專利權(quán)利人同樣也就沒有必要再去申請強制許可。一般只有在從屬專利和在先基本專利屬于不同權(quán)利人時，從屬專利權(quán)人才有必要申請強制許可，此時，從屬專利權(quán)人仍可選擇先與在先基本專利的權(quán)利人進行協(xié)商。

從屬專利申請強制許可的，其申請的理由和依據(jù)并不僅僅局限于《專利法》第五十一條的規(guī)定。如果在先基本專利權(quán)人的行為構(gòu)成了《反壟斷法》中的“濫用市場支配地位”的行為，已被依法認定為壟斷行為，則從屬專利權(quán)人可以《專利法》第四十八條第（二）項的規(guī)定申請強制許可【2】。

為了體現(xiàn)法律的公平性原則，《專利法》第五十一條同時還規(guī)定，在依法給予從屬專利實施在先基本專利的強制許可的情況下，國務(wù)院專利行政部門也可以根據(jù)在先基本專利權(quán)人的申請，給予其實施從屬專利的強制許可。但是， 如果從屬專利是依據(jù)《專利法》第四十八條第（二）項申請并獲得實施的強制許可的，則在先基本專利權(quán)人不能依據(jù)《專利法》第五十一條的規(guī)定申請并獲得實施從屬專利的強制許可。

由此可知，如果武漢病毒研究所獲得“瑞德西韋” 抗新冠用途專利，同時也就取得了對“瑞德西韋”產(chǎn)品專利的強制許可申請權(quán)，從法律上保證了新冠用途專利最終能夠得以實施。但是，獲得強制許可后，武漢病毒研究所應(yīng)當依法向“瑞德西韋”產(chǎn)品專利人即吉利德科學公司支付專利許可使用費。

三、從屬專利的實施和轉(zhuǎn)讓

根據(jù)我國專利法的規(guī)定，專利權(quán)的實施是指即為生產(chǎn)經(jīng)營目的制造、使用、許諾銷售、銷售、進口其專利產(chǎn)品，或者使用其專利方法以及使用、許諾銷售、銷售、進口依照該專利方法直接獲得的產(chǎn)品，從屬專利的實施主體包括專利權(quán)人和第三人。專利權(quán)人自己實施的，為了解決從屬專利與在先基本專利之間的權(quán)利沖突問題，通常的做法是與在先基本專利權(quán)人訂立一種被稱為“交叉許可”的許可合同，相互給予方便，讓雙方都能實施具有顯著經(jīng)濟意義的重大進步的技術(shù)【3】，在我國的專利實踐中很少有為此申請強制許可的情形；第三人通過訂立專利實施許可合同取得從屬專利的實施權(quán)，但同時還應(yīng)獲得在先基本專利人的許可，否則將會對其構(gòu)成對侵權(quán)，面臨承擔相應(yīng)的侵權(quán)責任的法律風險。無論第三人獲得的是普通許可、排他許可還是獨占許可，都不能依據(jù)《專利法》第五十一條的規(guī)定申請并獲得實施在先基本專利的強制許可，因為該條規(guī)定的申請人只有專利權(quán)人，而不包括被許可人。專在沒有獲得在先基本專利的實施許可的情況下，從屬專利權(quán)人及其許可人以從屬專利為合法取得為由，主張其實施行為不侵犯在先基本專利權(quán)的，理由不成立。

我國專利法規(guī)定，專利權(quán)可以依法取轉(zhuǎn)讓。轉(zhuǎn)讓專利權(quán)的，當事人應(yīng)當訂立書面合同，并向國務(wù)院專利行政部門登記，由國務(wù)院專利行政部門予以公告，專利權(quán)的轉(zhuǎn)讓自登記之日起生效。轉(zhuǎn)讓從屬專利時，轉(zhuǎn)讓人應(yīng)當事先告知受讓人從屬專利的情況，并對在先基本專利實施許可的取得、許可使用費的分攤比例等相關(guān)事項作出約定。如果專利轉(zhuǎn)讓后才發(fā)現(xiàn)其是另一專利的從屬專利，專利轉(zhuǎn)讓合同對此有約定的，按照合同的約定處理，沒有約定的，雙方當事人應(yīng)當本著誠實、守信和公平原則進行協(xié)商處理。

由此可知，如果武漢病毒研究所獲得“瑞德西韋”產(chǎn)品的新用途專利后，許可他人實施其專利的，被許可人還應(yīng)當同時取得吉利德科學公司的許可，否則將會侵犯其產(chǎn)品專利權(quán)；若武漢病毒研究所獲得“瑞德西韋”產(chǎn)品的新用途專利后，轉(zhuǎn)讓他人的，則武漢病毒研究所將不再擁有對瑞德西韋”產(chǎn)品專利的強制許可申請權(quán)。

注釋：

【1】《專利侵權(quán)判定若干問題的意見（試行）》(京高法發(fā)〔2001〕229號)第121條

【2】尹新天. 中國專利法詳解 [M]. 北京：知識產(chǎn)權(quán)出版社,2011：531

【3】同上

來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：向俊杰 濟南市經(jīng)濟和信息化綜合行政執(zhí)法支隊

編輯：IPRdaily王穎          校對：IPRdaily縱橫君

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