從案例思考商業(yè)秘密和專利行政制度的銜接

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作者：王傲寒 美的集團資深知識產(chǎn)權顧問

原標題：從案例思考商業(yè)秘密和專利行政制度的銜接

商業(yè)秘密現(xiàn)在越來越多地出現(xiàn)在大眾的視野中，比如剛剛塵埃落定的、訴訟標的高達一億元人民幣的從興公司與亞信公司及十二名自然人的侵犯商業(yè)秘密糾紛案件。商業(yè)秘密案件通常標的較大、事實較為復雜，不僅常常與著作權、專利等其他知識產(chǎn)權類別存在關聯(lián)，甚至還會與刑事犯罪有所牽連，這些都給商業(yè)秘密案披上了一層神秘的面紗。隨著我國產(chǎn)業(yè)界對知識產(chǎn)權保護的態(tài)度從國家鼓勵、引導，到自身重視并趨于理性，將研發(fā)成果用于專利、著作權等方式進行保護已經(jīng)不再一家獨大，多種多樣的知識產(chǎn)權保護形式開始顯現(xiàn)，其中就包括對商業(yè)秘密的保護，從越來越多的商業(yè)秘密糾紛案件數(shù)量上可見一斑。

商業(yè)秘密是一類特殊的知識產(chǎn)權，特殊之處在于其只有在秘密狀態(tài)下才能受到保護。根據(jù)《中華人民共和國反不正當競爭法》第10條的規(guī)定，“本條所稱的商業(yè)秘密，是指不為公眾所知悉、能為權利人帶來經(jīng)濟利益、具有實用性并經(jīng)權利人采取保密措施的技術信息和經(jīng)營信息”，可見商業(yè)秘密作為受法律保護的客體，其必要屬性之一為“不為公眾所知悉”，也就是其“秘密”屬性。但悖論在于，一旦商業(yè)秘密受到侵犯遭到披露，此時權利人只能通過起訴要求賠償損失的方式得到救濟，在一些情況下，而原本的秘密由于已經(jīng)被披露，為公眾所知，所以即使侵權訴訟勝訴，得到賠償，該“秘密”也不再能產(chǎn)生相應價值，在極端情況下，商業(yè)秘密侵權人甚至將竊取的商業(yè)秘密申請了專利。

以下案例就是這種情況的典型，從這兩個案例中可以直觀清晰地看到商業(yè)秘密是如何與專利行政制度產(chǎn)生交叉的。

湖南德海制藥有限公司（以下稱德海公司）與湖南國華制藥有限公司（以下稱國華公司）之間的訴訟糾紛就是一起典型的贏了權訴訟輸了專利的案例。上世紀八十年代，常德地區(qū)中藥廠自主研發(fā)了天麻首烏片，并以商業(yè)秘密的方式對該藥處方及其工藝予以保密。后因改制，常德地區(qū)中藥廠更名為湖南德海制藥有限公司，繼受該商業(yè)秘密的權利。得知國華公司也在用相同的工藝和配方生產(chǎn)同樣的藥物后，德海公司向法院起訴國華公司侵犯其商業(yè)秘密。

一審法院于2008年8月做出判決，判決國華公司侵犯德海公司技術秘密，并確認德海公司為“天麻首烏片”非專利成果的完成者，判處國華公司賠償?shù)潞９窘?jīng)濟損失300萬；國華公司不服提起上訴，在二審中，法院進一步確認國華公司采用不正當手段獲取并使用了德海公司的涉案技術成果，侵害了德海公司的技術成果權，于2009年6月維持一審判決。

看到這里，也許大家可能認為德海公司已經(jīng)得到了救濟，但是情況并不這么樂觀。國華公司的員工李某因職務之便接觸到該藥的工藝和配方，于是以黃某的名義于2004年6月向國家知識產(chǎn)權局申請了“一種天麻首烏制劑及其制備方法”的發(fā)明專利，2005年3月該發(fā)明專利申請被公開，2007年12月14日，因申請人2個月內(nèi)未能答復國家知識產(chǎn)權局發(fā)出的第2次審查意見書，國家局根據(jù)2000年專利法第37條的規(guī)定，發(fā)出視為撤回通知書。雖然李某在2009年已經(jīng)因以不正當手段獲取"天麻首烏片"技術資料并擅自申請專利的行為構成侵犯商業(yè)秘密罪而被判刑，德海公司與李某等還于2015年就專利權屬糾紛還進行了司法調(diào)解，調(diào)解書中確認了專利申請權歸屬于德海公司。但是，從專利審批程序的時間點可以看出，早在德海公司和國華公司的商業(yè)秘密糾紛訴訟一審判決做出前，該專利的審查程序就已經(jīng)終止了。

因此，當?shù)潞９居?015年3月1日向國家知識產(chǎn)權局（以下稱國家局）提出恢復專利申請及變更請求后，國家局以專利申請權請求的時間已經(jīng)超過《中華人民共和國專利法實施細則》(簡稱《專利法實施細則》)第6條規(guī)定的兩年的權利恢復期限為由,不同意恢復權利。德海公司不服該具體行政行為，以國家局為被告提起行政訴訟，要求恢復其專利申請權，但一審二審判決均未支持德海公司的訴訟請求。在整個過程中，德海公司雖然在涉及商業(yè)秘密的民事和刑事訴訟中勝訴，但最后其最寶貴的技術秘密卻只能無奈“捐獻”給公眾，商業(yè)秘密判賠的300萬與德海公司的潛在損失相比孰輕孰重不言而喻。

在另一個案件中，北京精雕公司的田某離職前帶走了超過3萬份的設計圖紙，后到深圳創(chuàng)世紀公司工作后，以某項目副總經(jīng)理的身份使用其竊取的精雕公司的圖紙和技術方案，設計、生產(chǎn)設備并出售，同時經(jīng)田某允許，深圳創(chuàng)世紀公司申請了“一種新型機床床身結構”專利，該專利對北京精雕公司的保密技術方案予以了披露。后田某因觸犯商業(yè)秘密罪，被判處有期徒刑一年十個月并處罰金，但相關專利目前仍掌握在深圳創(chuàng)世紀公司手里，北京精雕公司的保密技術不僅被披露，還被成為了他人能夠利用并受保護的知識產(chǎn)權。

從以上案件中，不難看出我國在商業(yè)秘密保護和專利行政程序上存在斷層。在現(xiàn)行制度下，被侵權方只能通過調(diào)解、協(xié)商等手段要求將專利權轉移到自己名下，如若協(xié)商不成，最合理的做法只有請求無效該專利，更極端的情況下，如果該專利穩(wěn)定性較高，難以被無效，而被侵權方又必須使用該技術，則可能涉嫌侵犯專利權。現(xiàn)行法律中商業(yè)秘密與專利權在制度上實際并沒有銜接，這也造成了商業(yè)秘密權利人維權的困境之一。

目前主流國家的專利審批程序大都不對審查申請人是否有申請專利的資格進行審查，但對專利申請權的保護和救濟有著不同的規(guī)定。以德國為例，《德國專利法》和《德國實用新型法》對專利申請權和專利權的保護中可能出現(xiàn)的很多具體情況做出了詳盡的規(guī)定，其中可能與商業(yè)秘密保護產(chǎn)生關聯(lián)的規(guī)定涉及發(fā)明者權的保護，撤銷、無效和注銷，以及寬限期相關條款。

首先，關于發(fā)明者權，《德國專利法》第8條規(guī)定 “權利人的發(fā)明被無權獲得專利的人提出專利申請，或者因非法侵占而收到損害的，可以要求申請人讓與獲得專利的權利。該申請已經(jīng)被授權專利的，可以要求專利權人讓與專利權。”根據(jù)該條款，權利人的發(fā)明被非權利人提出了專利申請的，權利人可以主張拿回授予專利的申請權；已經(jīng)授予專利的，權利人可以主張轉讓專利，實用新型同樣適用（根據(jù)《實用新型法》第13條第3款結合《專利法》第8條）。主張權利的申請人不僅包括發(fā)明人，還包括權利繼受情況下那個最后獲得權利的人，如職務發(fā)明中的雇主、繼受人等。除發(fā)明、實用新型的權利所有人外，遭受非法竊取的被侵害人根據(jù)《專利法》第8條的規(guī)定也享有權利主張轉讓，在此，“非法竊取”的內(nèi)涵相當寬泛，考量的標準不在于未獲同意的情況下獲取保密的知識或材料的行為，而是對權利人發(fā)明占有的非法侵犯，也就是申請的非法性，只要可以認為是對權利人申請構成了非法侵犯，就可以視為非法竊取。比如將交談中獲取的信息擅自進行可獲取發(fā)明的申請，也屬于非法竊取【4】。關于維權的具體形式，授權請求權或者保護權轉讓之訴應當向負責專利及實用新型爭議的當?shù)胤ㄔ禾崞穑桓鏋榈怯洸局械怯洖閷＠暾埲?、發(fā)明或實用新型權利人的人；如果存在有既判力的判決，權利人可以直接出示判決書正本要求專利局進行變更登記。

其次，德國《專利法》還對非法竊取的專利的撤銷、無效和注銷情形做出了規(guī)定。根據(jù)德國《專利法》第21條第1款第3項規(guī)定，當專利的主要內(nèi)容為非法竊取的時，專利將被撤銷。撤銷的前提是非法竊取受害人在專利授權公開后3月內(nèi)提出異議，若竊取的不是專利的所有內(nèi)容，那么剩余部分將被保留，一旦專利被撤銷，將視為自使不存在。如果通過上訴手段無法實現(xiàn)撤銷時，則產(chǎn)生上文中提過的轉讓之訴。非法竊取受害人還可向聯(lián)邦專利法院以無效訴訟的方式對涉及非法竊取的專利申請無效，該申請不受時間約束，但應當在異議期限屆滿后提出，一旦無效決定做出，其效果等同于撤銷，即該專利及其申請的效力視為自使不存在。對于實用新型而言，被侵害人可以提出注銷申請，該申請不受時間約束，注銷后的實用新型效力與撤銷后的發(fā)明相同，均視為自使不存在。

第三，德國法律中與寬限期相關的規(guī)定與中國相似，其將侵犯秘密視為一種濫用行為，由此造成的公開對于公開后六個月內(nèi)的申請沒有損害。

從上述對德國相關制度的簡單介紹可以看出，其對發(fā)明者權的保護等相關制度設計，可以保障權利人在商業(yè)秘密受到侵犯以致于被用作申請專利的情況下，通過專利行政程序、司法程序等多種途徑維護自己的權益。

我國專利法中并沒有對發(fā)明者權進行保護的相關規(guī)定，與權利人技術秘密被泄露的補救措施僅限于《專利法》第24條第3款中與寬限期相關的規(guī)定，根據(jù)該條款，對于發(fā)明創(chuàng)造在申請日前六個月內(nèi)，他人未經(jīng)申請人同意而泄露的內(nèi)容不構成影響該申請的現(xiàn)有技術。在《專利法實施細則》第30條第4款中，對于上述法條的進一步闡述僅限于專利局在必要時可以要求申請人提出證實相關情形的日期和實質內(nèi)容，《專利審查指南》也未對上述條款做出進一步的解釋。根據(jù)筆者的了解，在審查實踐中這一法條的使用率相當?shù)?，也不可能對被侵犯商業(yè)秘密的權利人維權產(chǎn)生實質性作用——主要原因在于，寬限期的適用前提是該專利的申請人是有權權利人，該條款能為技術秘密被泄露的權利人提供的唯一幫助在于權利人可以在寬限期內(nèi)提交專利申請從而對權利進行補救。但在實際情況中，首先，權利人要在意識到秘密被泄露的六個月內(nèi)提交專利申請，超過這一期限，被泄露的技術秘密將成為可評價專利申請可專利性的現(xiàn)有技術，但權利人很難在如此短的時間內(nèi)意識到泄密情況并提出專利申請；其次，要由權利人對他人未經(jīng)同意泄露內(nèi)容的行為進行舉證，但專利法細則和指南中均未對證據(jù)做出任何指引和規(guī)定，一方面權利人搜集證據(jù)的過程中可能就超過六個月，而且也沒有可以參考的依據(jù)和標準，另一方面，同樣因為沒有依據(jù)和標準，審查員在審查過程中遇到這種情況很難做出客觀、公正的評價。上述情形也僅限于技術秘密被泄露的情況，但如前文所述案例中的技術秘密被竊取后被申請專利的情形，我國現(xiàn)行制度中完全沒有相應的規(guī)制措施，可以說這屬于一個亟待填補的制度漏洞。

筆者認為，我國專利制度本身就與德國專利制度有著千絲萬縷的聯(lián)系，我國可以充分借鑒和考慮德國專利制度中的經(jīng)驗，根據(jù)我國國情在我國的專利制度中增設針對專利申請人權利的相關內(nèi)容。在此，筆者提出以下幾點不成熟的建議，探討從立法層面完善制度的可能性：第一，在專利法中引入申請人權利概念，增加對申請人權利加以保護的條款，確保申請人的申請權不受侵害；第二，設立行政確認程序，根據(jù)申請對專利（申請）權的歸屬進行確認；第三，專利行政部門可以依請求，根據(jù)有既判力的判決將專利（申請）權進行轉讓；第四，探討在司法程序上增設取回專利（申請）權之訴的可能性；第五，加強司法程序與專利行政程序的銜接，具體來說就是在相關當事人處于侵犯商業(yè)秘密之訴的過程中，相關專利可能產(chǎn)生權屬問題時，當事人可以向專利行政部門請求中止相關專利審批程序；第六，完善現(xiàn)有新穎性寬限期中對證據(jù)的要求，同時對各行政、司法程序中需要舉證環(huán)節(jié)的證據(jù)形式、證據(jù)標準做出明確、具體的要求。

商業(yè)秘密是知識產(chǎn)權保護中重要的組成部分，也是最難以保護的部分，而保護不僅僅需要靠權利人自己的努力，也需要制度的保駕護航。當前正值《專利法》及其細則修改的重要時刻，在知識產(chǎn)權糾紛，特別是商業(yè)秘密糾紛數(shù)量更多、情況更為負責的背景下，如何在制度和程序上進行優(yōu)化從而更大程度的保護權利人的知識產(chǎn)權也不僅是從業(yè)者，也是立法需要考慮的議題，希望本文能給同仁帶來一些啟發(fā)和思索。

來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：王傲寒 美的集團資深知識產(chǎn)權顧問

編輯：IPRdaily王穎          校對：IPRdaily縱橫君

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