出口環(huán)節(jié)商標(biāo)侵權(quán)認(rèn)定的變遷與回歸---愛世克私株式會(huì)社訴泉州奇鷺物聯(lián)網(wǎng)有限公司商標(biāo)侵權(quán)糾紛案獲最高院終審裁定

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作者：羅亞菲肖維平

原標(biāo)題：出口環(huán)節(jié)商標(biāo)侵權(quán)認(rèn)定的變遷與回歸---愛世克私株式會(huì)社訴泉州奇鷺物聯(lián)網(wǎng)有限公司商標(biāo)侵權(quán)糾紛案獲最高院終審裁定

近日，最高人民法院就日本著名的運(yùn)動(dòng)品牌公司愛世克私株式會(huì)社（愛世克私公司）訴泉州奇鷺物聯(lián)網(wǎng)科技有限公司（奇鷺公司）及徐丁財(cái)侵害商標(biāo)權(quán)糾紛出具了再審民事裁定書。最高院再次就出口產(chǎn)品侵權(quán)問(wèn)題出具裁判意見，并據(jù)此駁回了奇鷺公司的再審申請(qǐng)。至此，這場(chǎng)歷時(shí)近九年的商標(biāo)侵權(quán)糾紛總算塵埃落定。

出口環(huán)節(jié)商標(biāo)侵權(quán)認(rèn)定的變遷與回歸---愛世克私株式會(huì)社訴泉州奇鷺物聯(lián)網(wǎng)有限公司商標(biāo)侵權(quán)糾紛案獲最高院終審裁定

案件難點(diǎn)

本案屬于典型的山寨侵權(quán)產(chǎn)品出口行為，案件難點(diǎn)主要有：

● 山寨商標(biāo)侵權(quán)就是使用帶有與被侵權(quán)商標(biāo)近似商標(biāo)標(biāo)識(shí)產(chǎn)品的行為。侵權(quán)人常常搶注商標(biāo)并將其作為權(quán)利基礎(chǔ)，或?qū)?quán)利人的商標(biāo)以各種形式扭曲變形，變形后的商標(biāo)與其權(quán)利人的注冊(cè)商標(biāo)以及自有注冊(cè)商標(biāo)均相近似，這給侵權(quán)判斷帶來(lái)難度，尤其對(duì)于海關(guān)工商等行政執(zhí)法部門而言。

● 商標(biāo)無(wú)效工作經(jīng)商評(píng)委、北京知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院、北京高院，最后至商標(biāo)局發(fā)函撤銷商標(biāo)，常常曠日持久。但侵權(quán)人常?？梢栽诖诉^(guò)程中繼續(xù)侵權(quán)謀利。

● 侵權(quán)人聲稱產(chǎn)品全部至土耳其，形成OEM的假象，并作為侵權(quán)抗辯的理由。OEM認(rèn)定不侵權(quán)的司法傾向讓權(quán)利人維權(quán)困難重重，效率較低。

案件時(shí)間軸

● 2011年5月，ASICS首次在廣交會(huì)上發(fā)現(xiàn)泉州奇鷺公司展示案涉產(chǎn)品。

● 2013年8月23日，奇鷺公司通過(guò)廈門海關(guān)出口案涉鞋子9599雙，目的國(guó)土耳其。

● 2013年10月20日，ASICS通過(guò)代理公司投訴，對(duì)福建省南安市生產(chǎn)案涉產(chǎn)品的工廠進(jìn)行查處，徐丁才在查處文件上簽字確認(rèn)，后南安市工商行政管理局出具處罰決定。

● 2014年初，ASICS向泉州市中級(jí)人民法院起訴被告奇鷺公司和徐丁財(cái)商標(biāo)侵權(quán)糾紛，要求停止侵權(quán)、賠償損失100萬(wàn)元。

● 2015年7月10日，一審判決，認(rèn)定侵權(quán)，賠償50萬(wàn)。

● 2015年底，奇鷺起訴南安市工商行政管理局，要求撤銷查處案件中對(duì)其向徐丁財(cái)下單的事實(shí)認(rèn)定。后南安市工商行政管理局出具撤銷認(rèn)定文件。

● 2016年6月20日，福建省高院二審判決，認(rèn)定侵權(quán)，奇鷺賠償40萬(wàn)元。

● 2017年，奇鷺申訴至最高院。

● 2019年9月27日，最高人民法院出具再審裁定書，駁回奇鷺再審請(qǐng)求。

另查，在2013年8月23日海關(guān)計(jì)劃扣押案涉產(chǎn)品時(shí)，奇鷺公司舉證其受商標(biāo)權(quán)人的授權(quán)，使用的是如下5647108號(hào)注冊(cè)商標(biāo)：

愛世克私注冊(cè)商標(biāo)圖樣

5647108號(hào)商標(biāo)，注冊(cè)人莊燕鵬

從以上時(shí)間軸可以看出，為了打擊山寨侵權(quán)行為，權(quán)利人使用了展會(huì)維權(quán)、海關(guān)知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)、工商行政部門行政打擊、民事訴訟等多種手段。在訴訟過(guò)程中，還出現(xiàn)了被告起訴當(dāng)?shù)毓ど绦姓芾聿块T，要求撤銷部分侵權(quán)事實(shí)認(rèn)定的行政訴訟。同時(shí)，針對(duì)被告抗辯的權(quán)利基礎(chǔ)，愛世克私還同步進(jìn)行了針對(duì)5647108商標(biāo)的異議、撤三、無(wú)效等程序，最終2016年5月經(jīng)北京市高級(jí)人民法院終審判決，該商標(biāo)被撤銷。

裁判要旨：

非規(guī)范使用商標(biāo)不能視作注冊(cè)商標(biāo)的使用

在一二審期間，兩商標(biāo)均合法有效，但由于被告使用的商標(biāo)與其聲稱被授權(quán)使用的商標(biāo)有差異，泉州市中院、福建省高院均認(rèn)為案涉商標(biāo)與被告被授權(quán)使用商標(biāo)不同，根據(jù)2001年商標(biāo)51條規(guī)定，不能視作對(duì)注冊(cè)商標(biāo)的使用。在侵權(quán)比對(duì)時(shí)，兩審法院均認(rèn)可愛世克私的商標(biāo)知名度較高，并認(rèn)為：在侵權(quán)人所使用的圖形商標(biāo)與ASICS的圖形商標(biāo)合法共存的情況下，侵權(quán)人的被許可使用人，應(yīng)嚴(yán)格依照商標(biāo)法的規(guī)定規(guī)范使用其注冊(cè)商標(biāo)。但經(jīng)比對(duì)，侵權(quán)人所使用的被控侵權(quán)標(biāo)識(shí)，與其被許可使用的圖形商標(biāo)相差較遠(yuǎn)，而更接近與ASICS的圖形商標(biāo)。侵權(quán)人在使用自身商標(biāo)時(shí)，未做到規(guī)范使用，未對(duì)合法共存的商標(biāo)做合理的區(qū)分和避讓，故其以使用自身商標(biāo)抗辯未侵害ASICS注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)的理由。

最高人民法院的裁判意見不僅肯定了上述觀點(diǎn)，更進(jìn)一步指出：“由于本案被控商品為運(yùn)動(dòng)鞋，當(dāng)將被控侵權(quán)商標(biāo)標(biāo)注于不規(guī)則鞋面時(shí)，更易相關(guān)公眾的混淆、誤認(rèn)?！?/p>

將商標(biāo)放在商品上并考慮被貼附物的不規(guī)則狀態(tài)，并以此作出侵權(quán)判斷，這符合商標(biāo)法保護(hù)的客體是“標(biāo)志+商品”的結(jié)合這一保護(hù)思路。

出口侵權(quán)產(chǎn)品的侵權(quán)認(rèn)定

我國(guó)的涉外定牌加工(OEM)侵權(quán)認(rèn)定歷經(jīng)一定的波折，多有爭(zhēng)議。

早期2001年深圳中院判決的NIKE滑雪夾克出口至西班牙被認(rèn)定為商標(biāo)侵權(quán)【1】，主要援引第一款2001年《商標(biāo)法》第五十二條第一款“未經(jīng)商標(biāo)注冊(cè)人的許可，在同一種商品或者類似商品上使用與其注冊(cè)商標(biāo)相同或者近似的商標(biāo)”所得出的結(jié)論，即，只要行為人在未經(jīng)商標(biāo)權(quán)人授權(quán)許可的情形下，使用了與他人注冊(cè)商標(biāo)相同或近似的商標(biāo)，就應(yīng)該判定為商標(biāo)侵權(quán)。

但到了2010年7年1日，最高法辦公廳回復(fù)海關(guān)總署的《關(guān)于對(duì)

2015年亞環(huán)公司出口PRETUAL掛鎖至墨西哥，被認(rèn)定為在“不會(huì)在我國(guó)領(lǐng)域內(nèi)發(fā)揮商標(biāo)的識(shí)別功能，不具有使我國(guó)的相關(guān)公眾將貼附該標(biāo)志的商品，與萊斯生產(chǎn)的商品的來(lái)源產(chǎn)生混淆和言誤認(rèn)的可能性”，在此基礎(chǔ)上做出了不侵權(quán)的結(jié)論【2】。緊接著，2017年的“東風(fēng)”商標(biāo)侵權(quán)案同樣遵循以上裁判原則作出了不侵權(quán)的結(jié)論【3】。對(duì)于僅僅

在最新的關(guān)于OEM加工的侵權(quán)認(rèn)定中，最高院的裁判思路再次發(fā)生了變化。2019年的本田技研株式會(huì)社與重慶恒勝鑫貿(mào)易、恒勝集團(tuán)的HONDA商標(biāo)侵權(quán)案是裁判方向的重要轉(zhuǎn)變【4】。最高人民法院認(rèn)為：“在生產(chǎn)制造或加工的產(chǎn)品上以標(biāo)注方式或其他方式使用了商標(biāo)，只要具備了區(qū)別商品來(lái)源的可能性，就應(yīng)當(dāng)認(rèn)定該使用狀態(tài)屬于商標(biāo)法意義上的“商標(biāo)的使用”，且隨著電子經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，即使貼牌加工產(chǎn)品全部銷往國(guó)外，亦存在回流國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的可能性，且中國(guó)消費(fèi)者在境外旅游消費(fèi)時(shí)，也對(duì)該貼牌加工產(chǎn)品存在接觸和混淆的可能性，因此，貼牌加工產(chǎn)品存在導(dǎo)致中國(guó)境內(nèi)相關(guān)公眾產(chǎn)生混淆誤認(rèn)的可能性。在闡明上述思路后，最高人民法院認(rèn)定恒勝鑫泰公司和恒勝集團(tuán)公司的涉外定牌加工行為構(gòu)成對(duì)本田公司的商標(biāo)侵權(quán)。

通過(guò)HONDA案，不難看出法院對(duì)涉外貼牌加工行為是否構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)不再做單一的定調(diào)，而是在遵照商標(biāo)法規(guī)定的大前提下，依據(jù)當(dāng)前國(guó)內(nèi)和國(guó)際經(jīng)濟(jì)的形勢(shì)，結(jié)合生產(chǎn)方式、市場(chǎng)和消費(fèi)形式的變化，依據(jù)個(gè)案的不同進(jìn)行具體地分析。

再回顧愛世克私訴奇鷺案，案件跨越定牌加工認(rèn)定侵權(quán)爭(zhēng)議的早中新三個(gè)階段。

2013年發(fā)現(xiàn)其通過(guò)廈門海關(guān)出口案涉產(chǎn)品正是發(fā)生在最高法2010年給海關(guān)總署的關(guān)于“貼牌加工不具有識(shí)別商品來(lái)源功能，不會(huì)導(dǎo)致混淆，因此不宜認(rèn)定為侵權(quán)”的復(fù)函意見之后——這也是廈門海關(guān)最終做出放行決定的主要原因之一（另一原因是商標(biāo)近似侵權(quán)認(rèn)定難度較高）。

海關(guān)查扣受挫后，為換一種維權(quán)思路打擊侵權(quán)，愛世克私通過(guò)代理公司調(diào)查，鎖定了生產(chǎn)源頭工廠，并向南安市工商行政管理局舉報(bào)，成功在個(gè)人徐丁財(cái)經(jīng)營(yíng)的工廠內(nèi)查獲到案涉產(chǎn)品，通過(guò)對(duì)徐丁財(cái)?shù)脑儐?wèn)，確定了奇鷺公司下單的事實(shí)。隨后工商局按商標(biāo)法及工商行政管理部門的相關(guān)規(guī)定作出了侵權(quán)認(rèn)定和行政處罰。但由于違法行為人為徐丁財(cái)，工商僅對(duì)其作出了行政處罰，而對(duì)其奇鷺公司的下單行為未予以進(jìn)一步追查，故對(duì)于徐丁財(cái)供述的內(nèi)容，雖然記錄在處罰決定書中，但未詢問(wèn)奇鷺并由其質(zhì)證，存在證據(jù)的瑕疵（這也是目前部分地方商標(biāo)行政執(zhí)法案件的局限，一般僅能針對(duì)某孤立目標(biāo)查處，較難對(duì)共同侵權(quán)人一并調(diào)查并處罰）。這也為二審階段奇鷺公司起訴南安工商后、南安工商不得不撤銷在對(duì)徐丁財(cái)?shù)奶幜P決定書中“奇鷺公司作為委托人下單生產(chǎn)案涉產(chǎn)品”的結(jié)論埋下了隱患，也導(dǎo)致隨后二審法院撤銷了兩被告的共同侵權(quán)部分的事實(shí)，并將賠償金額從50萬(wàn)改判為40萬(wàn)元。

更重要的是，缺少了工廠生產(chǎn)行為的關(guān)聯(lián)性證據(jù)，更讓此案陷入了“將商標(biāo)貼附在單純用于出口的產(chǎn)品上是否會(huì)導(dǎo)致相關(guān)公眾混淆，是否在國(guó)內(nèi)發(fā)揮識(shí)別性作用”的疑惑。雖然在此階段，主流的觀點(diǎn)主要是僅針對(duì)OEM產(chǎn)品不認(rèn)為構(gòu)成侵權(quán)。但受此觀點(diǎn)影響，對(duì)于即使是非OEM但全部用于出口的產(chǎn)品，也出現(xiàn)了“其標(biāo)識(shí)未在我國(guó)領(lǐng)域內(nèi)發(fā)揮商標(biāo)和服務(wù)的識(shí)別功能，應(yīng)不認(rèn)定為侵權(quán)”的觀點(diǎn)。比較明顯的現(xiàn)象是，在這個(gè)階段，部分出口企業(yè)和生產(chǎn)企業(yè)，甚至利用此漏洞，通過(guò)關(guān)聯(lián)人員在一些商標(biāo)保護(hù)法律比較弱的小國(guó)申請(qǐng)注冊(cè)商標(biāo)，并制作相關(guān)“商標(biāo)使用許可文件”，以冒充OEM加工出口并逃避查處。

所幸在本案中，雖然被告也提出OEM不侵權(quán)抗辯，但一二審法院均未認(rèn)可。福建省高院法院指出：侵權(quán)人自行組織生產(chǎn)并出口帶有案涉標(biāo)識(shí)的鞋子是一種銷售行為，產(chǎn)品已經(jīng)進(jìn)入流通領(lǐng)域，并且這種銷售行為發(fā)生在境內(nèi)，不適用涉外定牌加工裁判規(guī)則。

法院進(jìn)一步說(shuō)明，我國(guó)相關(guān)商標(biāo)法的司法解釋并未限制“相關(guān)公眾”的地域范圍，即便產(chǎn)品全部出口，國(guó)外進(jìn)口商在中國(guó)境內(nèi)選擇商品時(shí)，即會(huì)對(duì)侵權(quán)人產(chǎn)品上的標(biāo)識(shí)產(chǎn)生了識(shí)別行為。只要商標(biāo)識(shí)別行為發(fā)生在境內(nèi)，與其相關(guān)的消費(fèi)者或經(jīng)營(yíng)者即是“相關(guān)公眾”。也就是說(shuō)國(guó)外主體在中國(guó)采購(gòu)商品到境外經(jīng)營(yíng)或消費(fèi)，也是屬于我國(guó)商標(biāo)法所確定的“相關(guān)公眾”。因此，侵權(quán)人的“不在國(guó)內(nèi)銷售，全部用于出口”的帶有案涉標(biāo)識(shí)的鞋子屬于我國(guó)商標(biāo)法所調(diào)整的侵權(quán)產(chǎn)品。【5】

鑒于愛世克私早在2011年5月即在廣交會(huì)展會(huì)上投訴奇鷺公司商標(biāo)侵權(quán)，該投訴記錄在南安工商查處的證據(jù)鏈斷裂后，成為證明奇鷺侵權(quán)故意的最主要證據(jù)。

在此基礎(chǔ)上，兩審法院均作出了侵權(quán)認(rèn)定。但2017年，奇鷺公司向最高院申請(qǐng)?jiān)賹?。其主要申?qǐng)理由仍為其產(chǎn)品全部出口土耳其，不應(yīng)認(rèn)定為侵權(quán)。

最高人民法院在2019年底出具的再審民事裁定書中，除援引了2001年商標(biāo)法第52條之外，還直接引用了《中華人民共和國(guó)海關(guān)知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)條例》第三條：“國(guó)家禁止侵犯知識(shí)產(chǎn)權(quán)的貨物進(jìn)出口?！边@首先是對(duì)海關(guān)依據(jù)海關(guān)知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)條例進(jìn)行邊境保護(hù)法律依據(jù)的肯定。

同時(shí)，法院指出：“隨著經(jīng)濟(jì)全球化程度不斷加深,國(guó)際貿(mào)易分工與經(jīng)貿(mào)合作日益復(fù)雜,與出口環(huán)節(jié)有關(guān)的侵害商標(biāo)權(quán)爭(zhēng)議也呈現(xiàn)出復(fù)雜多樣的不同形態(tài)，受到國(guó)內(nèi)外的廣泛關(guān)注?？傮w而言，將被控侵犯注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)的商品出口到境外,既涉及該商品在境外的流通和銷售，也可能直接或者間接地涉及、影響該商品在我國(guó)境內(nèi)的制造流通等一系列環(huán)節(jié),并可能對(duì)我國(guó)的市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序以及商標(biāo)權(quán)人在我國(guó)境內(nèi)的合法權(quán)益造成實(shí)質(zhì)性的影響甚至損害。因此，應(yīng)堅(jiān)持司法主導(dǎo)、嚴(yán)格保護(hù)、分類施策、比例協(xié)調(diào)的司法政策,依法加強(qiáng)出口環(huán)節(jié)的商標(biāo)權(quán)保護(hù)，規(guī)范、引導(dǎo)經(jīng)營(yíng)者在出口環(huán)節(jié)同樣尊重知識(shí)產(chǎn)權(quán)，誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)，以更好地服務(wù)于推動(dòng)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展和建設(shè)更高水平開放型經(jīng)濟(jì)新體制的需要。【6】

可以看出，最高院已經(jīng)充分關(guān)注到出口環(huán)節(jié)商標(biāo)侵權(quán)的復(fù)雜性，并在更宏觀地站在全球經(jīng)濟(jì)一體化趨勢(shì)越來(lái)越強(qiáng)的大環(huán)境下，結(jié)合生產(chǎn)方式、市場(chǎng)和消費(fèi)形式的變化，結(jié)合個(gè)案的具體情況認(rèn)定侵權(quán)。這種認(rèn)定思路，再一次呼應(yīng)了HONDA案的裁判思路，甚至可以看作是對(duì)2001年NIKE案裁判思路的回歸。

上述裁判思路對(duì)于眾多的國(guó)際品牌權(quán)利人來(lái)講是令人振奮的好消息?！耙呀?jīng)取得境外商標(biāo)權(quán)人的合法授權(quán)”不再可以成為境內(nèi)企業(yè)和工廠抗辯不構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)的“保護(hù)傘”和“避風(fēng)港”，品牌權(quán)利人可以更加大膽地通過(guò)海關(guān)知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)快速高效地?cái)r截出口的侵權(quán)產(chǎn)品，并要求出口方生產(chǎn)方承擔(dān)侵權(quán)責(zé)任，這顯然更有利于解決近年越來(lái)越多的出口環(huán)節(jié)侵害商標(biāo)權(quán)爭(zhēng)議糾紛，更從嚴(yán)格保護(hù)、比例協(xié)調(diào)等角度出發(fā)，彰顯了中國(guó)作為出口大國(guó)的擔(dān)當(dāng)與魄力。

注釋：

【1】深圳市中級(jí)人民法院（2001）深中法知產(chǎn)初字第55號(hào)民事判決書

【2】最高人民法院（2014）民提字第38號(hào)民事判決書

【3】最高人民法院（2016）最高法民再339號(hào)民事判決書

【4】最高人民法院（2019）最高法民再138號(hào)民事判決書

【5】福建省高級(jí)人民法院（2016）閩民終8號(hào)民事判決書

【6】最高人民法院（2019）最高法民申4022號(hào)民事裁定書

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作者：羅亞菲肖維平

編輯：IPRdaily王穎校對(duì)：IPRdaily縱橫君

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