上海市普陀區(qū)人民法院知識產(chǎn)權保護十大案例

上海市普陀區(qū)人民法院知識產(chǎn)權保護十大案例

● 典型案例一 ●

對比廣告足以引人誤解的構成虛假宣傳

——車王訴“瓜子”二手車不正當競爭糾紛案

案情簡介：

原告車王公司系一家從事二手車經(jīng)營的公司，在全國設有30余家實體店。其主要經(jīng)營模式為傳統(tǒng)模式，即規(guī)模化購入二手車，翻新后出售給消費者。被告車好多公司同為二手車經(jīng)營公司，其通過“瓜子二手車直賣網(wǎng)”等平臺，在經(jīng)營活動中高頻次使用“沒有中間商賺差價”、“比車商多賣XX元”等宣傳用語，引起較大社會關注。車王公司認為，車好多公司將其運營的瓜子二手車平臺與包括車王公司在內(nèi)的經(jīng)營者進行片面的對比宣傳，“無差價”、“多賣XX元”等宣傳用語并無事實依據(jù)，易造成誤導，使消費者相信在瓜子平臺上可以實現(xiàn)“車主多賣錢，買家少花錢”的雙贏局面，嚴重影響了消費者對二手車交易渠道的判斷和選擇，貶損了包括原告在內(nèi)的傳統(tǒng)車商在消費者心目中的形象與聲譽，導致原告流失了大量二手車車源和顧客群體，構成虛假宣傳。故原告訴請要求被告停止侵權并賠償經(jīng)濟損失1,000萬元及合理開支6.8萬元。被告車好多公司則認為，其從事的是二手車經(jīng)紀服務，作為平臺方，僅提供居間服務，促成交易后按照比例收取服務費，該模式與原告模式不同，故“沒有中間商賺差價”是對其自身商業(yè)模式的客觀描述；“多賣XX元”亦來源于相關大數(shù)據(jù)分析，不屬于虛假宣傳，且相關宣傳并未指向車王公司，亦未對車王公司造成損失，故損害賠償?shù)仍V請并無事實和法律依據(jù)。

裁判理由：

法院認為，根據(jù)《反不正當競爭法》及相關司法解釋的規(guī)定，經(jīng)營者不得對其商品的性能、功能、質(zhì)量、銷售狀況、用戶評價、曾獲榮譽等作虛假或者引人誤解的商業(yè)宣傳，欺騙、誤導消費者；對商品作片面的宣傳或者對比可以認定為引人誤解的虛假宣傳行為。具體而言，首先，判定對比廣告是否構成虛假宣傳，應分析該對比廣告本身是否有事實依據(jù)，是否構成虛假陳述以及其是否達到引人誤解的程度，是否會影響消費者的判斷，進而影響公平競爭的秩序和其他經(jīng)營者、消費者的合法權益。其次，虛假宣傳并不以被侵權人受到直接損害為構成要件，泛主體有權提起訴訟；但對于損害賠償?shù)恼J定，仍應以其是否遭受直接損失為判斷標準。

本案中，被告提供二手車居間服務，廣告語“沒有中間商賺差價”基本符合其商業(yè)模式，不屬于虛假陳述。對于一個商業(yè)主體而言，其在進行宣傳推廣時必然會趨向于選擇最能體現(xiàn)其商業(yè)模式、產(chǎn)品、服務最大優(yōu)勢的表述方式，法律并未要求其在與其他商業(yè)主體進行對比宣傳時，必須全面展示自己商業(yè)模式、產(chǎn)品、服務的所有優(yōu)缺點，并與他方逐一進行比較說明。只要該宣傳沒有明顯超出合理范圍，未達到引人誤解的程度，即不具有法律上的可苛責性。汽車不同于生活中一般的低值易耗品，相關消費者在進行交易時，必然會對交易條件、交易平臺、交易對象、交易安全施以更全面、更審慎的合理注意義務，一般也不會將“沒有中間商賺差價”誤解為瓜子平臺系提供免費服務。故上述宣傳用語尚未達到“引人誤解”的程度，不構成虛假宣傳。而廣告語“比車商多賣XX元”，逐車精確到數(shù)字，被告卻無法提供相關數(shù)據(jù)的來源，在宣傳時亦未標明系采取比較同時段、同類型二手車交易數(shù)據(jù)的方式，基于二手車一車一價的特性，可能使消費者誤解系同一輛二手車在不同平臺的詢價結果，構成虛假宣傳?；诖耍囃豕咀鳛榉褐黧w具備訴訟資格，得以就被告的虛假宣傳行為提出停止侵權的訴請。但對于其損害賠償?shù)闹鲝?，由于其未能舉證證明其合法權益因該虛假宣傳行為受到直接損害，故對該訴請不予支持。據(jù)此，法院判令車好多公司立即停止使用“比車商多賣XX元”宣傳用語的不正當競爭行為，并賠償車王公司合理費用6.8萬元，駁回車王公司的其他訴請。

專家點評：

本案系一起涉及知名對比廣告是否構成虛假宣傳之不正當競爭行為的典型案件，社會關注度較高。該判決通過多維度且細致深入的分析對比，明確《反不正當競爭法》所規(guī)制的行為主體所具有的廣義性特征，確認了泛主體在虛假宣傳訴訟中作為原告的適格性。針對司法實踐中存在較多爭議的“引人誤解”之虛假宣傳行為的判定標準，判決準確適用《廣告法》、《反不正當競爭法》及其相應司法解釋，將沒有超出合理范圍、尚未達到引人誤解程度的廣告宣傳行為排除在虛假宣傳行為之外。此外，該判決還對損害后果與虛假宣傳行為構成要件和損害賠償責任承擔之間的關系予以梳理，明確損害后果雖非虛假宣傳行為構成要件但影響損害賠償責任之承擔。整篇文書事實查明客觀詳實、論證理由充分嚴謹、邏輯推理清晰嚴密、適用法律全面準確，不但為廣告行業(yè)的有序競爭進行了積極的司法指引，也對今后虛假宣傳類案糾紛的司法裁判起到了典型的示范作用，充分展現(xiàn)了上海法院知產(chǎn)法官對此類反不正當競爭案件審理的專業(yè)水準。

（點評人：王靜，三級高級法官，上海市高級人民法院知識產(chǎn)權庭審判長）

● 十大案例二●

著作權許可使用范圍需結合各方因素綜合判定

——“鳳姐設局”煙標著作權侵權糾紛案

案情簡介：

劉旦宅先生系中國畫大師，其繪制的“金陵十二釵”系列畫作影響巨大。上世紀八十年代，南京卷煙廠曾向社會征集“金陵十二釵”煙標設計，后因中標設計涉嫌抄襲周汝昌先生詩作而引發(fā)訴訟，由于該中標設計還涉嫌抄襲劉旦宅先生畫作，因此機緣，劉旦宅先生與南京卷煙廠達成意向，將其“金陵十二釵”畫作作“煙標”使用，其中一幅為《鳳姐設局》。劉旦宅先生去世后，原告王微粼等作為繼承人，有權就侵犯劉旦宅先生著作權的行為主張權利。原告發(fā)現(xiàn)，南京卷煙廠改制為被告江蘇中煙公司，其在香煙的所有包裝，包括一包煙、一條煙、一箱煙的包裝上均有使用《鳳姐設局》畫作。原告認為，雖當年就畫作作“煙標”使用達成協(xié)議，但“煙標”僅指一包煙的煙盒包裝，被告擅自擴大畫作使用范圍的行為構成侵權，訴請要求被告停止侵權、消除影響并賠償經(jīng)濟損失50萬元。被告則認為，相關授權許可并非僅限于煙盒上使用，故不構成侵權。

裁判理由：

法院認為，著作權許可使用范圍要結合雙方合意、一般公眾認知、合同訂立過程及簽訂目的等因素綜合判定。參考適用法律解釋方法中的文義解釋、邏輯解釋、系統(tǒng)解釋、目的解釋和歷史解釋。原、被告對于劉旦宅先生曾與南京卷煙廠就涉案畫作有過許可使用合意并無異議，但就許可使用范圍卻各執(zhí)一詞。法院從南京卷煙廠發(fā)布的《征稿啟示》入手，結合征稿初衷、中標稿件、題詩紛爭、雙方合意、單個人物畫作與各式包裝的匹配程度、一般公眾對煙標的認知理解、十二釵人物組合時的常見排序等多方面因素進行綜合分析，認為劉旦宅先生所表述的“煙標”僅指向煙盒包裝，故被告將涉案畫作用于一條煙和一箱煙的包裝，超出了劉旦宅先生許可使用的范圍，構成著作權侵權，應停止侵權并賠償經(jīng)濟損失50萬元。

專家點評：

由于知識產(chǎn)權意識不夠、歷史遺留問題等多方面原因，造成一些知識產(chǎn)權訴訟經(jīng)常要回到歷史深處，探求當時各方真意。本案看似一樁著作權許可引發(fā)的侵權訴訟，但撥開歷史的迷霧，可以發(fā)現(xiàn)本案之前還有“舊案”——在20世紀80年代有人剽竊了劉旦宅先生的“金陵十二釵”畫作（其中一幅為《鳳姐設局》），提供給南京卷煙廠作為煙標，事后經(jīng)過一番波折，南京卷煙廠在1988年與劉旦宅先生達成和解，但雙方當時未就畫作在煙草制品上的使用范圍作出明確的約定，導致現(xiàn)在“舊案”復燃、“舊傷”復發(fā)，不僅令人感嘆，也對今日方興正艾的文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)敲響了警鐘。

當前，文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)已經(jīng)成為引領經(jīng)濟發(fā)展的新亮點，成為驅動轉型發(fā)展的新引擎。創(chuàng)意設計與產(chǎn)業(yè)發(fā)展相結合，以獨特的品牌、品質(zhì)和品位，彰顯產(chǎn)品的差異化，賦予產(chǎn)品以附加值。文化創(chuàng)意企業(yè)在發(fā)展壯大的過程中，不僅需要提升原創(chuàng)的設計能力，也需要引進外部的設計成果，這其中必然牽涉到著作權等知識產(chǎn)權的風險管理及許可交易。本案表明，企業(yè)在生產(chǎn)經(jīng)營中要注意和加強知識產(chǎn)權的合規(guī)管理，包括在產(chǎn)品設計環(huán)節(jié)注意排查知識產(chǎn)權權屬風險和侵權風險，在許可交易過程中注意簽署嚴密的知識產(chǎn)權合同，防止類似的風險再次發(fā)生，甚至演化為一個持久的歷史遺留問題。

（點評人：袁真富，副教授、博士，上海大學知識產(chǎn)權學院副院長）

● 十大案例三●

超出指示性使用的合理范圍構成商標侵權

——“樂高”商標侵權及不正當競爭糾紛案

案情簡介：

樂高集團是源于丹麥的全球知名玩具公司，僅在上海一地就有十幾家經(jīng)合法授權的樂高活動中心。原告系樂高集團旗下的公司，在第41類的“教育、培訓等”服務上擁有 “LEGO”、“樂高”等注冊商標，同時也是lego.com和lego.com.cn域名的所有者。原告發(fā)現(xiàn)被告開設兩家“樂高活動中心”，并在兩中心的經(jīng)營活動和對外宣傳中使用樂高系列商標。被告運營www.legosh.com作為其提供服務的官方網(wǎng)站，除在域名名稱中直接使用“l(fā)ego上海（sh）”外，還在網(wǎng)站的頁面設計、宣傳、文章中大量使用涉案樂高商標。除此以外，被告還在宣傳中自稱其為原告授權的“樂高活動中心”，采用樂高教育獨特的裝飾裝修風格和教學材料。原告認為被告的行為構成商標侵權及虛假宣傳，主張“樂高活動中心”構成知名產(chǎn)品特有名稱，故訴請要求被告立即停止侵權，注銷相關域名并賠償損失。被告則認為，其已獲得第三方授權可以銷售樂高品牌玩具，由于樂高玩具屬益智類玩具，其設立的樂高活動中心，實為提供產(chǎn)品售后配套指導服務，其對樂高商標的使用未超出授權范圍，因此不存在商標侵權和虛假宣傳的行為。

裁判理由：

法院認為，商標指示性使用的邊界判定需要考慮使用者的使用意圖、使用方式、使用結果等多重因素。超出商標指示性使用的合理范圍構成商標侵權。判斷被告所獲授權范圍與實際行為的邊界是本案審理的重點。本案中，被告不僅在店鋪招牌等處使用樂高標識，還在員工服飾、宣傳冊、網(wǎng)站等處使用了與原告商標相同的標識，顯然超出了指示所銷售商品必需使用的范圍。綜合判斷被告的使用意圖和使用方式，其行為超越了商標指示性使用的保護邊界。且被告在使用上述標識時，并未附加其他標識來區(qū)分服務來源，足以造成公眾混淆。由此認定被告在店鋪裝修、官方網(wǎng)站等處的樂高標識使用行為均構成商標侵權，并認定備案主體為被告的涉案域名構成對原告“LEGO”商標的侵權。同時被告的域名與原告域名主體部分“l(fā)ego”相似，足以引人誤認，亦構成不正當競爭。被告在與原告并無授權關系的情況下，在宣傳中試圖建立與原告之間的關聯(lián)關系，從而獲得相關競爭優(yōu)勢的行為，構成虛假宣傳。對原告要求認定“樂高活動中心”構成知名產(chǎn)品特有名稱的訴請，因基于同一侵權事實，原告不能享有實體法上的兩個獨立請求權，且原告在本案中以商標侵權為由提起訴訟，所以在法律適用上應采用專門法即商標法予以保護，故駁回該訴請。綜上，法院判令被告立即停止侵權行為，立即注銷www.legosh.com域名，賠償原告經(jīng)濟損失及合理支出合計50萬元。

專家點評：

本案案情雖不很復雜，但涉及法律問題卻較繁復，一審判決因之提綱挈領，條分縷析，作出了對號入座，恰如其分的裁判。一審判決書列明了本案爭議的四大焦點，其中尤其三方面的裁判可圈可點。

一是對所稱“指示性使用”范圍的依法界分，即童匯公司獲得樂高品牌產(chǎn)品銷售及售后服務的普通再授權之合理使用范圍的界定。童匯公司在店招、員工服飾、宣傳冊、網(wǎng)站等處濫用樂高公司商標標識，又未附加區(qū)別商業(yè)標識，該樂高商標使用行為已超普通銷售再授權之“指示性使用”界限，看來童匯公司想藉以誤導消費者認為其為樂高品牌專賣店或直銷商。一審判決遂依法認定童匯公司超“指示性使用”的使用行為構成商標侵權。

二是對所稱“域名侵權”行為的依法認定。根據(jù)樂高公司相應的注冊商標權合法有效、而“童匯公司域名構成對樂高注冊商標相同或近似并足以造成誤認、童匯公司對該域名或其主要部分不享有權益、該域名注冊與使用具有惡意”等四大要件的分析認定，一審判決認定童匯公司注冊與使用相關域名的行為侵犯了樂高公司相應的注冊商標權。

三是依法不認定“樂高活動中心”為知名產(chǎn)品特有名稱。原告的樂高品牌已在華獲準了相關領域的注冊商標，還要不要保護帶樂高標識的“知名產(chǎn)品特有名稱”？其實商標法保護的是注冊商標權這一已經(jīng)類型化的知識產(chǎn)權民事權利，而反不正當競爭法是旨在維護市場公共秩序的構架下，通過制裁那些侵害未注冊之知名商業(yè)標識權益的行為給予補充保護。一審判決遂認為“在法律適用上應當采用專門法的商標法予以保護，而非適用反不正當競爭法”，進而駁回了樂高公司關于認定“樂高活動中心”為“知名商品特有名稱”的訴訟請求?！皹犯咂放频湫桶?，庖丁解牛精華判。疑難問題勇克堅，依法析理善分辨?！?/p>

（點評人：陶鑫良，教授、博士生導師，上海大學知識產(chǎn)權學院名譽院長）

● 十大案例四●

提起確認不侵權之訴需以多重條件為前提

——“驢媽媽”訴伊莎貝拉確認不侵害商標權糾紛案

案情簡介：

原告景域公司成立于2007年，其經(jīng)營的旅游服務網(wǎng)站“驢媽媽旅游網(wǎng)”，在業(yè)內(nèi)具有一定知名度。原告于2010年起自主開發(fā)設計“驢媽媽”手機客戶端軟件，并取得“驢媽媽”iPhone客戶端軟件的著作權。2013年4月7日，原告經(jīng)核準注冊了第10506137號“”商標，核準范圍在第42類：計算機軟件設計等。2014年，“驢媽媽”被推薦為上海名牌。被告伊莎貝拉公司成立于2009年，主要從事紡織品、服裝鞋帽等商品的線下及網(wǎng)上銷售， 2013年12月28日，被告經(jīng)核準注冊了第11276092號“驢媽媽”商標，核準范圍在第9類：電腦軟件（錄制好的）等，但未實際使用該商標。自2010年起，原告在蘋果應用商店推出提供旅游相關產(chǎn)品及服務的應用程序，在程序圖標中使用了“雙頭驢”，內(nèi)容介紹中出現(xiàn)“驢媽媽旅游”、“自在游天下，就找驢媽媽”等宣傳文字。2015年9月，被告向蘋果應用商店投訴稱，原告在其應用程序中使用“驢媽媽”標識，侵犯其商標權，要求予以下架處理，后被告一直未就此向法院提起訴訟。原告認為，其并未將“驢媽媽”作為商標使用，被告惡意搶注商標后對原告合理使用行為進行投訴，嚴重影響原告公司正常經(jīng)營，遂向法院起訴，請求確認原告不侵犯被告在第11276092號商標上享有的商標權。被告辯稱，在涉案應用程序上線之前，被告已取得第11276092號商標權，原告改變其注冊商標的結構與方式，在與被告商標相同的類別上使用同被告商標近似的標識，易造成公眾混淆，侵犯被告的商標權，應駁回原告訴請。

裁判理由：

法院認為，首先，結合最高院關于審理專利權糾紛司法解釋中對確認不侵權之訴受理條件的規(guī)定可知，確認不侵權糾紛的受理條件，不僅要符合民訴法關于普通民事糾紛的起訴條件，還具備特定的前提，即：原告受到了內(nèi)容明確的侵權警告；權利人未在合理期間內(nèi)啟動爭議解決程序；由于不啟動爭議解決程序致使爭議法律關系狀態(tài)不明；該不明法律狀態(tài)導致原告合法權益受到或可能受到損害。

本案中，原告“驢媽媽”APP因被告投訴被蘋果公司下架，此后被告僅通過電子郵件和原告協(xié)商商標轉讓一事，并未在合理期限內(nèi)啟動糾紛解決程序，使原告陷入不確定的法律狀態(tài)，因此原告提起確認不侵權之訴符合條件。

其次，關于原告行為是否構成商標侵權。雖然本案中，原告的APP應用程序與被告商標在類別上構成類似，且原告使用的“驢媽媽”字樣與被告商標構成近似，但在公眾混淆可能性方面，本院審查了原告對“驢媽媽”字樣的使用方式、APP的受眾、市場知名度、品牌發(fā)展情況和主觀狀態(tài)等因素，結合原告在先權利使用情況及被告的商標使用情況，認為原告的行為不會導致相關公眾混淆誤認，不構成對被告商標的侵害。據(jù)此，判決確認原告不侵犯被告商標權。

專家點評：

在日益激烈的商業(yè)競爭中，知識產(chǎn)權并不只是一種單純的法律權利，而更是一種可以廣泛運用的競爭工具和法律籌碼。一些權利人基于競爭或獲利的目的，不時以知識產(chǎn)權為武器攻擊競爭對手或合法經(jīng)營者，其重要表現(xiàn)就是發(fā)送侵權警告或提出侵權指控，從而讓對方處于利益不安定的狀態(tài)，危及其正常的生產(chǎn)經(jīng)營。為了防止權利人濫用知識產(chǎn)權，破壞正常的市場競爭秩序，知識產(chǎn)權確認不侵權之訴應運而生，允許被控侵權人主動向法院提起訴訟，請求確認其不侵犯他人的知識產(chǎn)權，從而消除對自己的危險狀態(tài)或不安影響。

在司法實踐中，一般認為，權利人向他人發(fā)出侵權警告或有類似于侵權警告的行為，又未在合理時間內(nèi)啟動爭議解決糾紛程序，是知識產(chǎn)權確認不侵權之訴的事實前提。本案中，被告向蘋果應用商店投訴原告侵犯其商標權，要求對原告的應用程序予以下架處理，且一直未就此向法院提起訴訟，滿足了“原告受到了內(nèi)容明確的侵權警告，權利人未在合理期間內(nèi)啟動爭議解決程序”的事實前提，因為該投訴與原告有直接的利害關系，其必然使原告的利益受到影響。本案進一步廓清了確認不侵權糾紛的受理條件，并結合APP受眾、品牌發(fā)展情況和主觀狀態(tài)等因素，否定了原告與被告商標之間的混淆可能性，從而消除了原告利益的不安定狀態(tài)，有利于維護企業(yè)經(jīng)營的正當權益，有利于營造良好的營商環(huán)境。

（點評人：袁真富，副教授、博士，上海大學知識產(chǎn)權學院副院長）

● 十大案例五●

轉換性使用構成著作權法上的合理使用

——美影廠訴新影年代公司等著作權侵權糾紛案

案情簡介：

原告美影廠系“葫蘆娃”“黑貓警長”形象美術作品的著作權人,相關動畫片創(chuàng)作于上世紀八十年代,享有盛譽。電影《80后的獨立宣言》由被告新影年代公司出品。電影海報中突出部分為男女主角人物形象及主演姓名，背景則零散分布著諸多美術形象，包括“葫蘆娃”、“黑貓警長”卡通形象；身著白綠校服的少先隊員參加升旗儀式等情景；黑白電視機等家電用品；縫紉機等日用品；鉛筆盒等文教用品；鐵皮青蛙等玩具。其中“葫蘆娃”、“黑貓警長”分別居于男女主角的左右兩側。諸多背景圖案與男女主角形象相較，比例顯著較小，“葫蘆娃”、“黑貓警長”美術形象與其他背景圖案大小基本相同。原告認為，該海報未經(jīng)其許可，使用了涉案美術作品，侵犯了復制權、發(fā)行權等著作權，起訴要求被告停止侵權、消除影響并賠償損失。被告則認為，“葫蘆娃”、“黑貓警長”屬于80后一代集體記憶，和其他具特定年代感的美術要素結合，均是為了說明電影主人公年齡特點，且在海報中使用比例較小，屬合理使用，故不構成侵權。

裁判理由：

法院認為，根據(jù)著作權法及實施條例的相關規(guī)定，“適當引用”是構成合理使用的一種情形，它是指為介紹、評論某一作品或者說明某一問題，在作品中適當引用他人已經(jīng)發(fā)表的作品，該使用不得影響該作品的正常使用，也不得不合理地損害著作權人的合法利益。因此判斷對他人作品的使用是否屬于合理使用，應當綜合考慮被引用作品是否已經(jīng)公開發(fā)表、引用他人作品的目的、被引用作品占整個作品的比例、是否會對原作品的正常使用或市場銷售造成不良影響等因素予以認定。

本案中，涉案美術作品創(chuàng)作完成于上世紀八十年代，和海報背景中的其他美術要素，皆屬80后成長記憶中具有代表性的人、物、景，這些元素相組合后確具較強的時代帶入感，在電影海報中引用涉案美術作品不是單純再現(xiàn)其藝術美感和功能，而是反映八十年代的時代年齡特征，該種引用在電影海報中具有了新的價值、意義和功能，其原有的藝術價值功能發(fā)生轉換，且轉換性程度較高，屬于我國著作權法規(guī)定的為了說明某一問題的情形；從其占整個海報比例來看，系作為背景使用，占海報面積較小，并未突出顯示，僅為輔助、從屬地位，屬于適度引用；電影海報的使用方式不至于吸引對涉案兩個美術作品有特定需求的受眾，從而放棄對涉案作品的選擇使用，因此該使用方式不會產(chǎn)生替代性作用，不會影響權利人的正常使用；本案中的海報創(chuàng)作屬特殊情況，不具有普遍性，隨著電影播映期的消逝，該電影海報的影響也會逐步減小，因此不會不合理地損害權利人的合法利益。綜上，被告使用涉案美術作品的方式構成著作法意義上的合理使用，不構成侵權。據(jù)此，判決駁回原告全部訴訟請求。

專家點評：

在“美影廠訴新影年代公司等著作權侵權糾紛案”，被告在電影海報中將“葫蘆娃”、“黑貓警長”與其他反映80年代少年兒童成長經(jīng)歷的道具共同作為背景使用，屬于對美術作品的復制。該未經(jīng)許可的行為是否構成侵權，取決于其能否被認定為合理使用。《著作權法》雖然規(guī)定了“合理引用”，但涉案行為是否屬于“為介紹、評論某一作品或者說明某一問題，在作品中適當引用他人已經(jīng)發(fā)表的作品”，無法在立法和司法解釋中找到清晰的回答。

對此，法院借鑒了美國版權判例所創(chuàng)設的“轉換性使用”，也就是考慮對原作品的使用是否并非單純地再現(xiàn)原作品本身的文學、藝術價值或者實現(xiàn)其內(nèi)在功能或目的，而是通過增加新的美學內(nèi)容、新的視角、新的理念或通過其他方式，使原作品在被使用過程中具有了新的價值、功能或性質(zhì)，從而改變了其原先的功能或目的。法院指出，涉案電影海報中的“葫蘆娃”、“黑貓警長”形象是“80后”群體閃亮的童年記憶，年代特征的結合度較高，與其他作為背景的道具皆屬80后成長記憶中具有代表性的元素，具有較強的時代帶入感，其使用是為了說明某一問題，即涉案電影主角的年齡特征。同時，兩個動漫形象在海報中處于輔助、配角、從屬的背景地位，所占面積很小，屬于適度的引用。因此，法院認定對涉案動漫形象的使用屬于合理使用。

法院實際上是認定“葫蘆娃”和“黑貓警長”美術作品在電影海報中功能與目的發(fā)生了轉換，不是吸引受眾欣賞其動漫造型，而是生動地展示電影中主角的年齡特征和時代背景，再加之其很小的尺寸和比例，具有較強的轉換性。本案對“轉換性使用”的借鑒和結合具體案情的合理應用，為“適當引用”的判斷帶來了新的思路，為審理同類案件提供了有益的參考。

（點評人：王遷，華東政法大學教授、博士生導師）

● 十大案例六●

在先權利抗辯的審查標準

——涉維多利亞秘密公司商標侵權糾紛案

案情簡介：

慶鵬公司經(jīng)批準獲得“Secret charm”的注冊商標專用權后，將該商標授權原告斯科塞斯公司進行品牌管理和維護。原告發(fā)現(xiàn)被告吉詩美公司在上海來福士商場銷售來源于被告萬事達公司進口的標有“SECRET CHARM”標識的“維多利亞的秘密”的化妝品。原告認為，兩被告進口、銷售的涉案商品上使用的“SECRET CHARM”標識與涉案商標“Secret charm”相比，僅存在字母大小寫的區(qū)別，構成商標相同，兩被告的行為共同構成商標侵權。訴請要求兩被告停止侵權并賠償損失。兩被告針對原告的訴訟主張?zhí)岢隽嗽谙葯嗬恼斒褂谩⒎巧虡诵允褂?、不構成混淆、合法來源等多方面的抗辯意見。針對在先權利抗辯，兩被告認為，涉案化妝品的生產(chǎn)商維多利亞的秘密商店品牌管理公司（Victoria's Secret Stores Brand Management, Inc.，以下簡稱維密公司）對于包含“SECRET CHARM”在內(nèi)的產(chǎn)品包裝美術設計享有在先的著作權，系對在先合法權利的正當使用，并未侵犯“Secret charm”的注冊商標專用權。

裁判理由：

法院認為，在先權利的認定需要考慮是否擁有合法的在先權利基礎；基于合法的權利基礎，使用方式和行為性質(zhì)是否具有正當性。商標法規(guī)定的“申請商標注冊不得損害他人現(xiàn)有的在先權利”，不僅是對申請注冊商標所提的要求，也賦予了在先權利人的抗辯權。商標法雖未對“在先權利”的種類予以界定，但從法理和司法實踐來看，應包括外觀設計專利權、著作權、企業(yè)名稱權、姓名權等。本案兩被告提出的“在先權利”抗辯實質(zhì)上就是對于包含“SECRET CHARM”在內(nèi)的產(chǎn)品包裝美術設計所享有的在先著作權抗辯。由于中美均為《保護文學和藝術作品伯爾尼公約》成員國，維密公司作為一家在美國創(chuàng)設的企業(yè)，其所創(chuàng)作的作品受到我國著作權法保護。且根據(jù)他院已生效判決，維密公司創(chuàng)作使用在先，慶鵬公司申請注冊商標在后。因此兩被告擁有合法的在先權利基礎。涉案產(chǎn)品只在維密專賣店內(nèi)進行銷售，產(chǎn)品上完整使用了維密公司擁有著作權的“Secret Charm產(chǎn)品包裝設計”美術作品，且清晰標注了主商標，不會造成消費者混淆誤認。因此，維密公司的使用方式和行為性質(zhì)具有正當性。此外，原告及其關聯(lián)公司在2001至2016年間大量申請注冊包括“維多密碼”、“Victoria's code”等商標，在文字組成、呼叫等方面與維密公司系列品牌相同或近似。原告無法對此作出合理解釋，其行為亦難謂善意。根據(jù)誠實信用、維護公平競爭和保護在先權利等處理原則，兩被告的在先權利抗辯成立，其進口、銷售維密公司使用上述美術作品包裝的商品不構成對原告主張的“Secret charm”注冊商標專用權的侵犯，故判決駁回原告所有訴訟請求。

專家點評：

長期以來，我國存在著大量商標申請人，其使用他人具有在先權利的作品、外觀設計、姓名、商號、知名名稱包裝裝潢等進行商標注冊，并以注冊商標向在先權利人主張商標專用權。為規(guī)制這一類商標搶注行為，我國《商標法》在商標申請審查、異議和無效（撤銷）等行政確權程序中作出了明確規(guī)定，“申請注冊的商標，不得與他人在先取得的合法權利相沖突”（第9條），“申請商標注冊不得損害他人現(xiàn)有的在先權利”（第32條），2019年修改商標法增加規(guī)定了“不以使用為目的的惡意商標注冊申請，應當予以駁回”（第4條）。這些規(guī)定的確能從商標注冊申請的源頭上遏制商標搶注行為，但對以與在先權利沖突的注冊商標為權利基礎提起的侵權訴訟，被告能否主張在先權利抗辯，商標法并未作出明確規(guī)定（我國商標法中僅作出了正當使用抗辯和先用權抗辯）。顯然，與在先權利沖突的注冊商標，不僅在申請行為上違背誠實信用原則，而且在使用行為上也同樣違背誠實信用原則，應當予以規(guī)制。

本案就是一件典型的與在先著作權沖突的注冊商標侵權訴訟案。首先，法院基于誠實信用原則，認為“商標法規(guī)定的‘申請商標注冊不得損害他人現(xiàn)有的在先權利’，不僅是對申請注冊商標所提的要求，也賦予了在先權利人的抗辯權”，明確了在先權利抗辯在商標侵權訴訟中的適用。其次，法院明確了在先權利抗辯的司法審查考量因素，包括在先權利基礎的合法性、使用方式和行為性質(zhì)的正當性以及注冊商標申請的主觀狀態(tài)。本案對在先權利抗辯的適用及其考量因素的明確，對于規(guī)制商標權利沖突，特別是遏制不以使用為目的的惡意商標注冊具有較大司法政策價值，對在先權利抗辯的司法認定與審理具有借鑒意義。

（點評人：許春明，教授、博士生導師，上海大學法學院副院長兼知識產(chǎn)權學院院長）

● 十大案例七●

被授權人超出授權出版發(fā)行構成侵犯復制權、發(fā)行權

——葉肇鑫與湖南音像出版社等著作權侵權糾紛案

案情簡介：

原告葉肇鑫經(jīng)長期構思創(chuàng)作完成以“細說昆曲”為主題的昆曲藝術講解紀錄片《昆曲百種大師說戲》。后又以該紀錄片為藍本，改編五輯配套圖書《說戲》。原告以自費出版的方式，與被告浦睿公司簽訂《出版協(xié)議》，約定由浦睿公司負責《說戲》圖書的出版和發(fā)行等工作，并約定圖書上需標注“岳麓書社”字樣。后通過全球預定模式，浦睿公司委托被告湖南音像出版社出版發(fā)行圖書共計1300余套。之后，原告在湖南音像出版社淘寶店中購得一套簡版《說戲》，該套產(chǎn)品封面處多了“國家出版基金項目”標識，署名的出版社少了“岳麓書社”。原告認為，湖南音像出版社未經(jīng)原告許可，超出原限定發(fā)行數(shù)量，擅自再版、發(fā)行《戲說》產(chǎn)品，構成侵害作品復制權、發(fā)行權。浦睿公司作為原告出版發(fā)行事務的受托人，系侵權行為的共同實施者，應承擔連帶侵權責任。訴請要求確認被告的行為構成著作權侵權并需賠禮道歉。

裁判理由：

法院認為，從涉案作品的署名及合同履行相關情況來看，原告就作品享有著作權。原告通過授權鏈委托被告進行出版發(fā)行事宜，行使復制權、發(fā)行權。根據(jù)原告與被告浦睿公司的約定，原告系自費出版，有權限定涉案圖書數(shù)量，實際發(fā)行采用預購方式。盡管合同設定有期限，期間未以書面方式明確發(fā)行總數(shù)，且在結算中使用了階段性財務決算的表述，具一定模糊性。但結合合同履行過程中的發(fā)行指南、日程表安排等，已表明發(fā)行數(shù)量以預購截止為準；且雙方已通過決算紀要的形式，就發(fā)行銷售全部完畢，并無庫存進行了明確，可以認定原告以預購截止的方式限定了出版發(fā)行的圖書數(shù)量。出版單位超出合同授權范圍擅自出版發(fā)行的，構成對著作權人復制權、發(fā)行權的侵犯。被告湖南音像出版社作為出版機構，明知被告浦睿公司僅為轉授權人，卻未對著作權人與轉授權人間的權利約定盡審慎注意義務，仍超越合同授權權限，自行加印并再版發(fā)行涉案圖書，侵犯原告著作權。被告浦睿公司在轉授權后，實際全面參與預購發(fā)行、版權基金申報等工作，其未對湖南音像出版社是否按約履行合同進行合理的、基本的提示和督促，作為利益共享方與湖南音像出版社構成共同侵權。據(jù)此，認定浦睿公司、湖南音像出版社構成侵害原告作品復制權、發(fā)行權。

專家點評：

在“葉肇鑫訴湖南音像出版社等案”中，原、被告對于被告在履行圖書出版合同時，是否超數(shù)量發(fā)行存在爭議。本案的特殊性在于，合同雖然約定可以限定發(fā)行總量，但并未實際確定數(shù)量，而原告指稱被告超量發(fā)行的時間，又在合同約定的期限之內(nèi)。這就需要結合考慮締約目的、交易習慣、合同其他條款的表述及履行方式，對合同作出合理解釋。這對法官的專業(yè)素養(yǎng)提出了較高的要求。

在本案中，原告系自費出版，自費出版的作者一般不拿稿費或只有固定的稿費，出版者增加印量也不會按碼洋比例給作者增加稿費，因此自費出版的作者往往只要求印刷、發(fā)行約定的數(shù)量，在約定不明的情況下應作出對作者有利的解釋。同時，涉案作品是以“按需定制”的方式發(fā)行的，即有多少人訂購就印刷發(fā)行多少套，根據(jù)訂購數(shù)量發(fā)行完畢后就不再印刷；而且在合同期限尚未屆滿之時，雙方就已經(jīng)進行了決算，形成了紀要，其中明確說明之前按需印刷的作品已經(jīng)全部發(fā)行銷售完畢，并無庫存，財務決算的結論至此也全部完成。法院綜合考慮這些因素，認定印刷發(fā)行的數(shù)量應當限定為“按需定制”形成的數(shù)量，出版者擅自加印超出了出版合同對復制權和發(fā)行權的許可范圍，構成侵權。這一對合同的解釋合理合法，值得贊許。

（點評人：王遷，華東政法大學教授、博士生導師）

● 十大案例八●

知識產(chǎn)權訴訟賠償認定中證據(jù)披露及妨礙舉證規(guī)則的適用

——“蜀門”商標侵權及不正當競爭糾紛案

案情簡介：

原告云蟾公司系“蜀門”系列商標的專用權人，核定使用類別主要包括游戲，其將商標使用在其自行開發(fā)和營運的游戲上，該款游戲具有較高的知名度。原告正值將該款游戲移植入手游端并大力宣傳之際，發(fā)現(xiàn)被告貪玩公司開始運營一款名為“絕世蜀門”的手游，并在多個平臺發(fā)布宣傳信息及提供下載通道。原告認為，被告侵犯了其注冊商標專用權，訴請要求被告立即停止侵權、消除影響，并賠償經(jīng)濟損失等1000萬元。被告則認為，“絕世蜀門”只是作為游戲名稱使用，并未發(fā)揮識別游戲來源的商標作用。審理過程中，原告向法院申請調(diào)查被告的游戲收入情況，但調(diào)取的支付寶、微信后臺收入數(shù)據(jù)無法直接對應涉案游戲?？紤]到被告同時運營多款游戲，法院經(jīng)釋明后要求被告就涉案游戲的收入進行舉證。但被告僅提供若干非涉案游戲的收入證據(jù)，認為已完全覆蓋調(diào)取的收入數(shù)據(jù)，據(jù)此證明涉案游戲并未實際獲利。

裁判理由：

法院認為，游戲名稱本身具有個性化特征，可與開發(fā)商、運營商等形成對應聯(lián)系，其實質(zhì)是將游戲名稱作為商業(yè)標識使用，從而實現(xiàn)游戲名稱權益商標權化。這種方式在文創(chuàng)領域較為常見，如將游戲、小說等名稱注冊為商標。在兩者趨同的情形下，被控侵權標識“絕世蜀門”、“蜀門傳奇”、“蜀門情緣”的使用實質(zhì)上發(fā)揮了區(qū)分游戲來源的商標性功能。原告恰值將其享有美譽的“蜀門”客戶端游戲移植入手游端的宣傳之際，被告使用上述標識，與涉案商標構成近似，且易致混淆誤認，構成商標侵權。原告通過調(diào)取支付寶、微信后臺收入數(shù)據(jù)的方式就被告游戲獲利情況進行舉證，但由于被告公司實際運營多款游戲，后臺數(shù)據(jù)無法直接對應涉案游戲。經(jīng)釋明，被告在理應掌握游戲收入數(shù)據(jù)的情況下，未提供涉案游戲收入證據(jù)，取而代之的是通過提供其他游戲的收入數(shù)據(jù)以反向證明涉案游戲無實際收入或收入極低，但相關數(shù)據(jù)已大大超過支付寶及微信平臺的調(diào)取數(shù)據(jù)。法院有理由相信，這些數(shù)據(jù)即便真實，其來源也并不限于支付寶及微信支付渠道，因此難以認定已達成被告的證明目的。因被告拒不提供相關證據(jù)，故對其作出不利推定。在具體適用時，仍結合游戲知名度、侵權時間段、盈利周期、商標貢獻度、多款游戲收入混合等因素，未全額支持權利人主張，但在法定賠償范圍內(nèi)頂格判賠300萬元。

專家點評：

“舉證難、賠償?shù)汀币恢笔俏覈R產(chǎn)權司法保護中難題，影響了知識產(chǎn)權保護對創(chuàng)新的激勵保障功能的充分發(fā)揮。為破解這一難題，近年來，我國在立法和司法上不斷完善，立法上表現(xiàn)為完善舉證規(guī)則、提高法定賠償上限、增加懲罰性賠償?shù)?，司法上表現(xiàn)為加大適用舉證釋明、證據(jù)出示令等，上海市高院還在司法政策上確立“有利于權利保護”原則。知識產(chǎn)權侵權賠償不足的根本原因在于權利人對主張賠償數(shù)額的舉證困難。盡管法律明確規(guī)定了以實際損失、侵權所得或許可費合理倍數(shù)確定賠償數(shù)額，但這需要權利人舉證證明。尤其是在相關的賬簿、資料主要由侵權人掌握的情況下，權利人難于取得證據(jù)，無法舉證侵權所得。即使是法定賠償，也需要由法院根據(jù)侵權行為的情節(jié)確定。因此，在司法中適用證據(jù)披露及妨礙舉證規(guī)則顯得尤為必要和重要。

本案中，在原告初步舉證被告收入的情況下，法院對被告進行舉證釋明，要求被告提供涉案游戲收入證據(jù)，因被告理應掌握游戲收入數(shù)據(jù)而拒不提供相關證據(jù)，法院對其作出不利推定。法院并未參考權利人的主張全額支持賠償數(shù)額，在對被告作出不利推定的前提下，結合游戲知名度、侵權時間段、盈利周期、商標貢獻度、多款游戲收入混合等因素，在法定賠償范圍內(nèi)頂格判賠。本案中，法院既合理適用證據(jù)披露及妨礙舉證規(guī)則，又結合侵權行為情節(jié)頂格適用法定賠償，為司法中破解“舉證難、賠償?shù)汀彪y題，合理判定賠償數(shù)額，提供了有益的思路，對于知識產(chǎn)權司法實踐中侵權損害賠償數(shù)額的確定具有借鑒意義。

（點評人：許春明，教授、博士生導師，上海大學法學院副院長兼知識產(chǎn)權學院院長）

● 十大案例九●

商城管理人對內(nèi)部銷假行為明知且作用巨大的構成主犯

——李某某、萬某某銷售假冒注冊商標的商品案

案情簡介：

被告人李某某系韓城公司股東及實際控制人，在負責上海韓城服飾禮品廣場（下稱“淘寶城”）經(jīng)營管理期間，明知“淘寶城”內(nèi)商鋪售假活動高發(fā)且多次被查處并判決，仍利用其在“淘寶城”的控制地位，長期提供場所，放縱、容留商戶售假。為規(guī)避工商檢查，其不再采取簽訂書面合同的方式，而按內(nèi)部記錄以個人收取現(xiàn)金不入帳的方式收取費用，并授意向“黃?！笔杖〈髲d花車高額租金，對不交錢的黃牛予以驅趕。另，其向商鋪經(jīng)營者收取推廣費524萬余元，對外支付導游費388萬余元，專門吸引外國團隊入“淘寶城”消費，并在“淘寶城”商場廣播，通知商戶有公安、工商檢查。此外，李某某指使杜某某為其“淘寶城”2樓9號店鋪雇傭營業(yè)員及聯(lián)系店鋪裝修事宜。杜按李某某指示，聯(lián)系萬某某對該店鋪進行裝修，并安排營業(yè)員進行銷售。被告人萬某某明知“淘寶城”內(nèi)多家店鋪銷假，先后為多家店鋪裝修用于藏匿及暗中銷售假冒注冊商標的商品的暗格。公訴機關認為，李某某明知他人侵犯知識產(chǎn)權犯罪而為其提供經(jīng)營場所，且明知是假冒注冊商標的商品仍予以銷售，待售金額巨大，其在部分犯罪事實中起次要作用；萬某某明知他人銷售假冒注冊商標的商品仍為其提供裝修幫助，其在共同犯罪中起輔助作用。二者皆應以銷售假冒注冊商標的商品罪追究刑事責任，系從犯，應從輕或者減輕處罰。兩被告人對銷售部分的商品已著手實施犯罪，因意志以外的原因未得逞，系犯罪未遂，可比照既遂犯從輕或者減輕處罰。李某某辯稱，其雖知道很多店鋪售假，但已盡管理責任，增收擴大經(jīng)營費是為了提高商鋪經(jīng)營成本讓其不再售假；擴大經(jīng)營費雖在其個人銀行卡內(nèi)，但卡由他人保管，后期已準備轉型，并向工商局遞交轉型報告；關于2樓9號店鋪，其不認可為自己經(jīng)營，稱系租給杜某某，不知杜售假。萬某某辯稱，沒有證據(jù)證明涉案店鋪查獲的假冒商品是從暗格內(nèi)查出的，不能對被告人指控犯罪。

裁判理由：

法院認為，幫助行為在正犯行為中作用巨大的，構成主犯。非以公司名義及決議做出犯罪行為，且違法所得未歸單位所有的，不構成單位犯罪。

被告人李某某作為韓城公司股東和實際控制人，就韓城公司違法的財務管理、記賬方式及店鋪出租、市場經(jīng)營等管理模式起決定性作用，對“淘寶城”內(nèi)售假活動主觀明知。李某某利用其控制地位，為商戶提供租賃場所，容留商鋪售假，放任商鋪藏匿假貨，并向商鋪預先提供消息以逃避查處，對“淘寶城”內(nèi)售假頻發(fā)、裝修藏匿、“黃?！崩?、導游帶團的不良業(yè)態(tài)有直接責任。李某某明知他人實施銷售假冒注冊商標商品的犯罪，待售金額巨大，而為其提供便利條件及幫助，構成共犯，應對 “淘寶城”內(nèi)店鋪售假行為承擔共同犯罪的刑事責任。根據(jù)其在共同犯罪中的作用，不能認定為從犯。李某某明知商鋪存在售假情況，向店鋪收取擴大經(jīng)營費，變相從商鋪售假行為中牟利，其違法所得應予追繳。其犯罪行為既非單位決議，亦非為單位謀取利益，屬個人犯罪，不構成單位犯罪。另，李某某明知是假冒注冊商標的商品仍自行經(jīng)營店鋪予以銷售，待售金額巨大，該行為亦構成假冒注冊商標的商品罪。被告人萬某某明知他人銷售假冒注冊商標的商品，仍為其提供裝修幫助用于藏匿假冒商品、逃避查處，構成銷售假冒注冊商標的商品罪，應承擔共同犯罪的刑事責任。根據(jù)其在共同犯罪中的作用，可認定為從犯。據(jù)此，判決被告人李某某犯銷售假冒注冊商標的商品罪，判處有期徒刑三年六個月，并處罰金人民幣一百萬元，追繳其違法所得；被告人萬某某犯銷售假冒注冊商標的商品罪，判處有期徒刑一年十一個月，緩刑一年十一個月，并處罰金人民幣兩萬元；扣押在案的假冒注冊商標的商品，依法予以沒收。

專家點評：

上海最大的“仿冒名牌商品集散地、侵犯注冊商標重災區(qū)”一度有“前有襄陽路，后有淘寶城”之稱。此案發(fā)生于已取締了襄陽路仿冒市場之后；發(fā)生在地處靜安區(qū)上海最繁華之南京西路上的“淘寶城”。犯罪人李某某是“淘寶城”商城經(jīng)營管理者韓城公司的實際控制人，其濫用權力，非法操縱管理著“淘寶城”商城之商業(yè)模式、經(jīng)營規(guī)則、店鋪租賃、財務運作包括記賬方式等實際運行。其在“淘寶城”內(nèi)容留商鋪售假，放任商鋪藏匿假貨，向商鋪通風報信以逃避查處，從而直接引發(fā)“淘寶城”內(nèi)售假頻發(fā)、裝修藏匿、“黃牛”拉客、導游帶團等不良業(yè)態(tài)與犯罪行為。譬如其曾向入駐“淘寶城”內(nèi)各店鋪收取所謂的“推廣費”524萬元，進而將其中388萬元轉發(fā)給諸多來上海的外國旅游團體之導游，誘導導游帶領外國游客來“淘寶城”購買仿冒名牌商品。此外，案發(fā)前李某某已開始親自經(jīng)營“淘寶城”2樓9號店鋪銷售假冒名牌眼鏡；并指使萬某某為其進行了專門為藏匿假貨的店鋪裝修。

本案經(jīng)指定管轄普陀區(qū)人民法院審理，由靜安區(qū)人民檢察院指派檢察官出庭支持公訴。本案主要焦點與審判特色在于：

第一，李某某的上述犯罪行為既非單位決議，亦非為單位謀取利益，不構成單位犯罪，屬于其個人犯罪。

第二，李某某濫用落入其手中的“淘寶城”實際管理權力，為銷售侵犯注冊商標、仿冒名牌商品的犯罪活動提供便利條件及幫助，已構成銷售假冒注冊商標商品罪的共犯并且是主犯。

第三、2樓9號店案發(fā)前李某某已開始親自經(jīng)營“淘寶城”2樓9號店鋪銷售假冒名牌眼鏡，構成直接商標侵權犯罪。第四，為李某某與其他“淘寶城”店鋪進行專門藏匿假貨裝修工程的萬某某，為商標侵權犯罪活動提供便利條件及幫助，也已構成銷售假冒注冊商標商品罪的共犯但是從犯?！凹倜袄铣蔡詫毘牵軜蜾伮防钅橙?，犯罪共犯系主犯，依法審判當嚴懲”。

（點評人：陶鑫良，教授、博士生導師，上海大學知識產(chǎn)權學院名譽院長）

● 十大案例十●

非替代關系產(chǎn)品市場下可將侵權人獲利認定為犯罪金額

——于某某、萬某公司等侵犯商業(yè)秘密案

案情簡介：

被害單位恩某某公司經(jīng)關聯(lián)方授權，獲得涉案汽車天窗相關技術信息用于生產(chǎn)經(jīng)營，并采取的相應的保密措施。經(jīng)鑒定，上述技術信息屬于不為公眾所知悉的技術信息。2012年4月至2014年2月被告人于某某在恩某某公司擔任產(chǎn)品工程師，參與天窗項目工作，曾接觸上述技術信息。2014年3月其離職后入職被告單位萬某公司，負責全景天窗的研發(fā)工作。期間，于某某借從境外個人處購買天窗技術圖紙之名，違反與恩某某公司之間的保密約定，向萬某公司提供了帶有恩某某公司標識及項目代號的技術信息資料，用于產(chǎn)品研發(fā)。萬某公司在應知可能存在非法披露他人技術秘密的情況下，仍未予以謹慎審查，即將相關技術信息資料用于相關汽車天窗產(chǎn)品的研發(fā)及生產(chǎn)銷售。于某某、萬某公司法定代表人賈某某還以共同研發(fā)人身份，對部分技術申請實用新型專利。經(jīng)鑒定，萬某公司部分汽車天窗產(chǎn)品、實用新型專利及計算機內(nèi)部分電子數(shù)據(jù)與涉案技術信息實質(zhì)相同或具有同一性，2015年9月至2018年6月期間銷售上述相關天窗產(chǎn)品凈利潤為1298余萬元。

公訴機關指控，被告人于某某、被告單位萬某公司及其實際經(jīng)營負責人賈某某構成侵犯商業(yè)秘密罪。于某某及其辯護人作無罪辯護，對指控的犯罪事實及罪名均表示異議。萬某公司及賈某某對指控的犯罪事實及罪名均無異議，但認為計算犯罪金額時應考慮技術信息貢獻度和占比，進行相應折算。審理期間，萬某公司、賈某某與恩某某公司就侵犯商業(yè)秘密達成和解協(xié)議，共計賠償778.8萬元，并獲恩某某公司諒解。

裁判理由：

法院認為，鑒定意見就涉案技術的查新范圍和鑒定方法合理，涉案技術信息屬于不為公眾所知悉的信息，具備價值性、實用性的特征，且權利人采取了相應的保密措施，構成商業(yè)秘密。于某某接觸涉案技術秘密，違反與權利人的保密約定，披露、使用、允許萬某公司使用其所掌握的商業(yè)秘密，屬于侵犯商業(yè)秘密的行為。萬某公司雖有向案外人購買圖紙之名，但獲取來源為競爭對手的前員工，實際交易狀態(tài)中合同簽訂、付款方式等均不符合一般商業(yè)慣例，商業(yè)秘密載體包含競爭對手商業(yè)標識，可認定其應知于某某的侵權行為，仍獲取、使用及披露涉案商業(yè)秘密，主觀上具有明顯故意，亦構成侵犯商業(yè)秘密的行為。

本案中，被告單位將權利人商業(yè)秘密申請了相關專利，致使商業(yè)秘密淪為公眾知悉的信息而喪失秘密性，勢必給權利人造成了損失，但因涉案技術秘密本身具有技術迭代升級的特性，較難準確評估其自身價值，因此采取從權利人損失或侵權人獲利的角度評價犯罪數(shù)額，更具客觀性、合理性?？紤]到該案的商業(yè)場景，未有證據(jù)顯示萬某公司的客戶與權利人的客戶具有重合交叉關系，汽車天窗產(chǎn)品的供應市場亦非權利人獨占，因此認定侵權產(chǎn)品與權利人產(chǎn)品未形成非此即彼的直接替代關系，故采取侵權人獲利的計算方式更為客觀。該案中，被告單位在非法使用技術秘密之前，并不具有生產(chǎn)相應天窗產(chǎn)品的能力，因此可以認定該技術秘密構成體現(xiàn)天窗產(chǎn)品技術功能和效果的關鍵部件，處于產(chǎn)品核心地位。審計鑒定并非指向整車，而是已剝離出天窗部分凈利潤，作為整體天窗成品，僅作整體銷售，并不會脫離關鍵部件而拆分并單獨銷售玻璃、封條、線束等零部件。經(jīng)鑒定侵權天窗產(chǎn)品已覆蓋全部機械組技術秘點，因此以侵權天窗產(chǎn)品整體凈利潤1200余萬元計算犯罪數(shù)額，不再考慮貢獻度及占比而進行比例折算。

法院以侵犯商業(yè)秘密罪判處于某某有期徒刑五年，并處罰金五十萬元；以侵犯商業(yè)秘密罪判處萬某公司罰金四百萬元；以侵犯商業(yè)秘密罪判處賈某某有期徒刑三年，緩刑三年，并處罰金人民幣三十五萬元；違法所得依法予以追繳。

專家點評：

本案法律適用方面的價值主體表現(xiàn)在兩個方面：

一是侵犯商業(yè)秘密罪“共同犯罪”的認定。根據(jù)我國刑法第二十五條的規(guī)定，二人以上共同故意犯罪構成共同犯罪。本案中，被告人于某某違反與原公司的保密協(xié)議，虛構從境外人員處購買技術圖紙的名義，向被告單位萬某公司出售原公司技術秘密圖紙并非法獲利，侵犯商業(yè)秘密的直接故意十分明顯；而被告單位萬某公司及其實際經(jīng)營負責人賈某某明知于某某曾在權利人公司任職，且所購買的技術資料帶有權利人公司標識及項目代號的情況下，仍予以購買并用于產(chǎn)品研發(fā)，具有放任犯罪結果發(fā)生的間接故意。本案裁判表明，直接故意和間接故意的行為人在侵犯商業(yè)秘密罪刑事案件中可以構成共同犯罪，為今后處理同類法律問題提供了現(xiàn)實案例的支撐。

二是侵犯商業(yè)秘密罪“重大損失”的認定。侵犯商業(yè)秘密罪“重大損失”一般參照商業(yè)秘密民事侵權損失計算方法予以認定，遵循權利人損失、侵權人獲利以及秘密被公開時研發(fā)成本等方法依序適用。本案因權利人產(chǎn)品在市場上具有替代品，侵權人銷售一定數(shù)量產(chǎn)品未必代表權利人必然銷售同等數(shù)量產(chǎn)品，且產(chǎn)品的銷售并不代表著秘密的公開，故以侵權人獲利計算更為妥當。而涉案技術秘點構成了侵權產(chǎn)品利潤的主要來源，故以其產(chǎn)品銷售凈利潤作為獲利依據(jù)并無不當，可以作為同類案件審理時的參考。

（點評人：唐震，三級高級法官，上海市高級人民法院知識產(chǎn)權庭副庭長）

來源：“浦江天平”公眾號、上海市普陀區(qū)人民法院

編輯：IPRdaily王穎校對：IPRdaily縱橫君

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