以“阿道夫”商標侵權(quán)案看“行民交叉”案件的司法適用

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來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：謝有林

原標題：以“阿道夫”商標侵權(quán)案看“行民交叉”案件的司法適用

“行民交叉”是我國知識產(chǎn)權(quán)訴訟案件中典型的熱點法律問題，根據(jù)《中國知識產(chǎn)權(quán)司法保護綱要（2016-2020）》的要求是“公正高效、避免循環(huán)訴訟，加快糾紛的實質(zhì)性解決”，但司法實踐中，地方法院在審理商標侵權(quán)案件是，對于商標的近似認定，傾向于先行中止審理，等待北京市高級人民法院就行政程序作出終審判決，造成權(quán)利人陷入循環(huán)訴訟，嬴了官司，卻輸了市場。本案例在現(xiàn)有判例中為我國商標侵權(quán)與行政確權(quán)“行民交叉”案件中明確民事程序優(yōu)先的司法判例。

摘要：“行民交叉”是我國知識產(chǎn)權(quán)訴訟案件中典型的熱點法律問題。司法實踐中，地方法院對于商標近似的民事侵權(quán)認定與行政審查認定存在沖突時，一般先行中止審理，等待行政程序作出終審裁決，造成權(quán)利人陷入循環(huán)訴訟，嬴了官司，卻輸了市場。

本案中，國家知識產(chǎn)權(quán)局作出生效的駁回復審決定認定被訴侵權(quán)產(chǎn)品使用的申請商標在與原告注冊商標不構(gòu)成近似，已經(jīng)符合中止審理的條件，但廣州知識產(chǎn)權(quán)法院直接采納了原告關(guān)于“商標民事侵權(quán)應(yīng)當優(yōu)先且獨立于商標行政審查”的代理意見以及最高院關(guān)于“公正高效、避免循環(huán)訴訟，民事程序優(yōu)先”的司法政策，快速作出終審判決。

因此，本案在現(xiàn)有判例中為我國商標“行民交叉”案件民事程序優(yōu)先的典型案件，對知識產(chǎn)權(quán)的審判實踐具有的指導意義。

一、案情簡介

（一）訴訟主體

原告：廣州阿道夫個人護理用品有限公司

被告1：廣州x絲化妝品有限公司（生產(chǎn)商/銷售商）

被告2：廣州x盼生物科技有限公司（出品方）

（二）雙方主張權(quán)利

原告在先注冊商標：第8457568號“阿道夫”商標，注冊日：2011年07月21日；第8366530號“ 以“阿道夫”商標侵權(quán)案看“行民交叉”案件的司法適用 ”商標，注冊日：2011年06月21日；第19025625號“”商標，2017年03月07日。以上三個商標核定使用商品包括“化妝品、洗發(fā)液…”等商品。

被告1在后申請商標：第27209312號“”商標，國家知識產(chǎn)局作出駁回復審決定的初審日為：2019年03月6日，核定使用的商品為“洗發(fā)液,護發(fā)素,洗面奶,清潔制劑,化妝品,香精油,染發(fā)劑,燙發(fā)劑,牙膏,美容面膜”。

（三）原告主張的侵權(quán)事實和法律

第一、兩被告未經(jīng)授權(quán)，大量且持續(xù)生產(chǎn)和銷售標注“添姿色.阿道夫、以“阿道夫”商標侵權(quán)案看“行民交叉”案件的司法適用 ”商標字（圖）樣的護發(fā)乳產(chǎn)品（以下稱“侵權(quán)產(chǎn)品”），無論從漢字的字形、讀音、排列還是圖形的構(gòu)成要素均與原告第8457568號、第8366530號和第19025625號注冊商標構(gòu)成高度近似，兩者同存于市，極易造成消費者的混淆和誤認，依法構(gòu)成《商標法》第五十七條第（二）、（三）項規(guī)定商標侵權(quán)行為。

以“阿道夫”商標侵權(quán)案看“行民交叉”案件的司法適用

原告權(quán)利商標侵權(quán)產(chǎn)品商標

① 侵權(quán)產(chǎn)品商標與原告權(quán)利商標均由男人剪影與貼牌組合而成，構(gòu)圖要素完全相同：即剪影為穿著風衣的男人，風衣的下擺及到膝蓋。貼牌為一長方形的框，框與剪影為30°的順時傾斜；

② 侵權(quán)產(chǎn)品商標完全抄襲原告二個注冊商標的特別設(shè)計特征，這種獨創(chuàng)設(shè)計特征的雷同絕非巧合，而是惡意地仿冒；

③ 涉侵權(quán)商標僅更換貼牌里非顯著部分的英文字母，并加了一頂帽子。對于一般消費者而言，兩者的構(gòu)圖要素和整體視覺效果高度近似，兩者構(gòu)成近似商標。

第二、根據(jù)原告證據(jù)保全的公證書、保管函、時間戳以及全國各地的行政執(zhí)法文書、照片顯示：被告1、2從一審立案前（2018年5月3、11、28日）、開庭前（2018年9月12日）、開庭后（2018年9月18日）一直持續(xù)地在全國線上和線下大量銷售被訴侵權(quán)產(chǎn)品，存在嚴重的持續(xù)性和主觀惡意性，應(yīng)當適用《商標法》第六十三條的懲罰性賠償。

第三、被告1與原告同屬于廣州白云區(qū)的日化企業(yè)，卻讓其員工周某注冊與包含原告“阿道夫”權(quán)利商標的第20532844 號“添姿色.阿道夫”商標（目前處于商標無效宣告行政訴訟階段），被告1的法定代表人又繼續(xù)申請與原告產(chǎn)品外觀高度近似的第201630604059.1號外觀專利（已被國家知識產(chǎn)權(quán)局宣告全部無效），企圖利用搶注商標和外觀設(shè)計專利規(guī)避地方行政機關(guān)和法院的商標侵權(quán)審查。

據(jù)此，原告依據(jù)《商標法》第五十七條第（二）、（三）項、第六十條、六十三條、《民事訴訟法》及司法解釋的若干規(guī)定請求三被告停止侵權(quán)，并承擔300萬元的經(jīng)濟損失。

（四）被告上訴主張：

白云法院一審作出侵權(quán)判決后，被告在上訴中主張：

第一、國家知識產(chǎn)權(quán)局（原商標評審委員會）已作出生效的商評字[2019]第0000006259號《駁回復審決定書》認定：第27209312號“”商標已經(jīng)與第26757915號“ADOLPH及圖”第8366530號圖形商標和第19025625號ADOLPH及圖商標在“整體外觀、構(gòu)成要素上存在差異，整體尚可區(qū)分，未構(gòu)成相同或類似商品上的近似商標?！?/strong>據(jù)此，被告認為其在侵權(quán)產(chǎn)品使用“”商標圖樣與原告注冊商標不構(gòu)成近似，沒有侵犯原告的注冊商標專用權(quán)。

第二、“”商標于2011年1月3日首次發(fā)表，于2017年12月11日由周某進行版權(quán)登記，根據(jù)外觀設(shè)計專利證書，含有“”商標的外觀設(shè)計專利已在2016年、2018年分別由被告1的法定代表人鄭軍申請，屬于被告1原創(chuàng)設(shè)計，不構(gòu)成侵權(quán)。

【裁判文書】

一、廣州市白云區(qū)人民法院（2018）粵0111民初9909號民事判決書；

二、廣州知識產(chǎn)權(quán)法院（2019）粵73民終3187號民事判決書。

二、案例評析

在專利訴訟中，最高人民法院已經(jīng)在關(guān)于審理專利侵權(quán)糾紛的相關(guān)司法解釋中規(guī)定了專利侵權(quán)訴訟與專利無效宣告的程序沖突處理事宜：例如，原告專利被國家知識產(chǎn)局宣告無效，法院即可駁回民事部分訴訟請求，原告專利一旦被行政程序中啟動無效宣告，除未能提供專利權(quán)評價報告、該技術(shù)已經(jīng)公知以及無效證據(jù)理由不充分外，法院應(yīng)當中止審理。但由于商標侵權(quán)訴訟與專利訴訟存在法律適用和權(quán)利客體上區(qū)別，無法直接參照專利法司法解釋進行審判。對此筆者認為：

（一）法院應(yīng)當秉承最高院關(guān)于行民交叉案件“公正、高效”的司法政策精神，快速對民事部分的侵權(quán)爭議進行裁判。

第一、最高人民法院早在2016年《中國知識產(chǎn)權(quán)司法保護綱要（2016-2020）》的司法政策就已經(jīng)給出明確的處理意見，即“（一）公正高效審理各類知識產(chǎn)權(quán)案件，積極改進民行交叉案件的審判機制，避免循環(huán)訴訟，加快糾紛的實質(zhì)性解決”，宋曉明法官認為當前民事、行政“二元制”的訴訟框架不利于糾紛實質(zhì)性解決，導致商標、專利侵權(quán)案件審理周期過長，當事人的合法利益難以獲得救濟。同時，陶凱元院長在《知識產(chǎn)權(quán)審判指導》中明確指出：“進一步處理好知識產(chǎn)權(quán)民事程序和行政程序的關(guān)系，…合理強化特定情形下民事程序優(yōu)先和決定地位，促進民行交織知識產(chǎn)權(quán)案件的實質(zhì)性解決，保障民事案件處理的公正和效率，并對后續(xù)行政糾紛的正確解決形成引導。”

第二、根據(jù)阿道夫公司舉證的事實以及周某對商標注冊的創(chuàng)意無法做出任何合理解釋均足以證明：被告1具有極其明顯的商標搶注惡意，并且將未獲準注冊的“”商標標識長期、大量且廣泛地使用在涉案侵權(quán)產(chǎn)品上。截止二審程序中，被告1、2仍然大肆招商和銷售侵權(quán)產(chǎn)品，已經(jīng)給阿道夫公司的“阿道夫、”品牌造成嚴重經(jīng)濟損失，被告1惡意地利用商標行政審查周期過長、程序往復（期間可能經(jīng)過駁回復審、不予注冊申請、不予注冊復審、無效宣告申請以及相對應(yīng)的行政訴訟一、二審的行政確權(quán)程序）、形成循環(huán)訴訟的制度漏洞，企圖以第27209312號“”商標駁回復審決定的個案認定來拖延民事侵權(quán)訴訟的進程，為其侵權(quán)產(chǎn)品的繼續(xù)銷售爭取時間。

綜上，地方法院應(yīng)秉承最高院的上述司法政策精神，對于本案侵權(quán)惡意極其明顯且標識高度近似的案件，應(yīng)當強化民事程序優(yōu)先和決定地位，快速、公正地作出判決，不僅大幅縮短案件審理周期，提高知識產(chǎn)司法救濟的時效性和便民性，而且對后續(xù)行政糾紛的正確解決形成引導。這也是嚴格知識產(chǎn)權(quán)保護，嚴厲打擊侵權(quán)假冒的應(yīng)有之義。

（二）商標駁回復審行政案件與商標侵權(quán)民事案件適用的法律和審查標準不同，國家知識產(chǎn)權(quán)局的行政認定不應(yīng)當作為商標侵權(quán)爭議應(yīng)當中止審理的考慮因素。

第一、國家知識產(chǎn)權(quán)局在商標確權(quán)中的商標近似審查一般限于注冊商標間的物理要素比對，根據(jù)北京市高級人民法院發(fā)布的《商標授權(quán)確權(quán)行政案件審理指南》第15.3條也進一步印證：商標申請駁回復審行政案件中，訴爭商標與引證商標是否近似，主要根據(jù)訴爭商標標志與引證商標標志近似程度等因素進行認定。訴爭商標的知名度可以不予考慮。

相反，根據(jù)最高人民法院《關(guān)于審理商標民事糾紛案件適用法律若干問題的解釋》第十條可知，商標侵權(quán)的近似審查除了商標物理要素的整體比對和要部比對外，還應(yīng)當考慮請求保護商標的顯著性和知名度。因此，國家知識產(chǎn)局就第27209312號“”商標作出與原告權(quán)利商標不構(gòu)成近似的行政認定與商標侵權(quán)案件的近似認定標準不同，不應(yīng)當作為商標侵權(quán)案件應(yīng)當中止審理的考慮因素。

最終，廣州知識產(chǎn)權(quán)法院采納了一、二審代理律師的法律意見，在被告提交的駁回復審決定認定結(jié)論與一審法院作出的侵權(quán)認定存在明顯沖突的情況，秉承最高人民法院關(guān)于“行民交叉”的司法政策精神，強化民事程序優(yōu)先和決定地位，快速、公正地作出判決。

三、結(jié)語

本案中，在被訴侵權(quán)產(chǎn)品使用的第27209312號“”商標在駁回復審中認定與原告第8366530號“”和第19025625號“”注冊商標不構(gòu)成近似，且被符合中止審理的情形下，原告代理律師提出被告存在重復性惡意侵權(quán)、商標侵權(quán)與商標注冊審查的適用法律區(qū)別、最高人民法院的司法政策以及在先司法判例等事實和法律意見，最終廣州市知識產(chǎn)權(quán)法院在充分理解司法綱要的基礎(chǔ)上采納了原告的代理意見，直接作出構(gòu)成商標侵權(quán)的終審判決，從2019年5月22日上訴受理到2019年9月17日作出終審判決，僅用了3個多月的時間，這對于案件積壓極其嚴重的廣州知識產(chǎn)權(quán)法院而言，是名副其實的快速、公正判決。該案例在現(xiàn)有判例中為我國商標侵權(quán)與行政確權(quán)“行民交叉”案件中明確民事程序優(yōu)先的司法判例，充分詮釋了最高人民法院關(guān)于“公正高效、避免循環(huán)訴訟，民事程序優(yōu)先”的司法政策，對知識產(chǎn)權(quán)的審判實踐具有典型的指導意義。

來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：謝有林

編輯：IPRdaily王穎校對：IPRdaily縱橫君

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