專利臨時保護法律效力初探——簡評最高人民法院（2011）民提字第259號民事判決書

【小D導讀】

就申請再審人深圳市坑梓自來水有限公司不服廣東省高級人民法院（2010）粵高法民三終字第444號民事判決，最高人民法院于2011年12月20日作出判決，認為一審被告康泰藍公司銷售被訴侵權產(chǎn)品的行為雖然是在涉案發(fā)明專利臨時保護期內實施的，但并不為專利法所禁止。在此情況下，一審另一被告坑梓自來水有限公司在專利授權之后的后續(xù)使用行為均不為專利侵權行為；同理，康泰藍公司在涉案發(fā)明專利授權后為坑梓自來水有限公司提供售后服務也不屬于侵權行為。依據(jù)我國專利法第十三條的規(guī)定，專利權人僅擁有要求實施其發(fā)明者支付適當費用的權利。　　在此判決中，核心的裁判理由為這樣三句話：　　（1）“對于在專利臨時保護期內制造、銷售、進口的被訴專利侵權產(chǎn)品，在銷售者、使用者提供了合法來源的情況下，銷售者、使用者不應承擔支付適當費用的責任?！?/strong> 　　（2）“在專利臨時保護期內制造、銷售、進口被訴專利侵權產(chǎn)品不為專利法禁止的情況下，其后續(xù)的使用、許諾銷售、銷售該產(chǎn)品的行為，即使未經(jīng)專利權人許可，也應當?shù)玫皆试S。” 　?。?）“也就是說，專利權人無權禁止他人對專利臨時保護期內制造、銷售、進口的被訴專利侵權產(chǎn)品的后續(xù)使用、許諾銷售、銷售。” 　　最高人民法院綜合運用了專利法的相關規(guī)定作出此裁判，但這一運用是否合理遵從了專利法的立法宗旨，是否正確引導了權利保護的方向，是否妥善平衡了公共利益和私權利的關系，仍有值得討論的空間。　　　一、專利法對專利權的保護及限制 　　發(fā)明專利生命周期可以分為四個階段：申請日之前、申請日到公開日之間、公開日到授權日之間以及授權之后。在這四個階段中，發(fā)明創(chuàng)造可以得到怎樣程度的保護？專利法原理上是區(qū)別對待的。下文將分階段進行討論。　　1．發(fā)明專利申請日之前，屬于發(fā)明創(chuàng)造孕育階段　　我國與世界上大多數(shù)國家一樣實行專利的先申請制，將專利保護給予先提起專利申請的人。一貫奉行先發(fā)明制的美國，近年也改法為發(fā)明人先申請制。這一制度的好處是不言而喻的，對專利局來說，減輕了判斷實質發(fā)明者的負擔；對公眾來說，這一制度促使作出發(fā)明創(chuàng)造的人盡早將自己的發(fā)明創(chuàng)造以專利形式公開給大眾，避免重復開發(fā)，節(jié)約社會資源。但是，先申請制也會導致一些問題：　　在發(fā)明創(chuàng)造孕育的階段，同行業(yè)的各個競爭對手都可能在相同的起點上開展技術研發(fā)，并都有可能申請相關的，甚至是接近的專利，在某些極端情況下，甚至會出現(xiàn)使用他人的思想申請自己的專利的情形。先申請原則的制度設計其實并不審查到底是誰實質上完成了或實施了發(fā)明創(chuàng)造，而僅將專利權利給予最先提出申請的人。在這樣的情況下，就有可能使得首先發(fā)明者或實施者因為沒有適時提出專利申請而導致其經(jīng)營行為受限于先申請人的專利。　　在這一階段，為了保護公眾的合法利益，平衡社會公眾的利益和專利權人的利益，我國專利法第六十九條第（二）項作出了關于侵權例外的規(guī)定：“在專利申請日前已經(jīng)制造相同產(chǎn)品、使用相同方法或者已經(jīng)作好制造、使用的必要準備，并且僅在原有范圍內繼續(xù)制造、使用的”，“不視為侵犯專利權”，業(yè)內稱之為“先用權”。　　專利法第六十九條是針對已授權專利的保護例外規(guī)定，但產(chǎn)生“先用權例外”的時間與上述的專利生命周期的第一階段發(fā)生重合，雖然專利法通過先申請原則鼓勵及時將發(fā)明創(chuàng)造申請專利，但仍不忘對公眾的先用權網(wǎng)開一面，這也體現(xiàn)了先用權會對專利權的排他性產(chǎn)生的銷蝕作用。　　2．發(fā)明專利申請日之后，到公開日之前，專利申請屬于保密階段　　發(fā)明專利申請日之后，到公開日之前，專利申請文件尚未公開，專利法的“公開換保護”原理無從談起，專利權也尚不存在，因此不存在也不應存在專利法意義上的保護。因此，在第一和第二這兩個階段的發(fā)明創(chuàng)造遭受侵權時，發(fā)明創(chuàng)造的所有人需要根據(jù)不同的情況，依賴于技術秘密、不正當競爭、違反保密義務等方式進行維權。專利法能做到的是，僅僅對尚未公開的專利申請文件進行“保密”意義上的保護，專利法第二十一條第三款規(guī)定了專利審查機關的工作人員的保密責任，其保護力度僅限于此。　　3．發(fā)明專利申請公開日起，到專利授權日之間，專利申請屬于臨時保護階段　　發(fā)明專利臨時保護期來源于發(fā)明專利的“早期公開、延遲審查”制度。該制度用以克服即時實質審查方式所直接面臨的案件積壓。該制度指申請案通過形式審查以后，先將申請案的內容公開，過一定時期后再進行實質審查。是否進入實質審查程序，也要基于申請人的請求，申請人如果不提出實質審查請求，則按自動撤回處理。該制度的優(yōu)點很明顯：①從專利局來看，可以緩解其工作量的壓力，部分申請由于申請人不提出實質審查請求，而不需要再進行實質審查工作。②對于申請人來說，留給其更多的“觀望”時間，一方面對是否有必要申請專利作出判斷，一方面考慮是否需要修改、完善申請文件，或在一些情況下可以放棄申請，節(jié)約費用。③從公眾來看，公眾可以在專利申請公開后及時查看到專利信息，避免重復開發(fā)，且可以對公開的發(fā)明專利申請?zhí)岢龉娨庖?，協(xié)助審查員的工作，這一作用的價值更大。目前，幾乎所有的國家（包括美國）的發(fā)明專利申請都實行“早期公開、延遲審查”制度。　　然而，這一制度也帶來了問題，即在發(fā)明專利申請公開以后，直至發(fā)明專利授權公告期間，也就是俗稱的臨時保護期間，發(fā)明專利申請到底是一種什么樣的性質？申請人可以基于何種請求權對自己的何種權利進行何種保護？本文贊同《申請日到授權日期間發(fā)明的法律保護——以請求權和請求權基礎為視角》[1]一文中的分析，認為在該期間的保護可以基于不當?shù)美颠€請求權?；蛘呋谇謾鄵p害賠償請求權，在這里由于專利尚未授權，侵犯的是專利權的期待權，而非專利權。　　我國專利法第十三條規(guī)定：“發(fā)明專利申請公布后，申請人可以要求實施其發(fā)明的單位或者個人支付適當?shù)馁M用?！迸c專利法第十一條的保護力度比較來看，發(fā)明專利申請臨時保護期內的保護力度，與發(fā)明專利授權后的保護力度相距甚遠，甚至在發(fā)明專利申請公開前申請人可以基于技術秘密的保護也不復存在。這使得發(fā)明專利的保護力度呈V字形分布，在臨時保護期內達到了最低點，在此期間，申請人僅擁有“可以要求……支付適當?shù)馁M用”的權利，而沒有專利權最基本的禁止實施的權利。這里的“適當費用”接近于“補償”，但遠達不到“侵權損害賠償”的力度。　　另外，由于專利尚未授權，是否能夠獲得專利權、其權利的范圍有多大都未確定，對在這一期間的損害，申請人只有等到專利授權之后才能夠行使其請求權，這是毋庸置疑的。我國專利法第六十八條第二款對此進行了規(guī)定：“發(fā)明專利申請公布后至專利權授予前使用該發(fā)明未支付適當使用費的，專利權人要求支付使用費的訴訟時效為二年，自專利權人得知或者應當?shù)弥耸褂闷浒l(fā)明之日起計算，但是，專利權人于專利權授予之日前即已得知或者應當?shù)弥?，自專利權授予之日起計算。? 　　之所以在臨時保護期內的保護力度達到最低，是有其合理性的。這是因為，此階段的專利申請是否能夠通過實質審查還是未知數(shù)，而且，還存在著公眾所實施的技術的確是其自行研發(fā)的成果的可能性（一項技術從研發(fā)到形成產(chǎn)品投放市場是需要一定時間的，很難斷定公眾是在看到專利申請公開后才去“仿造”的），為了穩(wěn)妥起見，當專利申請被授權之后，專利權人只能請求在臨時保護階段實施該專利的人支付“適當?shù)氖褂觅M”。歸根結底，在臨時保護階段實施發(fā)明不是專利法意義上的侵權行為，故必須有所區(qū)別。但必須指出的是，這種區(qū)別對待本身，是基于在專利授權之后權利人可以獲得專利法第十一條規(guī)定的“強保護”作為“回報”的，所以，臨時保護階段的“弱保護”規(guī)定才是適當?shù)摹? 　　4．專利授權日之后，專利權生效，授權專利進入保護階段　　在專利授權之后，專利權開始生效，從而進入保護階段，適用專利法第十一條的規(guī)定。當然，在此階段專利權還要承受無效宣告程序的沖擊與考驗。　　我國專利法第十一條第一款規(guī)定：“發(fā)明和實用新型專利權被授予后，除本法另有規(guī)定的以外，任何單位或者個人未經(jīng)專利權人許可，都不得實施其專利，即不得為生產(chǎn)經(jīng)營目的制造、使用、許諾銷售、銷售、進口其專利產(chǎn)品，或者使用其專利方法以及使用、許諾銷售、銷售、進口依照該專利方法直接獲得的產(chǎn)品?！睂＠ǖ谑粭l對專利的保護始于專利“被授予后”的“強保護”，所謂“強保護”體現(xiàn)在對“制造、使用、許諾銷售、銷售、進口其專利產(chǎn)品”的排他權上，任何人未經(jīng)專利權人許可，都不得實施其專利?！皬姳Ｗo”所伴隨的負面作用是，其排他權的行使可能會傷及無辜，所以，我國專利法從利益平衡的角度特別規(guī)定了“除本法另有規(guī)定的以外”的規(guī)定，借此對“強保護”作出適當限制。　　這些限制主要體現(xiàn)在我國專利法第六十二條和第六十九條的例外規(guī)定上。其中，第六十九條列舉了五種行為作為“視為不侵權”的例外：第一是權利用盡例外；第二是先用權例外，第三是臨時過境例外；第四是科學實驗例外；第五是醫(yī)藥行政審批例外，即“Bolar例外”，是2008年專利法修改時新增加的一項例外?？梢姡覈鴮Α耙暈椴磺謾唷钡睦?，采用“法定主義”，即創(chuàng)設新的例外的權力屬于立法機關。　　此外，我國專利法第七十條的規(guī)定，是在專利法第十一條規(guī)定的侵權要件均已滿足、侵權成立的前提下，不承擔賠償責任的一個情形：“為生產(chǎn)經(jīng)營目的使用、許諾銷售或者銷售不知道是未經(jīng)專利權人許可而制造并售出的專利侵權產(chǎn)品，能證明該產(chǎn)品合法來源的，不承擔賠償責任。” 　　專利法第七十條規(guī)定的法理基礎是民法保護善意第三人的理論。按照該理論，如果行為人在為民事行為時主觀上出于善意，并付出了相當?shù)拇鷥r，只是因為其他原因而使行為具有違法性，則根據(jù)公平原則，該善意行為人的權利應當?shù)玫胶侠肀Ｗo。從設置這樣的條款的背后，可以看出立法者對于保護市場交易安全、穩(wěn)定發(fā)展的立意。善意人采購并使用產(chǎn)品，知道該產(chǎn)品侵權的可能性遠小于制造該產(chǎn)品的人。因此，對于產(chǎn)業(yè)鏈中的這樣一環(huán)，應該合理減輕其負擔，從而減少不必要的社會成本。　　總體來說，專利授權了，且未經(jīng)專利權人許可實施了專利，理應承擔侵權責任，包括停止侵權、賠償?shù)鹊取５欠蠈＠ǖ诹艞l規(guī)定的要件時，“不視為侵犯專利權”；而符合專利法第七十條規(guī)定的要件時，仍為侵權行為，但是“不承擔賠償責任”。除此法有明文規(guī)定的以外，對于已經(jīng)授權的專利應該按照專利法第十一條進行保護。　　　　二、此案的判決理由與適用 　　本文伊始引用了此案件判決原文中的三句話。通過上文的分析，可以看出法官認為此案的情形為無法律明文規(guī)定，進而屬于法官自由裁量的空間。下面對這三句話進行逐一評述。　　首先是第一句：“對于在專利臨時保護期內制造、銷售、進口的被訴專利侵權產(chǎn)品，在銷售者、使用者提供了合法來源的情況下，銷售者、使用者不應承擔支付適當費用的責任。”從這一句話的字里行間，可以看到專利法第七十條的影子。　　筆者推測，此理由是將專利法第七十條的原理“借鑒”過來，適用到臨時保護期中。那么，專利法第七十條的原理是否能夠與臨時保護期相“借鑒”使用，從而推出“對于在專利臨時保護期內制造、銷售、進口的被訴專利侵權產(chǎn)品，在銷售者、使用者提供了合法來源的情況下，銷售者、使用者不應承擔支付適當費用的責任”呢？筆者認為這樣的類推從法理上來分析是適當?shù)摹? 　　筆者認為，根據(jù)專利法第七十條的規(guī)定，在專利授權后的保護期內，若該善意行為人能夠證明自己的善意，也就是證明自己“不知道侵權”，則不用承擔賠償責任?！俺鲎锱e重以明輕，入罪舉輕以明重”，既然侵犯專利權的都可以有該不罰的理由，那么在相對保護力度更弱的臨時保護期間內的，就更加可以適用對臨時保護期間內的實施行為不用承擔賠償?shù)淖龇ā? 　　當然這樣的結合仍應該符合專利法第七十條的要件和結論，也就是需要注意前提是“提供了合法來源的情況下”，并且結論是“不應承擔支付適當費用的責任”。對于臨時保護期內來說僅存在“適當費用”，因此借鑒過來，善意第三人在臨時保護期內的銷售、使用行為，能夠提供合法來源的，可以不承擔“支付適當費用”的法律責任。由此分析，本裁判理由的第一句話是可以成立的。　　對于第二和第三句話，不妨拆解為幾個要點：①行為時間——臨時保護期內；②行為——制造、銷售、進口被訴侵權產(chǎn)品；③行為后果——被訴侵權產(chǎn)品的后續(xù)使用、許諾銷售、銷售不受專利法第十一條約束。　　這里引起爭議的焦點就在于，在臨時保護期內已經(jīng)發(fā)生的實施行為，在專利授權之后如果延續(xù)該實施行為，那么該行為的實施時間已經(jīng)落入專利保護期之內，該行為究竟是應該受到專利法第十一條的約束，成為侵權行為，還是由于其發(fā)生的時間起點在臨時保護期內，當其延續(xù)到專利授權之后，仍不受專利法第十一條的約束？　　我們不妨猜測，本案中，最高人民法院的裁判理由背后的理念在于，法無明文規(guī)定不處罰，為了平衡公眾利益，保護市場、商業(yè)的穩(wěn)定性，對于臨時保護期內發(fā)生的善意的購買和使用行為（有合理來源），在專利授權之后也不再追責，畢竟直接的生產(chǎn)制造者已經(jīng)不再有侵權行為，而善意購買的人僅僅是使用，這樣來看對專利權人并無過度危害。且專利授權之后的善意購買與使用都可以不承擔賠償責任，那么專利尚未授權，都無法知道是否可能存在專利權的情況下，該善意購買與使用更加不應當擔負責任，哪怕在專利授權之后，否則將使得正常的市場貿(mào)易受到專利法對專利保護的過度干擾。　　但是，筆者認為，本案所涉及的實施行為跨越了臨時保護期和專利授權后兩個不同性質的時段，專利權人在專利授權后擁有的排他權是有明確的法律規(guī)定的，并非屬于“法無明文規(guī)定”的情形，因此，最高人民法院的裁判理由中，并沒有回答對于這種落入“專利保護期之內”的實施行為予以豁免的理由。　　臨時保護期內的實施行為一旦延續(xù)到授權日之后，問題的性質就發(fā)生了變化，因此，根據(jù)專利法的明確規(guī)定，應當以授權日為界限，來承擔不同的責任。如在專利申請日之后公開日之前，有不知情人實施了該專利申請的相關行為，如果該行為一直持續(xù)到第三階段，即公開日到授權前，該行為人都不需要承擔侵權責任，根據(jù)前文分析，甚至因為其善意，能夠符合“對于在專利臨時保護期內制造、銷售、進口的被訴專利侵權產(chǎn)品，在銷售者、使用者提供了合法來源的情況下，銷售者、使用者不應承擔支付適當費用的責任”，那么在臨時保護期內的“適當費用”都無需承擔。但是，當專利授權之后，該善意第三人仍然應當遵從專利法規(guī)定，承擔專利侵權責任，停止侵權行為，即便主觀上并不是故意使用“該專利”技術（他使用時可能并不知道存在這樣一個專利權），但他客觀上確實使用了該專利“技術”。專利法對專利權的保護方式表明，專利的侵權與否并不考慮主觀因素。無論如何，主觀上無惡意，并不是不負專利侵權責任的理由。同理，如果實施行為發(fā)生在發(fā)明專利生命第二階段或第三階段，行為人不需要承擔侵權責任，但是在專利授權之后，行為人就應當遵從專利法對專利權的保護，而不能因為其行為已經(jīng)完成，就可以成為專利法保護的例外。　　這樣的邏輯更加符合專利制度的本意。專利法以公開換保護，臨時保護期內也已經(jīng)發(fā)生了公開，但由于尚未授權，故專利法對此階段的發(fā)明創(chuàng)造的保護已經(jīng)很弱。如果在此階段的實施行為延續(xù)到專利授權之后便不用承擔責任，在技術更新?lián)Q代以日、月計算的當代，平均來看至少一年的臨時保護期，足夠抄襲者毫無后顧之憂地搶占市場。這顯然違背了專利法的立法本意，不利于促進公眾對于專利制度的運用。　　根據(jù)以上分析，筆者認為：在本案中，在專利法第十一條中所規(guī)定的例外僅為“除本法另有規(guī)定的以外”的情形下，最高人民法院沒有理由在法有明文規(guī)定之下進行“法官造法”，更沒有理由為這種延續(xù)至專利授權日之后的實施行為提供“避風港”的例外。更為嚴重的是，此案已經(jīng)由最高人民法院審判委員會作為第五批指導案例公布，這樣一來，最高人民法院在本案中所確定的“例外”，已經(jīng)具有了司法解釋的效力，全國各級地方法院都應遵守?？梢姳景杆a(chǎn)生的沖擊波十分強烈，其對平衡公眾與專利權人利益的影響究竟有多大，值得持續(xù)觀察。　　三、現(xiàn)有制度下申請人的應對策略 　　出于尊重最高人民法院的判決及其可能帶來的影響，本文提出在現(xiàn)有制度下，申請人如何充分利用專利制度保護自己的技術創(chuàng)新，盡量克服臨時保護期問題：　　（1）對于發(fā)明專利應當盡量縮短臨時保護期從而克服該期間的弱保護問題。實踐操作中通過盡早公開且在申請時同時提起實質審查，可以大大縮短專利申請排隊等待審查的時間。這樣看似喪失了一次主動修改的機會，但實踐中，目前對修改超范圍的審查尺度較為嚴苛，導致主動修改的空間不大，因此相對來說，申請時同時提出提前公開請求（這樣還可以留有幾個月的初審時間來考慮主動修改），實際效益更高。　　（2）對于非方法部分的發(fā)明創(chuàng)造，可以通過同時提出實用新型專利申請，來覆蓋臨時保護期的缺憾，大大加強保護力度。　?。?）對于自己的核心專利申請，通過跟蹤市場，盡早發(fā)現(xiàn)涉嫌侵權者、惡意的抄襲者，保留其侵權證據(jù)。盡早發(fā)送含有專利聲明的律師函件等使得對方不能免除責任，并在成本、策略允許的情況下，及時發(fā)起維權活動。（作者：南京南瑞繼保電氣有限公司燕菁菁）　　　　參考文獻：　　[1] 趙克祥．申請日到授權日期間發(fā)明的法律保護——以請求權和請求權基礎為視角[J]．電子知識產(chǎn)權，2009（4）．　　[2] 費云舒．《專利法》臨時保護期的問題與建議——基于朗科U盤專利案例分析[J]．計算機光盤軟件與應用，2013（2）．　　[3] 安雪梅，朱雪忠．論臨時保護請求權[J]．時代法學，2007（3）．　　[4] 梁勇．發(fā)明專利臨時保護中涉及的幾個問題[J]．中國發(fā)明與專利，2008（11）．　　[5] 華鷹．專利弱保護期內的應對策略[J]．渝州大學學報：社會科學版，2001（6）．

來源：中國發(fā)明與專利雜志整理：iprdaily 網(wǎng)站：http://www.islanderfriend.com/

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