比較中日兩國(guó)文字商標(biāo)實(shí)際使用變形認(rèn)定的規(guī)則
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作者：涂玉琳

原標(biāo)題：試比較中日兩國(guó)文字商標(biāo)實(shí)際使用變形認(rèn)定的規(guī)則

作為世界上極少數(shù)的僅使用表意文字以及結(jié)合使用表音文字與表意文字的兩個(gè)國(guó)家，本文試立足于中日兩國(guó)的不使用撤銷制度及判例，從文字商標(biāo)在實(shí)際使用中變形認(rèn)定問(wèn)題的角度對(duì)進(jìn)行對(duì)比分析，以供經(jīng)營(yíng)者在中日兩國(guó)的商標(biāo)實(shí)際使用上進(jìn)行一些參考。

2020年4月，根據(jù)國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局公布的最新數(shù)據(jù)顯示，截至2020年3月底，我國(guó)有效注冊(cè)商標(biāo)量2638.2 萬(wàn)件。【1】如此龐大的商標(biāo)數(shù)目，在實(shí)際商業(yè)中，往往只有一定比例的商標(biāo)真正投入了使用。除了商標(biāo)被閑置的情況之外，也會(huì)有一些注冊(cè)商標(biāo)在實(shí)際使用中，隨著時(shí)代的發(fā)展進(jìn)行一些字體變更等。

與中國(guó)一衣帶水的鄰國(guó)日本也同樣存在這樣的問(wèn)題。作為世界上極少數(shù)的僅使用表意文字以及結(jié)合使用表音文字與表意文字的兩個(gè)國(guó)家，本文試立足于中日兩國(guó)的不使用撤銷制度及判例，從文字商標(biāo)在實(shí)際使用中變形認(rèn)定問(wèn)題的角度對(duì)進(jìn)行對(duì)比分析，以供經(jīng)營(yíng)者在中日兩國(guó)的商標(biāo)實(shí)際使用上進(jìn)行一些參考。

一、關(guān)于兩國(guó)的制度概述

1.1中國(guó)的連續(xù)三年不使用撤銷規(guī)定

在中國(guó)，根據(jù)商標(biāo)法第49條第2款的規(guī)定，“注冊(cè)商標(biāo)成為其核定使用的商品的通用名稱或者沒(méi)有正當(dāng)理由連續(xù)三年不使用的，任何單位或者個(gè)人可以向商標(biāo)局申請(qǐng)撤銷該注冊(cè)商標(biāo)”。關(guān)于使用形態(tài)的具體要求，有如下相關(guān)規(guī)定：

比較中日兩國(guó)文字商標(biāo)實(shí)際使用變形認(rèn)定的規(guī)則

1.2 日本的連續(xù)三年不使用撤銷規(guī)定

在日本，根據(jù)商標(biāo)法第50條第2款的規(guī)定，“連續(xù)三年以上在日本國(guó)內(nèi)，商標(biāo)權(quán)人，專有使用權(quán)人或者通常使用權(quán)人都沒(méi)有在各指定商品或指定服務(wù)上使用注冊(cè)商標(biāo)時(shí)，任何人都可以請(qǐng)求撤銷相關(guān)指定商品或指定服務(wù)上的注冊(cè)商標(biāo)。”關(guān)于使用形態(tài)的具體要求，有如下相關(guān)規(guī)定：

比較中日兩國(guó)文字商標(biāo)實(shí)際使用變形認(rèn)定的規(guī)則

由上述相關(guān)規(guī)定可知，兩國(guó)對(duì)商標(biāo)在實(shí)際使用中的變形認(rèn)定規(guī)則及要點(diǎn)有一定的差異，中國(guó)強(qiáng)調(diào)“不能改變商標(biāo)的顯著特征”，日本則引入了“社會(huì)一般觀念”的概念。下面，通過(guò)一些案例來(lái)探究規(guī)則之下的具體判定標(biāo)準(zhǔn)。

二、關(guān)于兩國(guó)的判例比較

2.1 中國(guó)的案例

2000年，我國(guó)的陜西省工商局發(fā)現(xiàn)，個(gè)別企業(yè)的注冊(cè)商標(biāo)投入到實(shí)際使用后，形態(tài)有差異，例如：手寫體變?yōu)橛∷Ⅲw，楷體變?yōu)楹隗w，橫排變豎排，豎排變橫排等，于是請(qǐng)示商標(biāo)局該使用是否屬于商標(biāo)法中“自行改變注冊(cè)商標(biāo)的文字、圖形或者其組合的”行為（陜工商標(biāo)字[2000]14號(hào)）。

國(guó)家工商行政管理局商標(biāo)局在批復(fù)（2000年3月3日，商標(biāo)案[2000]96號(hào)）時(shí)認(rèn)為，對(duì)“維思通”，“嗎丁啉”，“妥泰”字樣的使用，不屬于上述行為，但對(duì)“采樂(lè)”字樣的使用，應(yīng)屬自行改變商標(biāo)圖樣的行為。

比較中日兩國(guó)文字商標(biāo)實(shí)際使用變形認(rèn)定的規(guī)則

由上述案例可見(jiàn)，“采樂(lè)”字樣在實(shí)際使用中同時(shí)進(jìn)行了字體變更、簡(jiǎn)繁變更并加上了“2%”的表示及背景圖形，被認(rèn)定為屬于自行改變注冊(cè)商標(biāo)的文字、圖形或者其組合的行為。

2015年，第1949078號(hào)“黃和huanghe”商標(biāo)連續(xù)三年停止使用撤銷案中，北京市高級(jí)人民法院二審（（2015）高行（知）終字第321號(hào)）認(rèn)定，被撤銷商標(biāo)權(quán)人實(shí)際使用的標(biāo)志為“黃和”二字高度變形后的房屋圖案，已經(jīng)改變了被撤銷商標(biāo)的顯著特征，與被撤銷商標(biāo)相比差異明顯，故不能視為注冊(cè)商標(biāo)的使用。

比較中日兩國(guó)文字商標(biāo)實(shí)際使用變形認(rèn)定的規(guī)則

由上述案例可見(jiàn)，文字構(gòu)成完全相同，但實(shí)際使用的漢字進(jìn)行了圖形化設(shè)計(jì)，被認(rèn)定為不屬于注冊(cè)商標(biāo)的使用。

2016年，第3159414號(hào)“WEWE”商標(biāo)連續(xù)三年停止使用撤銷案中，北京市高級(jí)人民法院二審（（2015）高行（知）終字第3613號(hào)）認(rèn)定，被撤銷商標(biāo)權(quán)人所提交的使用證據(jù)中所顯示的標(biāo)識(shí)，與注冊(cè)商標(biāo)在表現(xiàn)形式及整體視覺(jué)效果上存在一定差異，并且，實(shí)際使用的表示直接指向了被撤銷商標(biāo)權(quán)人的其他注冊(cè)商標(biāo)，即使顯著特征能夠識(shí)別，也不能認(rèn)為系對(duì)被撤銷商標(biāo)的使用。

比較中日兩國(guó)文字商標(biāo)實(shí)際使用變形認(rèn)定的規(guī)則

從上述案例可見(jiàn)，實(shí)際使用的商標(biāo)與注冊(cè)商標(biāo)字母構(gòu)成完全相同，但是字母的表現(xiàn)、設(shè)計(jì)方式不同，加之被撤銷商標(biāo)權(quán)人有另一件注冊(cè)商標(biāo)與實(shí)際使用的樣態(tài)完全相同，被認(rèn)定為不屬于對(duì)注冊(cè)商標(biāo)的使用。

2.2 日本的案例

與我國(guó)不同，在日本，表音文字可以代替漢字，同一個(gè)單詞可以有多種表現(xiàn)形式，例如：漢字、片假名、平假名、羅馬字以及漢字與假名的組合等。被申請(qǐng)人在實(shí)際使用中對(duì)注冊(cè)商標(biāo)做如下改動(dòng)后仍視為是同一商標(biāo)的使用：1、僅對(duì)注冊(cè)商標(biāo)使用的字體加以變化；2、在呼叫、含義唯一對(duì)應(yīng)的情況下，日文的平假名、片假名、漢字、羅馬字之間的互換等。【2】因此，在判定文字商標(biāo)是否具有同一性時(shí)，與我國(guó)的做法有較大差異。

關(guān)于字體的變化，可參考如下案例：

比較中日兩國(guó)文字商標(biāo)實(shí)際使用變形認(rèn)定的規(guī)則

（審判文書編號(hào)：2014-300350；2015-300226；2014-300507）

以上案例均被視為是同一商標(biāo)，認(rèn)可了實(shí)際使用的圖樣為對(duì)注冊(cè)商標(biāo)的使用。同時(shí)，從上述案例可以看出，盡管設(shè)計(jì)的程度有一定的差別，但若構(gòu)成文字相同，其同一性會(huì)被認(rèn)可。尤其是，以標(biāo)準(zhǔn)文字進(jìn)行注冊(cè)時(shí)，對(duì)字體設(shè)計(jì)的自由度更為寬松。【3】

關(guān)于日文的平假名、片假名、漢字、羅馬字之間的互換，可參考如下案例：

比較中日兩國(guó)文字商標(biāo)實(shí)際使用變形認(rèn)定的規(guī)則

（審判文書編號(hào)：2012-300259；2015-300671；2013-300258）

以上案例，商標(biāo)權(quán)人在實(shí)際使用中僅提取了注冊(cè)標(biāo)樣中的一種文字表示，被視為是同一商標(biāo)，呼叫、含義的唯一對(duì)應(yīng)關(guān)系得到了認(rèn)可。但下述案例中，同樣也是僅使用了注冊(cè)商標(biāo)的一部分，但“サーパス”還可對(duì)應(yīng)至其他的語(yǔ)義，與“SERPAS”并非唯一對(duì)應(yīng)關(guān)系，因而，該使用圖樣不被視為是對(duì)注冊(cè)商標(biāo)的使用。

比較中日兩國(guó)文字商標(biāo)實(shí)際使用變形認(rèn)定的規(guī)則

（審判文書編號(hào)：2005-30543）

三、關(guān)于實(shí)際使用時(shí)的啟思

中日兩國(guó)互為主要的貿(mào)易伙伴，雙邊貿(mào)易規(guī)模持續(xù)回升，經(jīng)營(yíng)者在商業(yè)交易中注意兩國(guó)商標(biāo)制度的差異，能有效減少被撤銷或被訴侵權(quán)的風(fēng)險(xiǎn)。

在中國(guó)，法規(guī)及司法解釋對(duì)判斷文字商標(biāo)是否具有同一性的描述有些籠統(tǒng)，這使得在實(shí)踐中需要不斷結(jié)合判例去摸索其認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)?？傮w而言，經(jīng)營(yíng)者應(yīng)注意在實(shí)際使用商標(biāo)時(shí)，不要改變商標(biāo)的顯著特征，若需要更新商標(biāo)的設(shè)計(jì)，則需謹(jǐn)慎判斷其被撤銷的風(fēng)險(xiǎn)，可以考慮新舊標(biāo)樣同時(shí)使用，同時(shí)評(píng)估就新商標(biāo)進(jìn)行申請(qǐng)注冊(cè)的必要性。

在日本，實(shí)際使用形態(tài)與注冊(cè)商標(biāo)的單一的外觀區(qū)別并不能作為判斷標(biāo)準(zhǔn)。對(duì)于文字商標(biāo)而言，其字體的改變被認(rèn)作未改變商標(biāo)的顯著特征，視為同一商標(biāo)的使用。但商標(biāo)的呼叫、含義在日本是體現(xiàn)其顯著性的重要因素。因此，經(jīng)營(yíng)者在使用時(shí)，需注意是否有與注冊(cè)商標(biāo)發(fā)音相同而含義不同的其他固有用語(yǔ)，若有，則不能僅僅使用其讀音作為商標(biāo)進(jìn)行使用。

注：

【1】國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局，《知識(shí)產(chǎn)權(quán)統(tǒng)計(jì)簡(jiǎn)報(bào)》2020年第4期，總第32期。

【2】徐曉建：《日本的商標(biāo)審判制度》，載《中華商標(biāo)》2002年11月刊，第45頁(yè)。

【3】木村純平：「登録商標(biāo)をどこまで変えて使用していい？」，2016年8月15日。

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作者：涂玉琳

編輯：IPRdaily王穎校對(duì)：IPRdaily縱橫君

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