精準(zhǔn)反擊，克敵制勝 – 講述MK商標(biāo)侵權(quán)案背后的故事

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作者：付同杰北京市鑄成律師事務(wù)所合伙人

原標(biāo)題：精準(zhǔn)反擊，克敵制勝 – 講述MK商標(biāo)侵權(quán)案背后的故事

近日，最高人民法院做出裁定，駁回汕頭市澄海區(qū)建發(fā)手袋工藝廠的再審申請(qǐng)。至此，這件歷時(shí)3年、標(biāo)的額為9500萬(wàn)的商標(biāo)侵權(quán)案件最終塵埃落定。該案件歷經(jīng)杭州市中級(jí)人民法院、浙江省高級(jí)人民法院以及最高人民院三級(jí)法院的審理，均認(rèn)定被告不構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)，駁回了原告的訴訟請(qǐng)求。該案件在知識(shí)產(chǎn)權(quán)界引起了廣泛的關(guān)注，并被評(píng)為“2017年中國(guó)十大最具研究?jī)r(jià)值知識(shí)產(chǎn)權(quán)裁判案例”、“2019年杭州法院知產(chǎn)司法保護(hù)十大案件”、“2019年度浙江法院十大知識(shí)產(chǎn)權(quán)案件”、“2019年中國(guó)法院50件典型知識(shí)產(chǎn)權(quán)案例”。作為兩被告邁克爾高司商貿(mào)（上海）有限公司、邁可寇斯（瑞士）國(guó)際股份有限公司的代理律師，借此機(jī)會(huì)，筆者在此分享該案件的抗辯思路以及對(duì)法院判決書(shū)的思考，期待能夠?yàn)榻窈蟮念?lèi)似案件的代理提供一些借鑒意義。

一、案件基本情況介紹

汕頭市澄海區(qū)建發(fā)手袋工藝廠（以下簡(jiǎn)稱“建發(fā)”）擁有注冊(cè)號(hào)為1244366號(hào)“ 精準(zhǔn)反擊，克敵制勝 – 講述MK商標(biāo)侵權(quán)案背后的故事 ”商標(biāo)，該商標(biāo)指定的商品為第18類(lèi)旅行袋，旅行箱，帆布背包，手提包，運(yùn)動(dòng)用手提包，包裝用皮袋（包，小袋），購(gòu)物袋，公文包，錢(qián)包，書(shū)包等商品，該商標(biāo)于1997年由建發(fā)向中國(guó)商標(biāo)局提出注冊(cè)申請(qǐng)，并于1999年獲準(zhǔn)注冊(cè)，目前該商標(biāo)經(jīng)過(guò)續(xù)展處于有效期內(nèi)。邁可寇斯（瑞士）國(guó)際股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“邁可寇斯瑞士公司”）以及邁克爾高司商貿(mào)（上海）有限公司（以下簡(jiǎn)稱“邁克爾高司上海公司”）兩公司在產(chǎn)品金屬裝飾扣，在產(chǎn)品內(nèi)襯、墊紙、會(huì)員計(jì)劃書(shū)上，在專賣(mài)店店面裝潢中，在產(chǎn)品廣告、產(chǎn)品宣傳冊(cè)、官網(wǎng)、客服短信中使用“mk”、“MK”、“ 精準(zhǔn)反擊，克敵制勝 – 講述MK商標(biāo)侵權(quán)案背后的故事 ”、“”、“”共計(jì)5款被控侵權(quán)標(biāo)識(shí)。

建發(fā)認(rèn)為邁可寇斯瑞士公司以及邁克爾高司上海公司的行為侵害了其注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)，造成了相關(guān)公眾的混淆和誤認(rèn)。故訴至杭州市中級(jí)人民法院要求其停止侵權(quán)并賠償經(jīng)濟(jì)損失及其為制止被告的侵權(quán)行為所支出的合理費(fèi)用9500萬(wàn)元。因?yàn)檎憬y泰百貨有限公司和北京京東世紀(jì)貿(mào)易有限公司同時(shí)售賣(mài)被控侵權(quán)產(chǎn)品，因此前述兩公司也作為第三被告和第四被告參加了本案的訴訟。

二、管轄權(quán)異議的問(wèn)題

當(dāng)我們收到法院郵寄的起訴狀和證據(jù)之后，我們需要面臨的第一個(gè)程序問(wèn)題就是，我們需要提管轄權(quán)異議嗎？按照相關(guān)的法律規(guī)定，原告在杭州起訴是完全符合管轄規(guī)定的。雖然提起管轄權(quán)異議是當(dāng)事人的一項(xiàng)權(quán)利，但是如果我們沒(méi)有充分的理由提起管轄權(quán)異議，那么有可能被法院認(rèn)定為浪費(fèi)司法資源、濫用程序性權(quán)利，最終使得客戶的利益受到損害。經(jīng)過(guò)權(quán)衡，我們并沒(méi)有提起管轄權(quán)異議，而且向法院闡明因?yàn)榘讣膹?fù)雜性，被告需要更多的時(shí)間來(lái)搜集證據(jù)，請(qǐng)求法院延長(zhǎng)舉證期限。經(jīng)過(guò)我們的溝通，最終法院批準(zhǔn)了我們的請(qǐng)求，我們?cè)谝?guī)定的時(shí)間內(nèi)提交了證明我方主張的證據(jù)。

三、證據(jù)的搜集問(wèn)題

綜合分析原告所提交的證據(jù)之后，我們擬定了“不侵權(quán)”的應(yīng)訴策略，并從五個(gè)方面進(jìn)行闡述：（一） Michael Kors品牌及其MK標(biāo)識(shí)在中國(guó)取得了極高的知名度，與原告建發(fā)的精準(zhǔn)反擊，克敵制勝 – 講述MK商標(biāo)侵權(quán)案背后的故事在品牌知名度、產(chǎn)品定位、銷(xiāo)售區(qū)域和渠道、目標(biāo)消費(fèi)群體、制作工藝等方面均不相同；（二）邁可寇斯瑞士公司以及邁克爾高司上海公司對(duì)于“Michael Kors”享有在先的商標(biāo)權(quán)、姓名權(quán)和商號(hào)權(quán)，并對(duì)“ 精準(zhǔn)反擊，克敵制勝 – 講述MK商標(biāo)侵權(quán)案背后的故事 ”、“”、“”享有商標(biāo)權(quán)和著作權(quán)，合法權(quán)利應(yīng)該獲得保護(hù)；（三）邁可寇斯瑞士公司以及邁克爾高司上海公司對(duì)于MK標(biāo)識(shí)的使用系出于全球戰(zhàn)略一致性的考慮，其使用方式完全符合奢侈品牌的銷(xiāo)售、經(jīng)營(yíng)的規(guī)律，符合市場(chǎng)習(xí)慣，系善意使用；（四）雙方標(biāo)識(shí)不夠成近似，更不會(huì)在相關(guān)公眾中造成混淆；（五）建發(fā)具有一定的惡意，違反了誠(chéng)實(shí)信用原則。圍繞上面的五個(gè)方面，我們對(duì)原告的店鋪及其工廠先后進(jìn)行了四輪的調(diào)查取證，并與客戶以及其在中國(guó)的關(guān)聯(lián)公司進(jìn)行多輪溝通，索要證明享有權(quán)利的證據(jù)、善意使用的證據(jù)以及極高知名度的證據(jù)，并積極聯(lián)系第三方公司出具市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告來(lái)證明雙方標(biāo)識(shí)共存不會(huì)造成混淆。特別地，我們注意到原告提交的證據(jù)中顯示其精準(zhǔn)反擊，克敵制勝 – 講述MK商標(biāo)侵權(quán)案背后的故事商標(biāo)的含義為“Monkey”、“Magnificence Knight”,這與被告MK 為 “Michael Kors”簡(jiǎn)稱的含義完全不同，我們又提交了原告該份證據(jù)來(lái)支持我方的主張。當(dāng)然，我們?cè)跍?zhǔn)備知名度的時(shí)候，就“是否大量提交知名度證據(jù)”是有過(guò)糾結(jié)的，一旦被認(rèn)定侵權(quán)，那么意味著被告需要支付高額的賠償，最終經(jīng)過(guò)再三考慮，大量提交證據(jù)還是利大于弊，對(duì)于我們證明雙方品牌的差異度的主張還是非常重要的。基于我們提交的證據(jù)，法院最終支持了我們的不侵權(quán)抗辯的主張。

四、市場(chǎng)調(diào)查報(bào)告的采信問(wèn)題

在商標(biāo)侵權(quán)訴訟案件中，對(duì)于商業(yè)標(biāo)識(shí)之間共存是否引發(fā)混淆，是否構(gòu)成近似的判斷，相關(guān)公眾對(duì)混淆可能性的認(rèn)知是關(guān)鍵性問(wèn)題，理應(yīng)得到相關(guān)證據(jù)的證明。但是在現(xiàn)實(shí)生活中，讓相關(guān)公眾一一出庭作證顯然是不現(xiàn)實(shí)的，所以近似商標(biāo)的認(rèn)定其實(shí)主要依據(jù)的是法官的自由裁量。市場(chǎng)調(diào)查報(bào)告因?yàn)樵诜ü俚募夹g(shù)分析與真實(shí)的市場(chǎng)效果之間提供了一個(gè)可以參考的連接，更好地契合了商標(biāo)侵權(quán)糾紛案件的證明要求，從而走到了司法的前臺(tái)。在本案中，根據(jù)案情的分析，我們委托具有較高市場(chǎng)知名度的第三方公司進(jìn)行了市場(chǎng)調(diào)查，并及時(shí)將調(diào)查報(bào)告作為證據(jù)提供給法院。最終法院認(rèn)定邁可寇斯瑞士公司以及邁克爾高司上海公司提交的調(diào)查報(bào)告，調(diào)查程序較為客觀、完整、規(guī)范、透明，具有一定的證明力，因此該份證據(jù)最終被法院所采納。

五、惡意情節(jié)的問(wèn)題

本案中，兩被告向法院提交了證明建發(fā)惡意的證據(jù)，如申請(qǐng)和使用“”和“”圖形，聲稱與Michael Kors品牌相關(guān)聯(lián)的虛假宣傳等等。這些證據(jù)從多個(gè)角度證明了建發(fā)在自身發(fā)展經(jīng)營(yíng)中即有不規(guī)范使用注冊(cè)商標(biāo)的情況,其以自有的注冊(cè)商標(biāo)為支撐點(diǎn)，刻意接近和摹仿Michael Kors品牌的被控侵權(quán)標(biāo)識(shí)，試圖攀附訴爭(zhēng)商標(biāo)的商譽(yù)，主動(dòng)尋求市場(chǎng)混淆的效果。建發(fā)主動(dòng)放棄了注冊(cè)商標(biāo)所輻射的生存空間，其便無(wú)權(quán)再就所放棄的空間主張Michael Kors品牌的擠占。建發(fā)的主觀惡意成為影響本案走向的重要因素之一。

近幾年來(lái)，在商標(biāo)侵權(quán)案件中，當(dāng)事人的主觀意圖已經(jīng)成為法院裁量的重要參考依據(jù)，但是在反向混淆案件中，在先商標(biāo)權(quán)利人的惡意卻往往易被忽略。在先商標(biāo)權(quán)利人的惡意主要分為兩種：第一種是商標(biāo)申請(qǐng)本身即出于惡意。這種情形中，被控侵權(quán)方往往通?？梢酝ㄟ^(guò)啟動(dòng)商標(biāo)無(wú)效宣告程序或者主張自身在先善意使用來(lái)解決。第二種則是商標(biāo)申請(qǐng)本身無(wú)惡意，惡意出現(xiàn)在商標(biāo)注冊(cè)之后的情形。這種情形相較第一種更為棘手，因?yàn)樵诤?a href='http://islanderfriend.com/search_shangbiao.html' target='_blank'>商標(biāo)使用者并無(wú)無(wú)效宣告對(duì)方商標(biāo)的權(quán)利基礎(chǔ)，自身也無(wú)在先使用的合法權(quán)益進(jìn)行抗辯，本案就屬于此種情況。在這種情形下，在先商標(biāo)權(quán)利人的惡意主要體現(xiàn)在自身通過(guò)變形使用注冊(cè)商標(biāo)、不當(dāng)虛假宣傳等手段主動(dòng)追求市場(chǎng)混淆的結(jié)果。也就是說(shuō)，在先商標(biāo)權(quán)利人放棄自身發(fā)展空間，轉(zhuǎn)而嘗試擠占在后商標(biāo)使用者的發(fā)展空間。筆者認(rèn)為，對(duì)生存空間的判定是反向混淆案件的重要一環(huán)。如果在先商標(biāo)權(quán)利人停止培育注冊(cè)商標(biāo)而轉(zhuǎn)而“傍靠”在后商標(biāo)使用者使用的標(biāo)識(shí)，這就意味著其主動(dòng)放棄了注冊(cè)商標(biāo)所輻射的天然的生存空間，也就失去了主張?jiān)撋婵臻g被擠占的抗辯基礎(chǔ)。

六、反向混淆的問(wèn)題

反向混淆通常發(fā)生在默默無(wú)聞、實(shí)力薄弱的在先商標(biāo)權(quán)利人和聲望良好、實(shí)力雄厚的在后商標(biāo)使用者之間。為了保護(hù)在先商標(biāo)權(quán)利人的生存空間，遏制在后商標(biāo)使用者對(duì)注冊(cè)商標(biāo)的蠶食，維護(hù)公平的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)秩序，反向混淆理論應(yīng)運(yùn)而生。在我國(guó)，反向混淆制度仍處在探索階段，尚無(wú)立法支持。本案系統(tǒng)的梳理了反向混淆的判定標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)今后同類(lèi)案件有極強(qiáng)的借鑒意義。

本案明確了正向混淆和反向混淆在注冊(cè)商標(biāo)的顯著性和知名度、標(biāo)識(shí)近似性、相關(guān)公眾的注意力程度的判定上的同一性。反向混淆雖然情形較為特殊，但是歸根結(jié)底仍然是一種商標(biāo)侵權(quán)行為，本質(zhì)上仍應(yīng)當(dāng)以被訴侵權(quán)標(biāo)識(shí)的使用是否割裂商標(biāo)權(quán)利人與注冊(cè)商標(biāo)的穩(wěn)定聯(lián)系作為判定依據(jù)。注冊(cè)商標(biāo)的顯著性和知名度、標(biāo)識(shí)近似性、相關(guān)公眾的注意力程度這些在傳統(tǒng)侵權(quán)判定中的參考因素在反向混淆中自然應(yīng)當(dāng)沿用。值得注意的是，本案判決中特別指出了在被訴侵權(quán)標(biāo)識(shí)知名度高于在先權(quán)利商標(biāo)的情況下，顯著性弱、知名度低的商標(biāo)，應(yīng)該將其禁用權(quán)限定于較小的范圍，不能把被訴侵權(quán)標(biāo)識(shí)的知名度作為混淆可能性的考慮因素。反向混淆成立與否應(yīng)當(dāng)是多方利益綜合權(quán)衡的結(jié)果，這里的多方既包括在先注冊(cè)人，在后使用者，也應(yīng)當(dāng)涵蓋消費(fèi)者，是一個(gè)綜合考量的結(jié)果。

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作者：付同杰北京市鑄成律師事務(wù)所合伙人

編輯：IPRdaily王穎校對(duì)：IPRdaily縱橫君

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