「小i機(jī)器人」專利無效案中最高院確定了判斷說明書是否充分公開的新思路

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作者：高榮英北京超成律師事務(wù)所

原標(biāo)題：“小i機(jī)器人”專利無效案中最高院確定了判斷說明書是否充分公開的新思路

持續(xù)了8年的“小i機(jī)器人”專利無效案件近日有了新結(jié)果：最高院作出再審判決，撤銷二審判決，維持一審判決。最高院的判決對(duì)于判斷說明書是否充分公開給出了新的判斷思路，即首先應(yīng)當(dāng)確定訴爭(zhēng)技術(shù)特征屬于涉案專利與最接近的現(xiàn)有技術(shù)共有的技術(shù)特征還是區(qū)別技術(shù)特征，然后根據(jù)情況適用不同標(biāo)準(zhǔn)的公開要求。

【案情簡(jiǎn)介】

本案涉及專利號(hào)為CN200410053749.9、專利名稱為一種聊天機(jī)器人系統(tǒng)（簡(jiǎn)稱涉案專利）、專利權(quán)人為上海智臻智能網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司（簡(jiǎn)稱智臻公司）的發(fā)明專利。

涉案專利的權(quán)利要求1為：

一種聊天機(jī)器人系統(tǒng)，至少包括：一個(gè)用戶；和一個(gè)聊天機(jī)器人……，所述的用戶通過即時(shí)通訊平臺(tái)或短信平臺(tái)與聊天機(jī)器人進(jìn)行各種對(duì)話，其特征在于，該聊天機(jī)器人還擁有查詢服務(wù)器及其對(duì)應(yīng)的數(shù)據(jù)庫(kù)和游戲服務(wù)器……。

針對(duì)上述專利，蘋果公司于2012年提出了無效請(qǐng)求，理由之一為涉案專利說明書中沒有給出如何利用游戲服務(wù)器來實(shí)現(xiàn)游戲功能的方案，因此，說明書公開不充分，不符合專利法第26條第3款的規(guī)定。

對(duì)此，專利復(fù)審委和一審法院均認(rèn)為，本領(lǐng)域技術(shù)人員根據(jù)其普通技術(shù)知識(shí)能夠?qū)崿F(xiàn)涉案專利利用聊天機(jī)器人系統(tǒng)的游戲服務(wù)器進(jìn)行互動(dòng)游戲的功能，符合專利法第26條第3款的規(guī)定。

蘋果公司不服一審判決向北京市高級(jí)人民法院提起上訴，二審法院經(jīng)審理認(rèn)為，游戲功能是涉案專利權(quán)利要求1所記載的必要技術(shù)特征，也是涉案專利具備創(chuàng)造性的區(qū)別技術(shù)特征（依據(jù)為專利權(quán)人在答復(fù)第一次審查意見時(shí)的自認(rèn)），然而，說明書僅僅記載了具有一個(gè)游戲服務(wù)器以及提到實(shí)現(xiàn)互動(dòng)游戲的設(shè)想，而對(duì)于游戲服務(wù)器與聊天機(jī)器人的其他部件如何連接，例如，對(duì)什么樣的用戶輸入的什么內(nèi)容傳送到游戲服務(wù)器以及如何將用戶的指令傳送到游戲服務(wù)器中，完全沒有記載。由此認(rèn)定，涉案專利說明書未充分公開如何實(shí)現(xiàn)涉案專利權(quán)利要求1所限定的游戲功能，違反了專利法第26條第3款的規(guī)定，并基于此判決撤銷一審判決及無效宣告決定。

智臻公司不服二審判決，向最高人民法院申請(qǐng)?jiān)賹?。最高院?016年作出提審裁定，于2018年進(jìn)行了開庭審理，近日作出判決，認(rèn)定涉案專利中有關(guān)游戲服務(wù)器的內(nèi)容公開充分，符合專利法第26條第3款的規(guī)定。

最高院的上述判決中對(duì)于說明書是否充分公開的判斷給出了新的認(rèn)定思路，即首先應(yīng)當(dāng)確定該技術(shù)特征屬于涉案專利與最接近的現(xiàn)有技術(shù)共有的技術(shù)特征，還是區(qū)別于現(xiàn)有技術(shù)的技術(shù)特征，并在此基礎(chǔ)上采用不同的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行判斷：若屬于共有技術(shù)特征，則對(duì)公開的要求較低；若屬于區(qū)別技術(shù)特征，則對(duì)公開的要求較高。

【案情分析】

專利法第26條第3款規(guī)定，說明書應(yīng)當(dāng)對(duì)發(fā)明或者實(shí)用新型作出清楚、完整的說明，以所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員能夠?qū)崿F(xiàn)為準(zhǔn)。本條款的要求一般被簡(jiǎn)稱為“充分公開”。

根據(jù)審查指南的規(guī)定，判斷充分公開的標(biāo)準(zhǔn)是，本領(lǐng)域技術(shù)人員按照說明書記載的內(nèi)容，是否“能夠?qū)崿F(xiàn)該發(fā)明或者實(shí)用新型的”技術(shù)方案，解決其技術(shù)問題，并且產(chǎn)生預(yù)期的技術(shù)效果。

審查指南的上述判斷方法在最高院(2014)行提字第8號(hào)案件中得到了確認(rèn)。在該案中，最高院認(rèn)為，必須是能夠?qū)崿F(xiàn)技術(shù)方案、解決技術(shù)問題、產(chǎn)生預(yù)期效果三者同時(shí)滿足，才符合專利法第26條第3款的規(guī)定。可見,在判斷是否符合專利法第26條第3款的規(guī)定時(shí)，需要考慮發(fā)明解決的技術(shù)問題，如果說明書給出了技術(shù)手段，但本領(lǐng)域技術(shù)人員采用該手段不能解決發(fā)明所要解決的技術(shù)問題，同樣不符合專利法第26條第3款的規(guī)定。但需要考慮發(fā)明解決的技術(shù)問題不意味著必須首先考慮發(fā)明解決的技術(shù)問題，如果一個(gè)發(fā)明的技術(shù)方案本身都無法實(shí)現(xiàn)，顯然已經(jīng)不符合專利法第26條第3款的規(guī)定，這時(shí)候再考慮發(fā)明要解決的技術(shù)問題已經(jīng)沒有實(shí)際意義。因此，技術(shù)方案的再現(xiàn)和是否解決了技術(shù)問題、產(chǎn)生了技術(shù)效果的評(píng)價(jià)之間，存在著先后順序上的邏輯關(guān)系，應(yīng)首先確認(rèn)本領(lǐng)域技術(shù)人員根據(jù)說明書公開的內(nèi)容是否能夠?qū)崿F(xiàn)該技術(shù)方案，然后再確認(rèn)是否解決了技術(shù)問題、產(chǎn)生了技術(shù)效果，在未對(duì)技術(shù)方案本身是否可以實(shí)現(xiàn)作出確認(rèn)的前提下‘’其與現(xiàn)有技術(shù)相比是否能夠解決相應(yīng)的技術(shù)問題,并實(shí)現(xiàn)有益的技術(shù)效果均無從談起。

根據(jù)審查指南以及最高院的上述案例，判斷說明書是否充分公開的一般步驟為：第一，確認(rèn)本領(lǐng)域技術(shù)人員根據(jù)說明書公開的內(nèi)容是否能夠?qū)崿F(xiàn)該技術(shù)方案；第二，確定該技術(shù)方案是否解決了技術(shù)問題、產(chǎn)生了技術(shù)效果。

而在剛剛公布的“小i機(jī)器人”判決中，最高院就說明書是否充分公開給出了新的判斷思路，即首先確定該技術(shù)特征屬于涉案專利與最接近的現(xiàn)有技術(shù)共有的技術(shù)特征，還是區(qū)別于現(xiàn)有技術(shù)的技術(shù)特征，并在此基礎(chǔ)上采用不同的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行判斷。最高院認(rèn)為，根據(jù)審查指南第二部分第二章的規(guī)定，在具體實(shí)施方式部分，對(duì)最接近的現(xiàn)有技術(shù)或者與最接近的現(xiàn)有技術(shù)共有的技術(shù)特征，一般來說可以不作詳細(xì)描述，但對(duì)發(fā)明或者實(shí)用新型區(qū)別于現(xiàn)有技術(shù)的技術(shù)特征以及從屬權(quán)利要求中的附加技術(shù)特征應(yīng)當(dāng)足夠詳細(xì)地描述，以所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員能夠?qū)崿F(xiàn)該技術(shù)方案為準(zhǔn)。最高院認(rèn)為，前述規(guī)定對(duì)于與現(xiàn)有技術(shù)的共有技術(shù)特征和區(qū)別技術(shù)特征的公開提出了不同的要求，這是因?yàn)槌浞止_是以本領(lǐng)域技術(shù)人員能夠?qū)崿F(xiàn)為準(zhǔn)，對(duì)于本領(lǐng)域技術(shù)人員知識(shí)和能力范圍以內(nèi)的技術(shù)特征要求較低，而對(duì)于本領(lǐng)域技術(shù)人員知識(shí)和能力范圍以外的、區(qū)別于現(xiàn)有技術(shù)的技術(shù)特征要求較高。

因此，本案中需要首先判斷游戲服務(wù)器是否屬于區(qū)別于現(xiàn)有技術(shù)的技術(shù)特征，再據(jù)此判斷是否充分公開。判斷過程為：

第一，如何理解涉案專利涉及游戲服務(wù)器的技術(shù)方案

根據(jù)說明書的內(nèi)容及在案證據(jù)，可以確認(rèn)：

（1）說明書中記載的游戲服務(wù)器的功能是通過格式化語(yǔ)句調(diào)用現(xiàn)有的成熟的游戲模塊來實(shí)現(xiàn)的；

（2）使用格式化語(yǔ)句調(diào)用游戲模塊來實(shí)現(xiàn)游戲功能，屬于申請(qǐng)日之前的現(xiàn)有技術(shù)【申請(qǐng)人提交了司法鑒定意見以及申請(qǐng)日之前的專業(yè)文獻(xiàn)，證明在申請(qǐng)日之前互動(dòng)游戲很常見】；

（3）雖然涉案專利中基于功能分為游戲服務(wù)器和查詢服務(wù)器，但并沒有限定必須是物理上分離的兩個(gè)服務(wù)器，同一個(gè)服務(wù)器可以同時(shí)具備查詢和游戲功能，蘋果公司無效宣告階段提交的某證據(jù)中的某個(gè)工具箱就同時(shí)具有查詢服務(wù)器和游戲服務(wù)器的功能。

第二，游戲服務(wù)器是否屬于區(qū)別于現(xiàn)有技術(shù)的技術(shù)特征

綜合考慮整個(gè)審查過程，可知游戲服務(wù)器并非涉案專利獲得授權(quán)的原因，游戲服務(wù)器并非區(qū)別于現(xiàn)有技術(shù)的特征，理由在于：

（1）一通時(shí)審查員已經(jīng)明確表示游戲服務(wù)器屬于本領(lǐng)域慣用手段，該觀點(diǎn)也符合信息技術(shù)領(lǐng)域所屬技術(shù)人員的認(rèn)知，在此情況下，涉案專利申請(qǐng)不可能因其與對(duì)比文件的區(qū)別特征在于具有游戲服務(wù)器而獲得授權(quán)；

（2）三通答復(fù)時(shí)申請(qǐng)人補(bǔ)充了與“過濾器”相關(guān)的特征，基于該較大實(shí)質(zhì)性修改涉案專利才獲得授權(quán)；

（3）該認(rèn)定符合原始權(quán)利要求1、4、5的表述?！獜?qiáng)調(diào)區(qū)別特征是實(shí)現(xiàn)用戶與聊天機(jī)器人的各種對(duì)話，游戲服務(wù)器并不是其區(qū)別特征。

第三，游戲服務(wù)器的方案是否符合專利法26條3款的規(guī)定

在游戲服務(wù)器不是涉案專利與現(xiàn)有技術(shù)的區(qū)別技術(shù)特征的情況下，根據(jù)審查指南的規(guī)定，對(duì)于涉及游戲服務(wù)器的技術(shù)方案可以不作詳細(xì)描述。本案中，本領(lǐng)域普通技術(shù)人員根據(jù)涉案專利說明書的相關(guān)記載內(nèi)容可以實(shí)現(xiàn)，聊天機(jī)器人的一端連接用戶，另一端連接服務(wù)器，用戶通過即時(shí)通訊平臺(tái)或短信平臺(tái)與聊天機(jī)器人對(duì)話，可以使用格式化的命令語(yǔ)句與機(jī)器人做互動(dòng)游戲。因此，本案中有關(guān)游戲服務(wù)器的內(nèi)容公開充分，符合專利法第26條3款的規(guī)定，并據(jù)此撤銷二審判決。

總結(jié)而言，本案中最高院對(duì)于說明書是否充分公開的判斷確定了新的思路：

（1）說明書是否充分公開，首先確定訴爭(zhēng)技術(shù)特征是涉案專利與最接近的現(xiàn)有技術(shù)共有的技術(shù)特征還是區(qū)別技術(shù)特征，不同類型的特征有不同的公開要求；

（2）關(guān)于是否充分公開判斷標(biāo)準(zhǔn)的問題，二審法院認(rèn)為判斷依據(jù)在于本領(lǐng)域技術(shù)人員根據(jù)說明書的記載能夠確定的內(nèi)容，即說明書記載的信息量應(yīng)當(dāng)足夠充分，或者至少應(yīng)當(dāng)提供足夠明確的指引，以促使本領(lǐng)域技術(shù)人員據(jù)此獲知相關(guān)的現(xiàn)有技術(shù)來具體實(shí)現(xiàn)涉案專利的技術(shù)方案，但是最高院在本案中確認(rèn)，判斷標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)當(dāng)是本領(lǐng)域技術(shù)人員，本領(lǐng)域技術(shù)人員能夠獲知該領(lǐng)域中所有的現(xiàn)有技術(shù)，有應(yīng)用常規(guī)實(shí)驗(yàn)手段的能力，可以自行檢索現(xiàn)有技術(shù)以實(shí)現(xiàn)共有技術(shù)特征的功能，無需說明書給出具體指引【如果判斷出來是區(qū)別技術(shù)特征，說明書又沒記載，說明書公開不充分；如果判斷出來是共有技術(shù)特征，說明書沒記載，本領(lǐng)域技術(shù)人員可以自行檢索實(shí)現(xiàn)，無需指引，說明書公開充分】。

（3）對(duì)于本案，最高院還確定了判斷是否是區(qū)別于現(xiàn)有技術(shù)的技術(shù)特征時(shí)應(yīng)當(dāng)遵循客觀標(biāo)準(zhǔn)，而不是專利申請(qǐng)人或者專利權(quán)人的自認(rèn)。本案審查過程中，申請(qǐng)人在答復(fù)一通時(shí)自認(rèn)游戲服務(wù)器是涉案專利區(qū)別于現(xiàn)有技術(shù)的技術(shù)特征，二審法院也引用了這一答復(fù)，并將此作為該游戲功能是否充分公開的考量因素，但是最高院確立了新的標(biāo)準(zhǔn)，認(rèn)為申請(qǐng)人或?qū)＠麢?quán)人自認(rèn)的區(qū)別技術(shù)特征有時(shí)并不客觀，與本領(lǐng)域普通技術(shù)人員對(duì)此的判斷結(jié)果可能存在差異，因此，應(yīng)當(dāng)結(jié)合涉案專利的記載和現(xiàn)有技術(shù)的狀況來確定涉案專利區(qū)別于現(xiàn)有技術(shù)的特征。

來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：高榮英北京超成律師事務(wù)所

編輯：IPRdaily王穎校對(duì)：IPRdaily縱橫君

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