一封來自專利代理師的意見陳述書，請查收！

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來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：孫琳

原標題：如何在專利海中乘風破浪？- 請查收專利代理師的意見陳述書

目前，我國專利申請量已躍居世界第一，為專利事業(yè)添磚加瓦的專利代理機構和專利代理師也走進了人們的視野。然而，對于“代理”一詞，似乎常常讓人有所誤解。本文嘗試以專利代理師在答復專利局下發(fā)的審查意見時的意見陳述書為模板，簡述專利代理師在專利申請過程中的職能。

在國家建設知識產(chǎn)權強國和創(chuàng)新驅動發(fā)展的背景下，目前，我國專利申請量已躍居世界第一，正因為有如此龐大的數(shù)量作基礎和支撐，提升了我國知識產(chǎn)權在國際上的地位和影響力。

與此同時，為專利事業(yè)添磚加瓦的專利代理機構和專利代理師也走進了人們的視野。然而，對于“代理”一詞，似乎常常讓人有所誤解，有人會問專利代理是代理銷售某種產(chǎn)品嗎？專利代理是中介嗎？中介費和代理費為什么高于申請費？諸如此類。

本文嘗試以專利代理師在答復專利局下發(fā)的審查意見時的意見陳述書為模板，簡述專利代理師在專利申請過程中的職能。

對于“專利代理”的一系列疑問，筆者謹以從事專利申請的“專利代理師”的角度，具體陳述意見如下：

一、本申請要求保護的獨立權利要求1（專利代理師的執(zhí)業(yè)要求）

1. 專利代理師，其特征在于，所述專利代理師具備：

科學技術知識，用于理解和剖析機械、電學和化學領域的科學技術，挖掘技術創(chuàng)新點，以撰寫符合專利法要求的發(fā)明、實用新型和外觀設計文件；

法律知識，用于保護專利權人的合法權益，將符合法律、社會公德或促進公共利益的發(fā)明創(chuàng)造專利化，推動發(fā)明創(chuàng)造的應用，促進科學進步和經(jīng)濟社會發(fā)展；

外語知識，用于檢索和分析全球范圍內(nèi)的專利文件、期刊、論文和書籍中的現(xiàn)有技術，且用于撰寫和翻譯國外申請人的專利申請文件，以促進全球科技共同進步；

經(jīng)濟知識，用于提供知識產(chǎn)權戰(zhàn)略服務，促進科技智慧成果的轉移轉化，為科學技術產(chǎn)品營造良好的營商環(huán)境和創(chuàng)新環(huán)境。

[注：上述撰寫方式參考了專利產(chǎn)品權利要求的形式，但不完全符合專利法意義上的權利要求撰寫。此處謹為了概括性描述專利代理師的任職要求和執(zhí)業(yè)技能，但不限于此。]

二、具體說明

我國專利申請量雖然已經(jīng)躍居世界第一，但仍存在技術含量比較低、保護不到位以及市場前景不明朗等的問題。那么，如何提高專利的質量？如何實現(xiàn)專利創(chuàng)造由多到優(yōu)的轉變？這不僅僅是對企業(yè)或高校及科研機構的科研人員的考驗，更是對在專利申請過程中與科研人員配合的、為高質量的創(chuàng)新技術賦予高質量的法律價值和經(jīng)濟價值的專利代理師的考驗。

1、專利代理師的定義

專利代理師（原稱：專利代理人）是自1985年《專利法》立法以來的新興職業(yè)，從1992年開始舉辦從事專利代理行業(yè)的執(zhí)業(yè)資格考試，通過考試并經(jīng)過審核的人由國家知識產(chǎn)權局頒發(fā)專利代理師資格證。即，專利代理師是代理他人進行專利申請和辦理其他專利事務，取得一定資格的人。根據(jù)國際慣例，專利代理師須由品學兼優(yōu)的工業(yè)產(chǎn)權工作者擔任[1]。

簡言之，專利代理師是一類具備理工科專業(yè)背景的掌握專利法以及相關法律知識的從業(yè)人員。實際從業(yè)人員的理工科背景多為本科以上，從事涉外代理的代理師多數(shù)具備理工科碩士或博士的學歷/學位、或理工科和法學雙學位，且精通專利法及相關法律知識和至少一門外語（如英語、法語、日語、德語等）。

2、專利代理師的職能

專利代理師的具體業(yè)務大致可分為提供專利咨詢、代辦申請手續(xù)、維持專利有效、擔任訴訟代理人等。

在此，以專利代理機構的業(yè)務流程為基礎，專利代理師分別在專利申請前技術挖掘階段、專利申請和審查階段、專利維權和運營階段中體現(xiàn)不同的職能。

（1）專利申請前：專利挖掘，為創(chuàng)新點賦予技術價值

一項創(chuàng)新技術在申請專利前需要進行技術層面和法律層面的雙重準備工作，業(yè)內(nèi)稱作專利挖掘。專利挖掘是指有意識地對創(chuàng)新成果進行創(chuàng)造性的剖析和甄選,進而從最合理的權利保護角度確定用以申請專利的技術創(chuàng)新點和技術方案的過程?簡言之,專利挖掘,是指根據(jù)由特定需求產(chǎn)生的創(chuàng)新點而形成專利申請的過程?專利挖掘不僅僅是技術人員(或發(fā)明人)憑借其樸素的意識自發(fā)地提出專利申請,而是專利人員和技術人員主動發(fā)現(xiàn)?挖掘出更多的可以或適合申請專利的技術點；其主要針對專利的產(chǎn)生過程,更多體現(xiàn)為從法律和技術的雙視角挖掘可專利點[2]。

總之，該階段是一個有效溝通和孕育發(fā)明創(chuàng)新點的階段，需要專利代理師在收到發(fā)明人的技術交底書后，在撰寫專利之前，與發(fā)明人對產(chǎn)品創(chuàng)新點進行精準定位，繼而需要進行檢索、分析當前國內(nèi)外的技術領域背景，結合當前研發(fā)產(chǎn)品的情況來提煉真正有價值的技術方案，例如企業(yè)亟需保護的核心技術、圍繞保護該核心技術的外圍改進技術、能解決市場痛點的新技術手段等等。

敲黑板：只有對創(chuàng)新技術有深刻的分析和挖掘，才能從本質上提升專利質量，這也是創(chuàng)造高質量、高價值專利的基礎。[3]

此外，代理國際申請業(yè)務的涉外專利代理師還需要精通至少一門外語，撰寫和翻譯進入相應國家的專利申請文件，能夠與國外申請人溝通專利咨詢問題、技術方案以及專利申請過程中的各種事項。

（2）專利申請和審查階段：為創(chuàng)新技術加持法律價值

撰寫專利申請文件不僅僅是簡單地“走申請流程”，而是將發(fā)明人提供的創(chuàng)新技術撰寫為符合專利法相關要求的法律文件。實際上，專利撰寫過程是為創(chuàng)新技術方案賦予法律價值的過程。

專利制度是以公開換保護為法律基礎。專利申請文件的權利要求書需要呈現(xiàn)出合理的技術保護范圍，秉持“保護專利權人的合法權益”的宗旨，該保護范圍既不能寬到有損公共利益，也不能窄到無法保護專利權人的合法權益。

高質量申請是高標準授權的基石。在遞交專利申請及相關文件后，會進入專利審查階段，專利局屆時對專利申請進行初步審查和實質審查，初步審查階段主要涉及申請文件及相關文件的形式審查、明顯實質性缺陷審查和有關費用的審查，實質審查涉及專利審查員針對技術方案進行的實質和形式問題的審查，其中依據(jù)《專利法》第二十二條對專利的新穎性、創(chuàng)造性和實用性的審查是重要的授權必要條件之一[4]。

如此用心準備的申請文件必然會授權嗎？

答案有點扎心：不一定。

在實質審查開始后，審查員基于申請文件對國內(nèi)外的所有相關現(xiàn)有技術文件進行檢索，檢索的現(xiàn)有技術包括但不限于國內(nèi)外的專利文獻以及諸如書籍、期刊、論文等非專利文獻，之后結合檢索結果下發(fā)審查意見通知書。也即，申請文件在授權之前，必然會經(jīng)歷的一個階段是答復專利審查部門發(fā)出的審查意見通知書的過程，如能憑借適當修改和意見陳述順利通過審查，則獲得授權；如專利申請遺憾地被駁回，則可選擇的方式是向專利局專利復審與無效審理部提出復審請求、甚至后續(xù)可能的行政訴訟以進一步爭取授權的可能性。授權前的這一系列過程環(huán)環(huán)相扣，需時刻嚴謹以待。

高水平的審查授權，使得每一項被授予專利權的創(chuàng)新技術都具有合理保護范圍的合法的穩(wěn)定性。

（3）專利維權和運營階段：為創(chuàng)新技術進入市場保駕護航

創(chuàng)新技術的保護道阻且長。專利授權不是終點，而是另一個征程的起點。一項創(chuàng)新技術從孕育到成長，從創(chuàng)新點到法律保護的專利文件，經(jīng)歷了技術價值到法律價值的加持，進而步入市場，經(jīng)歷市場競爭的洗禮，最終通過專利的訴訟、技術轉移轉化、產(chǎn)業(yè)化布局等運營方式被賦予經(jīng)濟價值。

專利維權和運營階段實際上構成了創(chuàng)新技術生命周期的最后一環(huán)，通過運營獲得的資金將反哺和支持新一輪的技術創(chuàng)新和創(chuàng)造，以期最終實現(xiàn)專利權資本化的良性循環(huán)。[3]

如此循環(huán)也使得創(chuàng)新技術更好地呼應《專利法》第一條的立法宗旨：

為了保護專利權人的合法權益，鼓勵發(fā)明創(chuàng)造，推動發(fā)明創(chuàng)造的應用，提高創(chuàng)新能力，促進科學技術和經(jīng)濟社會發(fā)展。[5]

3、職業(yè)理想

士不可以不弘毅，任重而道遠。

筆者作為一個普通的專利代理師，有一個樸素且誠摯的理想：希望挖掘出一個個晶瑩剔透的、閃著智慧光芒的創(chuàng)新點，撰寫出高質量高價值的核心專利，圍繞核心專利再寫出一圈圈外圍專利，擴展成專利海，助申請人在專利海中乘風破浪~~

專其事，利其器。共勉！

本意見陳述謹代表個人觀點，如有論述不周或闡釋不明之處，還望專利同僚以及關注專利代理的各位領導、朋友和家人們多多指正。如存在其他任何問題，請給予本人再一次修改及陳述的機會。

參考文獻：

[1]. 百度百科：專利代理師；

[2]. 《專利挖掘》，馬天旗主編；

[3]. 《高價值專利培育與評估》，馬天旗主編；

[4]. 《專利審查指南》；

[5]. 《中華人民共和國專利法》。

來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：孫琳

編輯：IPRdaily王穎校對：IPRdaily縱橫君

注：原文鏈接：一封來自專利代理師的意見陳述書，請查收！（點擊標題查看原文）

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