淺談實用新型的從屬權(quán)利要求不能采用純功能性限定的原因及功能性限定的權(quán)利要求的使用策略

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作者：王恒 成都華神科技集團股份有限公司技術(shù)中心

原標(biāo)題：淺談實用新型的從屬權(quán)利要求不能采用純功能性限定的原因及功能性限定的權(quán)利要求的使用策略

權(quán)利要求的功能性限定描述在專利申請領(lǐng)域被普遍認(rèn)為保護范圍寬且撰寫方式簡單，從而受到了許多的專利代理人的喜愛，且根據(jù)《審查指南》中所述“對于產(chǎn)品權(quán)利要求來說，應(yīng)當(dāng)避免使用功能或者效果特征來限定發(fā)明。只有在某一技術(shù)特征無法用結(jié)構(gòu)特征來限定，或者技術(shù)特征用結(jié)構(gòu)特征限定不如用功能或效果特征來限定更為恰當(dāng)時，才能使用”。也就是《審查指南》中并沒有明確禁止功能性權(quán)利要求的使用，導(dǎo)致了很多專利代理人喜歡采用既簡單又能夠獲得較大保護范圍的功能性限定的撰寫方式。但是，在華為等大企業(yè)IP部門的要求中，明確規(guī)定了保護結(jié)構(gòu)的實用新型中盡量不使用功能限定，筆者接下來也將從授權(quán)、保護范圍和專利維權(quán)三方面來解釋為什么實用新型的從屬權(quán)利要求不能采用純功能性限定的原因，以及功能性限定的權(quán)利要求的正確使用方法。

一、實用新型的從屬權(quán)利要求不能采用純功能性限定的原因

1、從授權(quán)角度來看

根據(jù)《專利法》第二條第三款規(guī)定“實用新型是指對產(chǎn)品的形狀、構(gòu)造或者其結(jié)合所提出的適于實用的新的技術(shù)方案?！惫蕦嵱眯滦偷谋Ｗo必須是對形狀和構(gòu)造提出的改進，也就是說對于每項權(quán)利要求，包括從屬權(quán)利要求，均要求在其特征部分必須是對該實用新型的形狀和構(gòu)造提出的新的改進。故在機械領(lǐng)域，任何一條純功能性限定的權(quán)利要求都會有并不明確其結(jié)構(gòu)是如何具體進行改進的風(fēng)險，所以是很容易不符合《專利法》第二條第三款的規(guī)定，從而導(dǎo)致該純功能性限定的權(quán)利要求不能被授權(quán)。

2、從保護范圍來看

首先，由于功能性限定的權(quán)利要求的保護范圍很大，即要求的保護范圍是所有能夠起到相應(yīng)功能的技術(shù)方案都在我功能性限定的權(quán)利要求的保護范圍之內(nèi)。但是，根據(jù)《專利法》第26條第4款規(guī)定，權(quán)利要求的保護范圍要能夠得到說明書的支持。很顯然，在實用新型的中公布的有限的實施例是很難能夠完全支撐純功能性限定的權(quán)利要求的保護范圍的，所以很容易被判定保護范圍過大。

其次，由于在同一技術(shù)主題中，具體（下位）概念的公開，使一般（上位）概念的發(fā)明或者實用新型專利申請喪失新穎性。因此包含了功能性限定的權(quán)利要求容易受到具體（下位）概念的公開而喪失新穎性，而專利代理師在申請文件的說明書中一般會至少記載了一個實現(xiàn)該功能或者效果的具體實施方式，因此在答復(fù)審查意見的過程中可以通過將具體實施方式的具體特征合并或補充到權(quán)利要求書中來克服新穎性和/或創(chuàng)造性的缺陷，但通過這種方式的修改，實質(zhì)上權(quán)利要求的保護范圍已經(jīng)縮小到該具體實施方式，而專利代理人最初引進功能性限定想獲得較寬的保護范圍的目的便不能實現(xiàn)，且由于引入功能性限定，導(dǎo)致最后的保護范圍還要比具體實施方式小。

3、從專利維權(quán)來看

雖然《審查指南》規(guī)定對于權(quán)利要求中所包含的功能性限定的技術(shù)特征，應(yīng)當(dāng)理解為覆蓋了所有能夠?qū)崿F(xiàn)所述功能的實施方式。但依據(jù)最高人民法院《關(guān)于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應(yīng)用法律若干問題的解釋》第四條規(guī)定，對于權(quán)利要求中以功能或者效果表述的技術(shù)特征，人民法院應(yīng)當(dāng)結(jié)合說明書和附圖描述的該功能或者效果的具體實施方式及其等同的實施方式，確定該技術(shù)特征的內(nèi)容。且根據(jù)《關(guān)于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應(yīng)用法律若干問題的解釋》對功能性限定特征的保護范圍的詮釋是非常謹(jǐn)慎和保守的，具體來說，包括兩項內(nèi)容：1、說明書中公布的具體實施方式；2、與這些實施方式構(gòu)成等同的實施方式。相比之下，與說明書公布的實施方式不構(gòu)成等同但又包含在功能性限定特征中的實施方式，就不再受到司法保護。

更重要的是，由于功能性限定的權(quán)利要求書的保護范圍往往過大，很容易在侵權(quán)訴訟的過程中，被對手用下位概念進行專利無效，由此功能性限定不但不能起到擴大保護范圍的初衷，反而成為對手無效專利的突破口。而且需要提醒的是，實用新型審查的時候雖然不審查創(chuàng)造性，但是專利無效的時候是可以用創(chuàng)造性的理由去無效實用新型的。

而且，根據(jù)《審查指南》的規(guī)定，對于權(quán)利要求中的功能性特征，應(yīng)當(dāng)理解為覆蓋了所有能夠?qū)崿F(xiàn)所述功能的實施方式。當(dāng)申請的產(chǎn)品權(quán)利要求中使用了功能性特征而說明書中與該功能性特征對應(yīng)的結(jié)構(gòu)與現(xiàn)有技術(shù)相同時，并且該結(jié)構(gòu)在現(xiàn)有技術(shù)中的功能與其在本申請中功能相同時，通常認(rèn)為上述“功能性限定”被現(xiàn)有技術(shù)公開了；當(dāng)該結(jié)構(gòu)所述的功能在現(xiàn)有技術(shù)中未被說明的情況下，本領(lǐng)域技術(shù)人員根據(jù)其掌握的該領(lǐng)域的技術(shù)知識能夠確定該結(jié)構(gòu)能夠?qū)崿F(xiàn)申請文件中所述的功能時，也認(rèn)為該“功能性限定”被現(xiàn)有技術(shù)公開了。

所以功能性限定的權(quán)利要求雖然能夠要求到一個很大的保護范圍，但在后期維權(quán)過程中，很容易被判定是一種不合理的保護范圍，從而導(dǎo)致專利被無效。

二、功能性限定的權(quán)利要求的正確使用方法

由于功能性限定的特殊性，當(dāng)我們在使用功能性限定的權(quán)利要求的時候，需要很好的把握運用的尺度和策略，具體從以下方面來進行說明：

、

《審查指南》中強調(diào)“權(quán)利要求中應(yīng)當(dāng)盡量避免使用功能或者效果特征來限定實用新型”，“只有在某一技術(shù)特征無法用結(jié)構(gòu)特征來限定，或者技術(shù)特征用結(jié)構(gòu)特征限定不如用功能或者效果特征來限定更為恰當(dāng)，而且該功能或者效果在說明書中有充分說明時，使用功能或者效果特征來限定實用新型才可能是允許的”，可見“功能性限定”的技術(shù)特征得使用是有諸多限制條件的，不能為追求過大的保護范圍而濫用“功能性限定”，采用“功能性限定”應(yīng)當(dāng)慎之又慎。?

2、“功能性限定”的技術(shù)特征應(yīng)當(dāng)清楚、簡要

在權(quán)利要求中的采用“功能性限定”的技術(shù)特征時，首先應(yīng)當(dāng)確保該特征清楚、簡要，所述技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員應(yīng)該能夠明白該“功能性限定”的意思，語句不能有歧義。?

3、“功能性限定”的技術(shù)特征應(yīng)當(dāng)概括得當(dāng)

由于實用新型的初步審查中進行明顯不具備新穎性的審查，如果“功能性限定”的概括范圍過大，很容易因不具備新穎性而不滿足授權(quán)條件。實用新型的必要技術(shù)特征概括得出的“功能性限定”必須寫入獨立權(quán)利要求中，而非必要技術(shù)特征不必寫入獨立權(quán)利要求中。?

綜上所述，相信可以理解為什么華為等大企業(yè)的IP部門要求有具體結(jié)構(gòu)的實用新型的權(quán)利要求不得采用功能性限定來描述的規(guī)定，因為功能性限定的權(quán)利要求不但不能達到一開始專利代理人想要的較寬的保護范圍的初衷，還會對后期維權(quán)造成較大的困難，更重要的是它的描述方式極不穩(wěn)定，提高了專利被無效的風(fēng)險。

來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：王恒 成都華神科技集團股份有限公司技術(shù)中心

編輯：IPRdaily王穎          校對：IPRdaily縱橫君

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