海外商標(biāo)的布局與保護(hù)

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來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：汪濤楊淼

原標(biāo)題：海外商標(biāo)的布局與保護(hù)

海外商標(biāo)保護(hù)是一項長期、復(fù)雜而系統(tǒng)的工程。如何在有效保護(hù)的基礎(chǔ)上，適當(dāng)降低費用支出，保證企業(yè)平穩(wěn)健康運營，為相關(guān)業(yè)務(wù)出海保駕護(hù)航，是企業(yè)海外商標(biāo)管理部門值得思考的問題，也是體現(xiàn)其自身價值的一個重要方面，值得關(guān)注。

2020年“BrandZ?全球品牌價值100強(qiáng)”頒布，本年度中國品牌有18家入榜。據(jù)統(tǒng)計，整個榜單的全球品牌估值高達(dá)5萬億美元。如此高的估值是從哪里來的，它的基礎(chǔ)在哪里？

眾所周知，品牌與商標(biāo)在某種程度上有一一對應(yīng)或者正相關(guān)的關(guān)系。本文從海外商標(biāo)的角度，談一談海外商標(biāo)的布局與保護(hù)。

整體上講，海外商標(biāo)布局與保護(hù)，一般可以分為戰(zhàn)略和戰(zhàn)術(shù)兩個層面。

戰(zhàn)略層面，包括商標(biāo)孕育、可注冊性判斷、保護(hù)范圍、申請時間、注冊地區(qū)、商標(biāo)圖樣迭代更新等，這個程序通常由企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)部門在匯總市場、銷售、研發(fā)等部門的需求并結(jié)合企業(yè)實際情況后綜合考慮制定。

戰(zhàn)術(shù)層面，是指當(dāng)某件具體商標(biāo)注冊需求確定后，申請人與代理律師所合作，將其按規(guī)劃予以注冊保護(hù)的過程，包括：申請?zhí)峤慌c流程管理、如何規(guī)避法律風(fēng)險、答復(fù)審查意見和異議、駁回復(fù)審、保留使用證據(jù)、定期監(jiān)視檢索、海關(guān)保護(hù)與侵權(quán)執(zhí)法等具體法律行動，主要由代理律師所提供專業(yè)建議并根據(jù)申請人的具體指示執(zhí)行。

本文將從海外商標(biāo)的戰(zhàn)略布局角度，做簡單分析闡述。

戰(zhàn)略層面

“5W+1H”策略，是管理學(xué)中的一種分析工具，用于管理中的決策程序。這種科學(xué)的工作分析方法同樣可以適用于海外商標(biāo)布局與保護(hù)的規(guī)劃中，有助于企業(yè)做出正確、高效、可執(zhí)行并富有成效的決策。

5W+1H是什么？

5W是指：Why（為什么做？）、What（做什么？）、Where（在哪兒做？）、When（什么時候做？）、Who（讓誰做？）；1H是指：How（怎么做？）

對于海外商標(biāo)保護(hù)而言，可以將上述問題具體化為如下內(nèi)容：

Why（為什么需要在海外注冊申請商標(biāo)？）

What（哪些商標(biāo)需要在海外注冊？）

Where（商標(biāo)需要在哪些地區(qū)進(jìn)行注冊保護(hù)？）

Who（海外商標(biāo)交給誰處理？）

When（什么時候啟動海外商標(biāo)注冊程序？）

How（海外商標(biāo)注冊程序怎么執(zhí)行？海外商標(biāo)注冊后怎么管理？）

一、為什么需要在海外注冊商標(biāo)并進(jìn)行品牌保護(hù)? WHY?

地域性是商標(biāo)保護(hù)的特點之一，經(jīng)批準(zhǔn)或注冊商標(biāo)權(quán)只在該地區(qū)范圍內(nèi)有效，受到保護(hù)。如果希望在另一國受到保護(hù)，那么就需要獲得該國的批準(zhǔn)注冊。因此，在中國注冊有效的商標(biāo)無法在其它國家或地區(qū)自動獲得保護(hù)。

另外，品牌是企業(yè)參與海外市場競爭的利器，是企業(yè)的無價之寶。未注冊商標(biāo)在絕大多數(shù)國家的保護(hù)力度非常有限，在缺乏全球檢索情況下，有可能在實際使用中侵犯在先商標(biāo)特別是馳名商標(biāo)的專有使用權(quán)；與此同時，也容易被他人有意或者無意予以搶先注冊，也就是他人早于商標(biāo)真正所有人申請注冊其商標(biāo)，以期獲得經(jīng)濟(jì)利益的不正當(dāng)競爭行為。特別是對于已經(jīng)具有較高知名度和美譽(yù)度的國內(nèi)品牌，其在海外被他人有意或者無意搶先搶注的現(xiàn)象比比皆是。

通常來講，商標(biāo)作為企業(yè)商譽(yù)的重要載體，一旦被搶注，企業(yè)將遭受巨大損失。搶注后，一般有四種方式處理：通過法律程序?qū)屪⑸虡?biāo)撤銷、和解談判有償轉(zhuǎn)讓、放棄相關(guān)市場、啟動新商標(biāo)注冊。無論采取哪種方式處理，對于企業(yè)來講都是一次煎熬。如果出現(xiàn)商標(biāo)在海外被批量搶注的情況，國內(nèi)企業(yè)進(jìn)行國際維權(quán)絕非易事，時間成本和費用成本一般企業(yè)幾乎無法承受。

具體來說，在處理搶注問題上的難點和痛點如下：

1. 監(jiān)控手段有限。除非企業(yè)建立了全球商標(biāo)監(jiān)視與檢索系統(tǒng)，不然很難及時發(fā)現(xiàn)搶注商標(biāo)信息。

2. 法律行動時間有限。有些國家的公告期非常短暫，例如：美國商標(biāo)的公告期僅有30天。一旦錯過公告階段，打擊搶注商標(biāo)的難度將更大。

3. 證明搶注事實難度大。除了證明搶注人具有惡意、使用不正當(dāng)手段、謀取不正當(dāng)利益或者存在代理商/經(jīng)銷商關(guān)系，還需要提供被搶注商標(biāo)自身具有相當(dāng)影響力甚至達(dá)到馳名商標(biāo)的狀態(tài)。對于國內(nèi)企業(yè)，在提供支持證據(jù)方面的負(fù)擔(dān)較重。

4. 語言與法律體系理解差異。海外商標(biāo)維權(quán)規(guī)定差別巨大，除了需要克服語言溝通障礙、文化理解障礙外，其法律體系、具體程序、法律術(shù)語內(nèi)涵的差異也不容小覷，在實際維權(quán)訴訟中都會成為障礙。

5. 維權(quán)途徑困難。作為企業(yè)，難以在短時間與多國律師樓建立信任和委托關(guān)系，不可能迅速了解各個國家律師樓維權(quán)策略是否得當(dāng)、經(jīng)驗是否充足、信譽(yù)是否誠實可靠、收費是否良心合理等等。

6. 維權(quán)費用非常高昂。海外商標(biāo)維權(quán)的律師費通常在每小時400美元至600美元之間，動輒數(shù)十小時的準(zhǔn)備工作并不罕見，全程費用可想而知。

7. 維權(quán)時間漫長。對于英美法系國家，爭端解決機(jī)制十分復(fù)雜，長達(dá)數(shù)年的和解訴訟是常見情況。

基于上述分析，對于有海外需求的國內(nèi)企業(yè)，應(yīng)該具有充分的理由和足夠的動力在海外進(jìn)行商標(biāo)注冊保護(hù)。

二、什么商標(biāo)可以注冊？哪些商標(biāo)需要在海外注冊？What?

企業(yè)在決定欲保護(hù)商標(biāo)圖樣前，一定要充分關(guān)注與商標(biāo)可注冊性有關(guān)的注意事項，包括：合法性、顯著性和在先性三個方面。例如：各國商標(biāo)違反禁止注冊或使用的條款有哪些？各國對于缺乏顯著性的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)和常見情形是什么？哪些圖形要素與文字內(nèi)容容易與在先商標(biāo)特別是馳名商標(biāo)構(gòu)成沖突？哪些內(nèi)容容易淪為通用名？這些問題都是在商標(biāo)設(shè)計階段應(yīng)當(dāng)予以考慮的問題。

合法性，是指商標(biāo)不得違反商標(biāo)法中的一般性禁止規(guī)定。不具有合法性的商標(biāo)不僅不能獲準(zhǔn)注冊，也禁止作為商標(biāo)使用。例如：美國商標(biāo)法規(guī)定的具有欺騙性的地名、侮辱或不道德的標(biāo)記、歧視性或侮辱性語言等均不得注冊和使用。

這些規(guī)定與中國商標(biāo)法中的禁用條款并無太大差異。例如：知名網(wǎng)游“Devil May Cry”的中文譯名“鬼泣”、“CLASH OF CLANS”及其中文譯名“部落沖突”均因具有不良影響在中國未予注冊。

顯著性，也就是一個標(biāo)志作為商標(biāo)，在特定商品和服務(wù)上具有的識別能力和區(qū)別能力。以美國商標(biāo)保護(hù)理論為例，按照受保護(hù)力度的不同可將商標(biāo)從弱到強(qiáng)分為五個等級：通用名稱（general name）、描述名稱（descriptive name）、暗示名稱（suggestive name）、任意名稱（arbitrary name）、臆造名稱（fanciful name）。其中，通用名稱完全不受商標(biāo)法保護(hù)。臆造名稱，例如：LENOVO用于電腦、CATL用于鋰電池、HUAWEI用于手機(jī)，這種商標(biāo)獲得的保護(hù)效力最強(qiáng)，是商標(biāo)名稱的首選。臆造名稱一方面相對更加容易獲得商標(biāo)注冊，另一方面也有利于未來維權(quán)，因為這種商標(biāo)名稱是完全獨創(chuàng)的，他人難以編造合理的理由來證明自己對其搶注的臆造名稱擁有合理合法注冊的理由。

值得注意的是，描述性名稱和暗示性名稱認(rèn)定邊界比較模糊，有時難以得出一致的結(jié)論。如果申請商標(biāo)被認(rèn)定為具有描述性，則商標(biāo)所有人必須通過提供大量、廣泛和長期的使用證據(jù)和廣告宣傳材料，證明該商標(biāo)已經(jīng)通過實際商業(yè)使用在消費者當(dāng)中建立了第二含義，也就是已經(jīng)通過使用獲得了顯著性，否則該商標(biāo)難以獲準(zhǔn)注冊，即使注冊未來也容易被他人予以撤銷。例如：“實況足球”游戲中，“實況”一詞多指現(xiàn)場的實際情況、真實情況，“足球”作為一種體育項目為大眾所熟知，即使商標(biāo)所有人在復(fù)審和行政訴訟階段提供了大量實際使用和宣傳證據(jù)，但還是因為缺乏顯著性被禁止注冊。

國內(nèi)企業(yè)在選擇和設(shè)計商標(biāo)時，除了考慮合法性和顯著性外，還要注意避免侵犯他人現(xiàn)有的商標(biāo)權(quán)、著作權(quán)、肖像權(quán)、商號權(quán)等在先權(quán)利或合法權(quán)益，否則也會導(dǎo)致商標(biāo)注冊和實際使用遭遇法律障礙，即使暫時得以注冊，以后也會面臨無窮無盡的麻煩。

另外，選擇商標(biāo)時一定要遠(yuǎn)離世界馳名商標(biāo)。一方面，世界馳名商標(biāo)本身具有強(qiáng)大的排斥能力，如果申請商標(biāo)與之近似，很容易被駁回；另一方面，國際知名公司對于旗下的馳名商標(biāo)視為珍寶，大多都建立了嚴(yán)密的全球商標(biāo)監(jiān)測機(jī)制，防止他人申請易混淆和可能被淡化的商標(biāo)，一旦嗅到他人覬覦自己的寶貴財富，必將采取法律行動加以阻止。

對于商標(biāo)設(shè)計之初就具有全球布局規(guī)劃的企業(yè)更加需要重視這些問題，除了常見的固有風(fēng)險外，在具體國家在前期還會遇到不可預(yù)測的各種困難。不同國家的商標(biāo)審查制度千差萬別，在選定目標(biāo)國家后，相關(guān)企業(yè)還應(yīng)關(guān)注選定國家的特殊規(guī)定。例如：在美國，人名不能作為商標(biāo)注冊；穆斯林國家禁止將豬作為圖形商標(biāo)注冊；越南官方不接受純漢字商標(biāo)的申請注冊；泰國禁止將與皇室題材相關(guān)內(nèi)容作為商標(biāo)注冊。

因此，在選擇商標(biāo)過程中，企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)部門有必要經(jīng)常與代理機(jī)構(gòu)溝通，并獲得來自品牌專家和海外商標(biāo)戰(zhàn)略規(guī)劃專業(yè)人員的建議。

在商標(biāo)圖樣初步定稿后，需要對欲保護(hù)商標(biāo)在國內(nèi)全類別進(jìn)行查詢，全面評估商標(biāo)的可注冊性、當(dāng)前和潛在風(fēng)險、被弱化、淡化或丑化的可能性。與此同時，考慮到商標(biāo)將進(jìn)行全球化布局的問題，還應(yīng)該考慮通過專門的商標(biāo)檢索機(jī)構(gòu)進(jìn)行全球查詢，分析評估該商標(biāo)全球注冊保護(hù)的可行性以及注冊后穩(wěn)定性。

申請前階段的分析、評估和各種方案之間的選擇、對比，看似費時費力，但將最大限度規(guī)避后續(xù)注冊過程中的駁回、異議等法律阻礙風(fēng)險，有助于獲得具有高穩(wěn)定性的注冊商標(biāo)。相反，盲目啟動商標(biāo)注冊程序，在效果上可能并不理想。在遇到駁回、異議等阻礙后，企業(yè)要么付出高昂的代價繼續(xù)爭取授權(quán)結(jié)果，要門被迫放棄保護(hù)計劃另立新標(biāo)。這種情況下，不僅費用支出上大大超出預(yù)算，在時間上也會遭到損失，延誤海外市場拓展和布局的計劃。

由此可見，前期做好設(shè)計、分析、查詢檢索和評估工作，后期將會減少不必要的麻煩，在商標(biāo)授權(quán)的路上一馬平川、勢如破竹；反之，則可能四處碰壁、舉步維艱。

對于需要注冊的商標(biāo)圖樣，一切具有與申請人產(chǎn)生聯(lián)系的符號都應(yīng)該作為商標(biāo)加以注冊保護(hù)，特別是重點海外市場，更加不可或缺。具體內(nèi)容如下：

1.主商標(biāo)，是指企業(yè)最主要使用的商標(biāo)。例如：美的集團(tuán)的“美的”商標(biāo)，珠海金山軟件股份有限公司的“金山”商標(biāo)都是企業(yè)的主商標(biāo)。通常，一個企業(yè)的主商標(biāo)只有一個。

2.產(chǎn)品商標(biāo)，是指根據(jù)企業(yè)的規(guī)劃，將特定商標(biāo)用于某款產(chǎn)品或服務(wù)的商標(biāo)。例如：保潔公司（P&G）的洗發(fā)水采取的是一類產(chǎn)品多品牌的營銷策略，旗下洗發(fā)水品牌包括：主打去屑的“海飛絲”、專長柔順的“飄柔”、以青春亮澤示人的“潘婷”和以突顯專業(yè)護(hù)發(fā)的“沙宣”。這些產(chǎn)品定位不同，但都取得了市場成功。

3.型號商標(biāo)，例如：手機(jī)型號、汽車型號都應(yīng)該考慮作為商標(biāo)加以注冊。例如：寶馬公司旗下的X1、X3、X5、X7等多款車型作為商標(biāo)在海外予以注冊。

4.企業(yè)商號，企業(yè)名稱是區(qū)別不同市場主體的標(biāo)志，其中商號部分是企業(yè)名稱的核心和精髓。企業(yè)名稱非常容易被其他主體以商標(biāo)形式加以注冊，借此竊取他人的商譽(yù)，引起企業(yè)商號權(quán)與商標(biāo)權(quán)之間的糾紛。因此，及早將企業(yè)商號注冊為商標(biāo)勢在必行。

5.公司簡稱，有的品牌名稱比較長，消費者更喜歡稱呼其簡稱，或者是以“品牌+產(chǎn)品”的形式出現(xiàn)。例如：用“牛二”指代牛欄山二鍋頭白酒，“哈啤”是哈爾濱啤酒的簡稱。如果某種簡稱已經(jīng)成為社會共識或者已經(jīng)有了某種專屬稱呼的苗頭，企業(yè)應(yīng)該毫不猶豫的加以注冊。

6.商標(biāo)譯名，國內(nèi)企業(yè)的文字商標(biāo)絕大多數(shù)以中文和/或英文進(jìn)行申請保護(hù)，但是對于海外非英語國家，僅憑英文商標(biāo)不足以讓消費者識別和記憶。選擇當(dāng)?shù)卣Z言文字，打造并注冊本土化的商標(biāo)是品牌推廣與傳播的不二之選。

7.廣告宣傳語，廣告宣傳語也是辨識產(chǎn)品服務(wù)來源的寶貴記憶符號。當(dāng)某條廣告宣傳語長期同特定的商品或服務(wù)同時出現(xiàn)，經(jīng)過大量、廣泛的宣傳推廣活動，則該廣告語與特定商品或服務(wù)之間就會建立起唯一關(guān)聯(lián)關(guān)系，具備商標(biāo)屬性的識別功能。為了提供高廣告語的可注冊性，可以考慮將企業(yè)主商標(biāo)與特定宣傳語組合申請，避免因廣告宣傳語缺乏顯著性被駁回。

對于具體商標(biāo)下指定的商品和服務(wù)，應(yīng)該怎么選擇？筆者認(rèn)為可以從如下五個方面考慮：

1. 實際經(jīng)營的商品和/或服務(wù)，主要是指申請人目前已經(jīng)使用的內(nèi)容，這部分是企業(yè)必須獲得成功注冊的，否則可能會產(chǎn)生侵權(quán)風(fēng)險。例如：對于網(wǎng)絡(luò)游戲行業(yè)，第9類（已錄制的計算機(jī)游戲軟件）、第41類（提供互聯(lián)網(wǎng)游戲娛樂服務(wù)）、第42類（計算機(jī)軟件的開發(fā)、更新、維護(hù)等）是必選類別，也是未來避免被投訴的權(quán)利基礎(chǔ)。

2. 在商業(yè)規(guī)劃范圍內(nèi)，即將投入使用的商品和/或服務(wù)。

3. 目前尚未涉足，但日后可能會發(fā)展到的領(lǐng)域，這部分類別對申請人也非常重要，未能及時注冊可能會影響經(jīng)營主體的長遠(yuǎn)發(fā)展。例如：娛樂出版業(yè)與玩具、文具、服裝、紡織品、餐具、旅游文化等行業(yè)關(guān)聯(lián)性較強(qiáng)，卡通人物或人物名稱若被其他主體用于商標(biāo)注冊很容易被消費者誤認(rèn)來源。

4. 不大可能使用的領(lǐng)域，但該領(lǐng)域與申請人的主營業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)性較強(qiáng)，如果在這些商品或服務(wù)類別上出現(xiàn)和申請人一樣的品牌，將可能讓消費者誤認(rèn)為與申請人有一定關(guān)聯(lián)，從而影響申請人的正常經(jīng)營和發(fā)展。例如：制藥企業(yè)與保健品、化妝品、醫(yī)療器械、功能飲料之間的關(guān)聯(lián)性較強(qiáng)，有必要將關(guān)聯(lián)類別一并保護(hù)。

5. 幾乎不可能實際投入使用的領(lǐng)域，但可能對品牌產(chǎn)生丑化的那些類別。申請人很可能不會涉足發(fā)展的某些領(lǐng)域，且這些商品服務(wù)與申請人的主營業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)性較弱，但如果在這些類別上出現(xiàn)和申請人所使用商標(biāo)一樣的品牌，會讓消費者產(chǎn)生不舒服的聯(lián)想。例如：將婚紗攝影品牌注冊在殯葬業(yè)，將飲料品牌注冊在殺蟲劑上。如果申請人早有行動，可以避免日后他人有意或者無意進(jìn)入這些領(lǐng)域。

三、商標(biāo)需要在哪些地區(qū)進(jìn)行注冊保護(hù)？Where?

目前全球共有近200個國家和地區(qū)，由于海外注冊申請商標(biāo)的費用相對較高，申請人需要熟悉各個國家和地區(qū)的商標(biāo)流程、所需時間和基本費用框架，在申請前做到心中有數(shù)。企業(yè)在進(jìn)行海外商標(biāo)布局選定目標(biāo)國時，可綜合考慮以下因素：

1、具有實際業(yè)務(wù)的地區(qū)。在這些地區(qū)保護(hù)相應(yīng)的商標(biāo)，是必不可少的，需要優(yōu)先考慮并盡快落實。一旦行動遲疑，寶貴的商標(biāo)財富利落入他人之手，后果不堪設(shè)想。例如：對于網(wǎng)絡(luò)游戲公司而言，一款游戲問世不久，可以從后臺看到全球各地下載量、付費情況等信息，馬上可以確定保護(hù)地區(qū)的優(yōu)先性。

2、即將投入使用或已嘗試推廣業(yè)務(wù)的地區(qū)。如果企業(yè)已在當(dāng)?shù)亟忧⒋砩?、?jīng)銷商的，這些地區(qū)往往是商標(biāo)被惡意搶注的多發(fā)地和重災(zāi)區(qū)，需要予以特別關(guān)注。例如：國內(nèi)最大的內(nèi)燃機(jī)生產(chǎn)企業(yè)——玉柴集團(tuán)，旗下“玉柴YUCHAI”商標(biāo)在全球多地被惡意搶注，經(jīng)調(diào)查大多數(shù)是當(dāng)?shù)卮砩?、?jīng)銷商所為。

3、產(chǎn)品的制造地和轉(zhuǎn)運地。這些地區(qū)，企業(yè)雖然不會將產(chǎn)品實際投入使用，但由于與產(chǎn)品生產(chǎn)與流轉(zhuǎn)環(huán)節(jié)密切相關(guān)，特別是仿冒情況嚴(yán)重的國家，也是申請人快速注冊的優(yōu)先選擇。

4、傳統(tǒng)發(fā)達(dá)地區(qū)海外市場。一般而言，美國、歐盟、日本、韓國、新加坡等傳統(tǒng)優(yōu)勢地區(qū)消費能力強(qiáng)，通常是世界各國出口企業(yè)的目的地國。

5、新興地區(qū)市場。這些地區(qū)具有龐大的人口規(guī)模和相當(dāng)數(shù)量的新興中產(chǎn)階級，具有較強(qiáng)的消費能力。對于高科技行業(yè)，例如：通訊、互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，在相關(guān)產(chǎn)業(yè)欠缺、人口規(guī)模龐大的地區(qū)布局，優(yōu)勢會更加明顯，例如：印度、印尼、泰國、馬來西亞、越南、巴西等。

總體而言，海外商標(biāo)保護(hù)通常費用較高、程序相對復(fù)雜、信息不夠透明，需要企業(yè)慎重選擇具體需要保護(hù)的地區(qū)。對于那些費用十分高昂的地區(qū)，例如：阿聯(lián)酋、沙特等，如有實際需求可以考慮僅在重點商標(biāo)和實際使用類別上加以注冊保護(hù)，減輕企業(yè)的財務(wù)負(fù)擔(dān)。

四、什么時候啟動海外商標(biāo)注冊程序？When？

一旦商標(biāo)圖樣、商品服務(wù)內(nèi)容和欲保護(hù)地區(qū)確定好后，啟動注冊程序應(yīng)該越早越好！

世界上絕大多數(shù)國家采用申請在先原則，對于相同近似商標(biāo)，初步審定并公告申請在先的商標(biāo)。申請日是決定相同近似商標(biāo)是否能夠注冊的關(guān)鍵。對于初次申請的商標(biāo)，可以利用《巴黎公約》規(guī)定的優(yōu)先權(quán)原則——任何公約成員國的申請人，在向某一成員國首先提出商標(biāo)注冊申請后6 個月內(nèi)，又向其他成員國提出同樣申請的，其他成員國應(yīng)以該申請人首次提出申請的日期為申請日，即享有優(yōu)先權(quán)。在優(yōu)先權(quán)期限內(nèi)，即使有任何第三人提出申請或使用了該商標(biāo)，申請人仍因享有優(yōu)先權(quán)而獲得商標(biāo)專用權(quán)。申請人可根據(jù)國內(nèi)商標(biāo)的申請日期在規(guī)定期限內(nèi)在其他國家主張優(yōu)先權(quán)。

五、海外商標(biāo)交給誰處理？Who？

海外商標(biāo)的保護(hù)內(nèi)容、保護(hù)地區(qū)和啟動注冊時間確定后，將進(jìn)入執(zhí)行階段，接力棒由企業(yè)交給代理機(jī)構(gòu)。對于國內(nèi)企業(yè)，在海外商標(biāo)保護(hù)過程中，大多通過熟悉該企業(yè)業(yè)務(wù)的總代理和目的地國律師樓合作完成。

專業(yè)素質(zhì)過硬、實戰(zhàn)經(jīng)驗豐富、工作態(tài)度積極、收費良心合理的代理機(jī)構(gòu)是企業(yè)考察的關(guān)鍵點。合作代理機(jī)構(gòu)是否了解國內(nèi)企業(yè)的思維模式、溝通方式、付費理念也至關(guān)重要。選擇既了解目的地國的商標(biāo)法律制度、具有當(dāng)?shù)刎S富經(jīng)驗，同時也了解國內(nèi)委托人實際需求和付費方式的代理機(jī)構(gòu)，會進(jìn)一步控制好費用支出。

申請人需要在選擇海外商標(biāo)業(yè)務(wù)總代理上做好功課，避免在案件流程和收費上被目的地國代理機(jī)構(gòu)牽著鼻子走，失去案件的主導(dǎo)地位和對案件進(jìn)展的控制力，淪為目的地國律師所的“傳話筒”和“二傳手”。

另外，選擇在具體委托事務(wù)上擁有核心競爭力和獨立自主決定海外合作律師所的代理機(jī)構(gòu)，也是保證專業(yè)水準(zhǔn)和費用控制上的一個關(guān)鍵要素。例如：有的代理機(jī)構(gòu)雖然規(guī)模很大，但并非都專精于海外商標(biāo)法律業(yè)務(wù)；一些大型事務(wù)所通過與海外律師所以換案方式處理國內(nèi)申請人案件，在特定利益關(guān)系背景下，在處理具體案件時，特別是一旦出現(xiàn)審查意見、駁回、異議、訴訟等法律阻礙，是否能做到百分之百以國內(nèi)委托人的利益為行動方向，立場不偏不倚、費用合理公道，也是國內(nèi)企業(yè)需要考慮的問題。

六、海外商標(biāo)注冊程序怎么執(zhí)行？How？

實務(wù)中，即使前期做好充分的準(zhǔn)備工作，在海外商標(biāo)注冊過程中也不可避免會在個別地區(qū)發(fā)生審查意見、駁回等法律程序。一旦出現(xiàn)這些情況，代理機(jī)構(gòu)需要及時和委托人溝通并提供必要的法律建議，對于一些比較復(fù)雜、棘手的案件，代理機(jī)構(gòu)在出具法律意見前和處理具體案件過程中還需要和所在國的審查員進(jìn)行溝通，爭取最大機(jī)會克服法律程序阻礙。對于一些急需授權(quán)的商標(biāo)注冊申請，可以在滿足一定條件下通過某些國家特有的加快程序解決，例如：日本、韓國、美國、德國、歐盟等都具有相應(yīng)的商標(biāo)審查加快程序。

海外商標(biāo)法律保護(hù)是一項復(fù)雜而專業(yè)的工作，入手容易，但做好做精、不出問題、不留遺憾卻很難，僅憑申請人難以完全把控和處理。貿(mào)然委托代理機(jī)構(gòu)提出注冊申請會面臨更高的費用成本、無盡的時間代價以及申請人難以承受的持久的風(fēng)險和缺陷，將海外商標(biāo)布局陷入死循環(huán)。這種案例在海外商標(biāo)保護(hù)實務(wù)中并不罕見。因此，作為國內(nèi)申請人通過海外商標(biāo)保護(hù)專家全程咨詢和幫助十分必要。

七、海外商標(biāo)注冊后怎么管理？How？

商標(biāo)在海外核準(zhǔn)注冊后，并非無憂無慮、萬事大吉了，還需要做好后期的管理工作。具體而言，商標(biāo)注冊后的管理工作可以分為四個方面，即，常規(guī)維護(hù)、規(guī)范使用、預(yù)警監(jiān)視、迭代更新。

1. 海外商標(biāo)注冊后的常規(guī)維護(hù)：

企業(yè)需要做好海外商標(biāo)的日常維護(hù)工作，記錄有效日、續(xù)展期間以及某些國家的特殊期限。目前大多數(shù)國家采取10年有效保護(hù)期，有的從申請日起算，有的從注冊公告日起算，并可以在商標(biāo)有效期到期前續(xù)展。需要留意的是：有些國家采取7年制有效期（例如：澳門、尼日利亞、孟加拉）、有的采用15年制有效期（例如：委內(nèi)瑞拉、黎巴嫩），還有的采取當(dāng)?shù)貧v法計算續(xù)展時間，例如：沙特阿拉伯采取伊斯蘭歷法，注冊商標(biāo)有效期大致相當(dāng)于公歷的9年8個月至9年9個月之間，具體時間需要個案確定。

有些國家商標(biāo)有效性的維持，還需要依賴申請人在特定時間段提供使用聲明和使用證據(jù)。例如，美國商標(biāo)注冊后的第5-6年、9-10年都需要商標(biāo)注冊人及時主動向商標(biāo)主管機(jī)構(gòu)提交使用證據(jù)；菲律賓商標(biāo)在申請后的3年內(nèi)、注冊后第5-6年期間需要提交使用聲明。此外，墨西哥、阿根廷、柬埔寨、波多黎各、莫桑比克等也都有類似的提供使用證據(jù)、使用聲明的規(guī)定。由于國內(nèi)商標(biāo)沒有上述制度，很多企業(yè)容易忽視這些工作。

申請人還需要定期收集和保留在各個國家的商標(biāo)使用證據(jù)。海外各個國家基本都有類似于國內(nèi)的注冊商標(biāo)連續(xù)三年不使用撤銷制度，只是對于連續(xù)不使用的期間規(guī)定不同。企業(yè)在國外注冊商標(biāo)以后也可能會遭遇被他人提出不使用撤銷的情況，屆時需要申請人提供商標(biāo)在該國家的使用證據(jù)，阻止注冊商標(biāo)被撤銷。另外，這些使用證據(jù)也將成為未來打擊侵權(quán)行為的有力證明材料，避免一旦出現(xiàn)侵權(quán)行為無法提供有效的證據(jù)材料或者證據(jù)材料不足的問題。

另外，如果申請人名稱、地址變更，或者商標(biāo)被轉(zhuǎn)讓、許可，需要及時辦理相關(guān)登記手續(xù)。

2. 海外商標(biāo)注冊后的規(guī)范使用：

海外商標(biāo)注冊后的規(guī)范使用可以分為商標(biāo)圖樣規(guī)范使用、角標(biāo)規(guī)范使用、商品和服務(wù)保護(hù)范圍是否恰當(dāng)?shù)取?br/>

首先，商標(biāo)一旦核準(zhǔn)注冊后，其圖樣在實際使用中不可任意改動。如果擅自改變商標(biāo)圖樣，可能帶來商業(yè)和法律兩方面的問題。

從商業(yè)角度看，企業(yè)的市場營銷和廣告策劃人員，其廣告設(shè)計、說明書、名片、宣傳冊上的商標(biāo)圖樣，可能出現(xiàn)高矮胖瘦、五彩斑斕、各式各樣的視覺效果。這顯然不利于商標(biāo)標(biāo)志的一致性推廣，影響企業(yè)的社會評價。

從法律角度看，商標(biāo)圖樣變化后，如果達(dá)到一定程度，可能與他人已注冊的商標(biāo)構(gòu)成在相同或類似商品或服務(wù)上的相同或近似商標(biāo)，無意間侵犯他人的商標(biāo)專用權(quán)。另外，不規(guī)范使用商標(biāo)圖樣，有可能在撤銷程序中面臨舉證困難，可以提交的使用證據(jù)不被所在國接受，導(dǎo)致已注冊的商標(biāo)被撤銷的結(jié)果。

其次，申請人需要正確使用角標(biāo)?！?”符號可以在商標(biāo)標(biāo)識的右上方或右下方以角標(biāo)的形式使用，表示已經(jīng)在某個國家核準(zhǔn)注冊的商標(biāo)，未注冊商標(biāo)不可隨意使用。正確使用“?”符號，可以向社會傳遞注冊商標(biāo)信息，起到警示他人避讓和攀附的作用。

另外，產(chǎn)品和服務(wù)出海前，知識產(chǎn)權(quán)部門需要與市場銷售部門核實清楚具體產(chǎn)品和服務(wù)是否已經(jīng)納入在該國的商標(biāo)注冊范圍內(nèi)。如果沒有的話，需要立即啟動補(bǔ)充注冊程序，確保所有實際投入使用的產(chǎn)品和服務(wù)，都具有該國核準(zhǔn)商標(biāo)下的專有使用權(quán)。

3. 海外商標(biāo)注冊后的預(yù)警監(jiān)視：

企業(yè)要做好海外商標(biāo)的預(yù)警監(jiān)視工作。預(yù)警監(jiān)視大致可以分為三種途徑：

1、通過各個國家商標(biāo)資料庫的定期監(jiān)視檢索，及時發(fā)現(xiàn)目標(biāo)國家相同或近似商標(biāo)的申請、公告、注冊情況，利用警告函、非正式反對函、異議程序、撤銷程序等，盡早采取應(yīng)對法律措施。國內(nèi)企業(yè)可以委托專業(yè)的商標(biāo)監(jiān)視機(jī)構(gòu)進(jìn)行全球商標(biāo)監(jiān)視，從而及時獲取商標(biāo)維權(quán)所需信息。

2、通過海關(guān)備案獲得侵權(quán)信息。商標(biāo)所有人向國內(nèi)海關(guān)和目標(biāo)國海關(guān)提出海外備案申請，侵權(quán)產(chǎn)品在出關(guān)和清關(guān)時，國內(nèi)海關(guān)和目標(biāo)國海關(guān)對侵權(quán)嫌疑貨物實施扣留措施，從而攔截侵權(quán)、仿冒商品流出國境并流入海外市場。

3、通過調(diào)查公司定期進(jìn)行市場上侵權(quán)、假冒產(chǎn)品的監(jiān)控。國內(nèi)企業(yè)可以對重點國家市場定期進(jìn)行排查、搜集情報，并采取相應(yīng)法律行動。

4. 海外商標(biāo)注冊后的迭代更新：

商標(biāo)如人，也會經(jīng)歷孕育、出生、成長、成熟、衰老、死亡的過程。那些經(jīng)久不衰的品牌，通常都會經(jīng)過一系列演變、迭代更新的過程。品牌標(biāo)志更新或者更換是正常的商業(yè)活動，定期對品牌進(jìn)行升級，使用更能體現(xiàn)企業(yè)內(nèi)涵的標(biāo)志，賦予企業(yè)品牌新的內(nèi)涵。

當(dāng)出現(xiàn)如下幾種情況時，企業(yè)就可以考慮更新或更換新商標(biāo)了：

品牌所涵蓋的業(yè)務(wù)范圍發(fā)生擴(kuò)大或變化，原有品牌內(nèi)涵和視覺效果形象無法包含新的業(yè)務(wù)范圍，企業(yè)為了推出新業(yè)務(wù)，主動對品牌形象進(jìn)行更新和提升。例如：騰訊的企鵝商標(biāo)變化為黃、綠、紅三色軌跡線環(huán)繞藍(lán)色企鵝的球形標(biāo)志。

品牌老化，原有品牌形象無法跟上消費者需求的變化，品牌內(nèi)涵和視覺表達(dá)效果過時，產(chǎn)生審美疲勞。比如福特汽車、百事可樂在100多年的歷史中不斷調(diào)整其標(biāo)識形象設(shè)計。

海外商標(biāo)的布局與保護(hù)

品牌被收購，需要根據(jù)并購協(xié)議內(nèi)容和雙方意向重新創(chuàng)立新品牌。例如：紐約銀行（BNY）和梅隆金融公司（Mellon）并購后，使用新品牌BNY Mellon。

品牌發(fā)生事故、丑聞或涉嫌違法犯罪行為，繼續(xù)沿用老品牌會嚴(yán)重影響其品牌形象和聲譽(yù)，進(jìn)而影響市場份額的開拓。例如：安然、雷曼兄弟、三鹿等。

來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：汪濤楊淼

編輯：IPRdaily王穎校對：IPRdaily縱橫言

注：原文鏈接：海外商標(biāo)的布局與保護(hù)（擊標(biāo)題查看原文）

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海外商標(biāo)的布局與保護(hù)

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